CE-SEC1-EXP2000-N5517-2000

MARCAS Y PATENTES / MARCAS MIXTAS - Prioridad excepcional del elemento gráfico / SEMEJANZA GRAFICA - Existencia entre PIELROJA y AMERICAN BRANDS / CONFUNDIBILIDAD - Existencia por semejanza gráfica / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia / PIELROJA Examinadas una y otra marca, encuentra la Sala que si bien en cada una de ellas existe un elemento nominativo, esto es, en la de propiedad de la sociedad actora la expresión “PIELROJA” y en la de la de propiedad de la marca demandada la expresión “AMERICAN BRANDS”, también lo es que tienen un elemento gráfico en común, cual es la cabeza de un indio pielroja, figura que, colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, tiene una mayor fuerza de recordación que las palabras que la acompañan. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “ el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”. En ambas gráficas la cabeza está de perfil y que el elemento destacado en cada una de ellas es el plumaje sobre la cabeza del indio, el cual, en ambos casos, es igualmente largo y sigue una dirección semicircular. De otra parte, desde el punto de vista ideológico encuentra que una y otra representan y evocan una misma idea, cual es, un indio pielroja.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre del dos mil (2000).

Radicación número: 5517

Actora: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó demanda ante esta Corporación para que mediante sentencia se decrete la nulidad de los siguientes

actos:

1. Resolución núm. 1210 de 23 de enero de 1997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comerció declaró infundada la observación presentada por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contra el registro de la marca AMERICAN BRANDS, acompañada de la cabeza de un indio pielroja, y, en consecuencia, concedió su registro en favor de la compañía AMERICAN BRANDS INC., por el término de diez años, para distinguir vinos espirituosos y licores, productos comprendidos dentro de la clase 33 del Decreto 755 de 1972. 2º. Resolución núm. 32318 de 26 de diciembre de 1997, mediante la cual la misma funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la demandante contra la resolución identificada en el numeral

anterior, confirmándola. 3º. Resolución núm. 4591 de 11 de diciembre de 1998, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1210 de 23 de enero de 1997, confirmándola. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la entidad demandada cancelar la inscripción de la marca AMERICAN BRANDS + GRAFICA, para distinguir todos los productos de la clase 33, efectuada a nombre de AMERICAN

BRANDS INC.

I.1-. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, argumentando para el efecto, en síntesis, lo siguiente: Que debe establecerse si los licores y vinos espirituosos (clase 33) son o no productos respecto de los cuales el uso de la marca AMERICAN BRANDS + GRAFICA puede inducir al público consumidor a error, con relación a los cigarrillos PIELROJA (clase 34). Que comparando las marcas en conflicto, esto es, AMERICAN BRANDS + INDIO y PIELROJA + INDIO, se concluye que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, el elemento predominante en las mismas es el gráfico y no el denominativo, teniendo en cuenta el tamaño de la cabeza de ambos indios, su colocación dentro de toda la gráfica y la idea que evocan y representan. Que, en consecuencia, la recordación en el consumidor no se dará porque aparezca en la etiqueta la palabra “PIELROJA” o la expresión “AMERICAN

BRANDS”, pues debe tenerse presente el analfabetismo de la población colombiana lo que hará, aún en la población alfabeta, que se recuerde la figura de un indio mirando de lado. Que la argumentación de la entidad demandada, en el sentido de que predomina el elemento nominativo, debido a la fuerza expresiva de las palabras contenidas en las marcas analizadas desconoce la tendencia mundial a identificar los productos o servicios no tanto con el empleo de la marca mixta, sino con el de la parte gráfica, como se puede observar, a título de ejemplo, en las marcas de automóviles Mazda, Renault, Toyota, Mercedes Benz, Volkswagen, etc., las cuales suelen identificarse simplemente por un escudo colocado en sus vehículos, sin necesidad de figurar la parte nominativa de las marcas, logrando así, incluso, una más fácil recordación en el público consumidor. Que demostrada la prevalencia del elemento gráfico, debe tenerse en cuenta que el mismo es semejante, es decir, que el uno se parece al otro, o que el uno es imitación del otro, sin que tengan que ser iguales o idénticos. Que efectuando el cotejo entre las gráficas que aparecen en una y otra marca, se observa que ambas representan y evocan un indio pielroja; que en ambas dicho indio se encuentran de perfil; que uno y otro indio tienen un penacho de plumas como elemento destacado; que ambas figuras presentan un gesto serio; que en ambas gráficas el círculo interrumpido se presenta como un elemento común, todo lo cual permite predicar, sin temeridad alguna, que la gráfica de la marca AMERICAN BRANDS es semejante a la gráfica de la marca mixta PIELROJA .

Que la semejanza entre una y otra gráfica sí confunde al público consumidor, el cual puede caer en un error en cuanto al origen de los productos que le son presentados con la nueva marca, debido a que los de una y otra son productos vinculados, relacionados y conexos. Que la gráfica del indio pielroja ha sido utilizada por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. desde hace 75 años, lo cual significa que es una marca inmensamente utilizada, de gran difusión y que goza del carácter de notoria, razón por la cual no se puede permitir que AMERICAN BRANDS INC utilice la marca controvertida, pues ello provocaría confusión del consumidor, aunque fuera solamente sobre el origen de los productos, en la medida de que podría pensar que la sociedad demandante ha incursionado en el mercado de los licores, pues la clientela del licor y los cigarrillos frecuentemente es la misma, resultando fácil beneficiarse AMERICAN BRANDS INC. de la magnífica reputación que tiene la marca PIELROJA entre los fumadores, fabricando cualquier clase de productos. Que es posible confundir al consumidor cuando se le presentan licores y cigarrillos con signos marcarios semejantes, pues la vinculación o conexidad entre los productos de la clase 33 (licores) y los de la clase 34(cigarrillos) es tal, que, ambos productos están destinados a una misma finalidad, esto es, servir de placer; unos y otro productos suelen ser consumidos de manera simultánea y son expendidos en los mismos sitios (discotecas, tiendas, bares, etc.); ambos productos son gravados con el denominado impuesto al consumo, que es una de las principales rentas de los departamentos, cuya destinación es también común:

la educación; y en ambos productos confluyen serias restricciones publicitarias y la prohibición de su consumo por parte de menores de edad. I.2-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: 1-. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la misma, con base en los siguientes argumentos: Que a la actuación demandada le era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que de los documentos obrantes en el expediente núm. 92.290.731, contentivo de la solicitud de registro de la marca controvertida, se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas en conflicto, se concluye que no existe similitud entre las mismas y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no induce a error al público consumidor. Que la alegada notoriedad de la marca PIELROJA no es de recibo dada la no confundibilidad entre las marcas comparadas, además de que dicha notoriedad no fue probada por la sociedad actora en la vía gubernativa.

2. La sociedad AMERICAN BRANDS INC., tercera directa interesada en las resultas del proceso, por ser la titular de la marca controvertida, no obstante haber

sido notificada de la demanda, no se hizo presente. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión, el Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral, el cual fue aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1.980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida dentro del expediente que ocupa la atención de la Sala, consideró oportuno interpretar, a más del artículo 83, literal a), de la Decisión 344, el literal e) de la misma disposición y el artículo 84, ibídem. El cargo de violación del canon citado como violado por la sociedad actora, es como sigue: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

De conformidad con los antecedentes administrativos que obran en el expediente,

se tiene que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se opuso al registro de la marca objeto de controversia, con base en su marca mixta PIELROJA + la gráfica de un indio pielroja, a ella otorgada para amparar los productos comprendidos en la clase 34 (cigarrillos), bajo el certificados núm.106.833, el cual, según constancia de la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 191) se encuentra vigente desde el 11 de septiembre de 1984, hasta el 11 de septiembre del 2.004. En consecuencia, se tiene que, tal y como lo afirma la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., la marca de su propiedad fue registrada con anterioridad a la aquí controvertida y, además, fue solicitada con anterioridad a la solicitud de registro de la última de las citadas, si se tiene en cuenta que a folio 54 del expediente se encuentra que el 10 de agosto de 1988 se radicó la solicitud de registro de la marca concedida mediante los actos acusados, razón por la cual, comparando simplemente la fecha de la vigencia del registro de la marca de propiedad de la demandante, con la fecha de la solicitud de registro de la última de las citadas, se concluye que el derecho de prioridad lo tenía la marca de la actora. Establecido lo anterior, procede esta Corporación a determinar si en las marcas mixtas que se comparan prevalece el elemento denominativo o, por el contrario, el elemento gráfico. Examinadas una y otra marca, encuentra la Sala que si bien en cada una de ellas existe un elemento nominativo, esto es, en la de propiedad de la sociedad actora

la expresión “PIELROJA” y en la de la de propiedad de la marca demandada la expresión “AMERICAN BRANDS”, también lo es que tienen un elemento gráfico en común, cual es la cabeza de un indio pielroja, figura que, colocándose esta Corporación en el lugar del público consumidor, tiene una mayor fuerza de recordación que las palabras que la acompañan. Así las cosas, considera la Sala que no le asistió razón a la entidad demandada cuando al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento, en favor de AMERICAN BRANDS INC., del registro de la marca AMERICAN BRANDS + GRAFICA, motivó así su decisión: “… Adicionalmente el público consumidor no identifica el producto por el elemento figurativo, es decir, INDIO, sino por el elemento denominativo, es decir, AMERICAN BRANDS y PIELROJA. En consecuencia, las referidas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor …”. Lo anterior, por cuanto no puede perderse de vista que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “ el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”, como ocurre en el asunto examinado, pues, como ya se dijo, al colocarse la Sala en el lugar del público consumidor, si le preguntan qué recuerda

de cada una de las marcas en conflicto, su respuesta sería: UN INDIO PIELROJA. Establecido que el elemento gráfico predomina en las marcas en pugna, debe precisarse si su coexistencia en el mercado produciría confusión en el público consumidor, para lo cual la Sala tendrá en cuenta las reglas señaladas para el efecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: “Reglas para determinar el grado de confusión. Tiene que ver con el hecho de que: “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo debe ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; “- Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, es decir que en la comparación predomina el método de cotejo sucesivo - sin que sea pertinente un análisis simultáneo - por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; “- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Al respecto Breuer Moreno ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o d ella semejante disposición de esos elementos’; “- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados con las marcas confrontadas…”. Aplicando las anteriores reglas al cotejo de las cabezas de los indios pielroja

contenidas en cada una de las marcas en discusión, la Sala observa que no existe un elemento corporal adicional en alguna de ellas que las haga diferenciables; adicionalmente, advierte que en ambas gráficas la cabeza está de perfil y que el elemento destacado en cada una de ellas es el plumaje sobre la cabeza del indio, el cual, en ambos casos, es igualmente largo y sigue una dirección semicircular. De otra parte, desde el punto de vista ideológico encuentra que una y otra representan y evocan una misma idea, cual es, un indio pielroja, máxime si se tiene en cuenta que la expresión que acompaña a la marca de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. es, precisamente, “PIELROJA”, en tanto que la que acompaña a la de la sociedad en favor de quien se registró la marca controvertida es “AMERICAN BRANDS”, la cual, por estar en idioma inglés, no es de fácil recordación en el público consumidor, como si lo es la cabeza del indio pielroja. Además, tal y como lo afirmó la parte actora, existe conexidad entre los productos que amparan una y otra marca, es decir, entre los cigarrillos (clase 34) y los licores (clase 33), en la medida de que se comercializan en un mismo mercado, esto es, bares, discotecas, tiendas, restaurantes, etc. Visto lo anterior, concluye la Sala que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto generaría confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos, pues, no obstante amparar una y otra marca productos pertenecientes a diferentes clases, se reitera, dichos productos guardan una estrecha relación, en la medida de que, por lo general, son

consumidos por el mismo público, no encontrando acertada, por tal razón, la motivación que sobre la no confundibilidad dio la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución que resolvió el recurso de apelación, al afirmar: “En el caso en estudio la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación AMERICAN BRANDS y PIELROJA, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas entre los signos, no arroja confusión, por cuanto a pesar de que el elemento figurativo en cada una de ellas está constituído por un indio, cada uno tiene rasgos característicos que los hace diferenciables entre sí. Como quiera que se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, respecto de la marca AMERICAN BRANDS + la figura de un indio pielroja, la Sala se releva de hacer el estudio frente a la notoriedad alegada por la demandante en relación con su marca PIELROJA + gráfica, pues la prosperidad de aquél cargo, torna en innecesario el pronunciamiento en cuestión. Al contravenir las resoluciones acusadas lo dispuesto en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala declarará su nulidad y, como consecuencia de ello, ordenará a la entidad demandada cancelar la inscripción de la marca AMERICAN BRANDS + GRAFICA para distinguir los productos comprendidos en la clase 33, otorgada en favor de AMERICAN

BRANDS INC.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1º. DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 1210 de 23 de enero de 1.997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comerció declaró infundada la observación presentada por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. contra el registro de la marca AMERICAN BRANDS, acompañada de la cabeza de un indio pielroja, y, en consecuencia, concedió el registro de la citada marca en favor de la compañía AMERICAN BRANDS INC., por el término de diez años, para distinguir vinos espirituosos y licores, productos comprendidos en la clase 33 del Decreto 755 de 1.972; 32318 de 26 de diciembre de 1.997, mediante la cual la misma funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la demandante contra la resolución anteriormente identificada confirmándola; y 4591 de 11 de diciembre de 1.998, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1210 de 23 de enero de 1.997, confirmándola. 2º. ORDENASE cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente a la marca AMERICAN BRANDS + GRAFICA, concedida mediante los actos anulados. 3º. ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad

Industrial. 4º. DEVUELVASE al actor las sumas de dinero depositadas para gastos ordinarios del proceso que no fueron utilizadas. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de octubre del 2000.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA