CE-SEC1-EXP2000-N5955-2000

MARCAS Y PATENTES / ACTO CONCESORIO DE REGISTRO DE MARCA - Acto sui generis de contenido dual: confiere derecho a su titular e impide a toda la comunidad utilizarla / ACCION DE NULIDAD CONTRA ACTO CONCESORIO DE MARCA - Cualquier persona puede intentarla / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD ESPECIAL - Cinco años / ACCION DE NULIDAD MARCARIA En materia de propiedad industrial el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa previa a la decisión, sino un acto sui generis, de contenido dual, pues, por un lado, confiere al particular solicitante de la marca el derecho al uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla. De ahí que en lo tocante a la acción y término para su ejercicio, frente a dicho acto, el legislador (artículo 596 del C. de Co.) haya dejado en cabeza de “cualquier persona” la titularidad de la acción., incluida la afectada con la decisión, haya intervenido o no en la vía gubernativa; y haya establecido un término especial de caducidad de 5 años, independientemente de si, como consecuencia de la nulidad del acto, hubo o no restablecimiento automático de un derecho.

NOTA DE RELATORIA: Reitera sentencia del 21 de mayo de 1992, Exp. 1072 C.P.

Miguel González R. ACCION DE CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR NO USO - Se ejercita ante la Superintendencia de Industria y Comercio / ACCION DE NULIDAD DE MARCAS

POR CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - Caducidad de cinco años El texto del artículo 596 del C. de Co., cuyo alcance constituye el objeto de la controversia, no puede estudiarse aisladamente, sino en armonía con el artículo 595; y de este análisis surge para la Sala la conclusión de que en esta última disposición el legislador consagró la acción de cancelación de una marca por caducidad en cuanto al no uso de la misma, que se ejercita ante la Superintendencia de Industria y Comercio; en tanto que en el artículo 596, ibídem, previó la acción de nulidad ante esta Corporación, por las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 585 y 586; y al emplear la expresión “pero en este último caso”, se estaba refiriendo al previsto en dicha norma, para diferenciarlo del evento consagrado en el 595 y no, como lo entiende el recurrente, para excluir de la caducidad de 5 años a las causales de irregistrabilidad del 585. Cuando se presentó la demanda contra el acto principal acusado ya había transcurrido el término de 5 años previsto en el artículo 596 del C. de Co., se concluye que fue acertada la decisión adoptada en el proveído recurrido que reconoció el fenómeno de la caducidad de la acción, lo cual afecta también al acto que ordenó el cambio de nombre de titular. Finalmente, cabe tener en cuenta que el acto por el cual se renovó el registro de la marca (Resolución núm. 002823) no es demandable pues, como lo ha precisado la Sala en numerosos pronunciamientos, avalados por interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dicho acto no es más que la prolongación en el tiempo

del acto principal, de ahí que en el trámite de la renovación no se admitan oposiciones u observaciones.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre del dos mil (2000).

Radicación número: 5955

Actor: NESTLE DE COLOMBIA S.A.

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado de la actora contra el proveído de 28 de abril del 2000, proferido por el señor Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola, en Sala Unitaria, a través del cual rechazó de plano la demanda.

I-. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA SUPLICADA La Sala Unitaria del señor Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola en el proveído recurrido adoptó la decisión antes mencionada, con base en lo siguiente: Que a este asunto son aplicables las disposiciones del Código de Comercio en materia marcaria, por cuanto el acto principal demandado, esto es, la Resolución núm. 3909 de 1º de octubre de 1975, por la cual se concedió el registro de la marca PANETTONE a favor de INDUPRO LTDA, fue expedido en vigencia de ese régimen legal. Que conforme al artículo 596 del C. de Co. la acción de nulidad por infracción de los artículos 585 y 586, debe intentarse dentro de los cinco años contados a partir de la fecha

de registro. Que la jurisprudencia no solo de esta Sección, sino de la Sala Plena de esta Corporación ha sido enfática en señalar que dicho término opera tanto para los eventos previstos en el artículo 585, como en los del 586 del C. de Co. Que como el acto inicial de registro demandado, esto es, la Resolución núm. 3909 de 1975 fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 16 de junio de 1975 y la demanda fue presentada el 3 de diciembre de 1999, para esta última fecha ya había transcurrido el término de cinco años a que alude el citado artículo 596. Que la misma decisión debe adoptarse en relación con los restantes actos acusados (el que ordenó el cambio de titular y el de la renovación) pues, conforme lo ha reiterado la Sala, no son más que la prolongación en el tiempo del acto inicial, es decir, que se encuentran ligados inescindiblemente al acto principal y al haber caducado éste, corren igual suerte en razón de su carácter accesorio. II-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO El apoderado de la actora finca su inconformidad, en esencia, así: Que la caducidad de 5 años a que alude el artículo 596 del C. de Co., se refiere a las causales de irregistrabilidad del artículo 586 ibídem, pues la norma es clara cuando expresa :”….pero en este último caso deberá intentarse dentro de los cinco años….” Que el artículo 27 del C.C. expresa que cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

Que las causales de irregistrabilidad previstas en los numerales 1 a 3 del artículo 585 del C. de Co. pretenden salvaguardar el interés público general, a diferencia de las previstas en el artículo 586, ibídem, que protegen un interés particular, por lo cual, del espíritu de la norma se deduce que la acción fundamentada en aquéllas no caduca; amén de que no se busca un restablecimiento del derecho.

III-. CONSIDERACIONES: Sea lo primero advertir que, conforme se hizo ver en la providencia recurrida, el asunto sometido a consideración de la Sala, en lo que respecta a la Resolución núm. 3909 de 1º de octubre de 1975, se gobierna por el artículo 596 del C.de Co., ya que fue expedida bajo su vigencia, esto es, antes de que dicha normatividad quedara suspendida, a partir de 26 de junio de 1978, en razón de la aplicación de las normas comunitarias y, concretamente, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El citado artículo 596 es del siguiente tenor: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”. A juicio de la actora, como la demanda se fundamentó en causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 585, que son de interés general, no opera el término de caducidad, toda vez que cuando el artículo transcrito expresa: “….pero en este último

caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años…”, se está refiriendo a las causales del artículo 586. Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente: Esta Sección reiteradamente ha precisado que en materia de propiedad industrial el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa previa a la decisión, sino un acto sui generis, de contenido dual, pues, por un lado, confiere al particular solicitante de la marca el derecho al uso sobre ella y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla. De ahí que en lo tocante a la acción y término para su ejercicio, frente a dicho acto, el legislador (artículo 596 del C. de Co.) haya dejado en cabeza de “cualquier persona” la titularidad de la acción., incluida la afectada con la decisión, haya intervenido o no en la vía gubernativa; y haya establecido un término especial de caducidad de 5 años, independientemente de si, como consecuencia de la nulidad del acto, hubo o no restablecimiento automático de un derecho (sentencia de 21 de mayo de 1992, Expediente 1072, Consejero ponente doctor Miguel González Rodríguez). Ahora, si bien es cierto que existen causales de irregistrabilidad que reflejan un claro interés particular, en tanto que otras no, como acontece con las previstas en los artículos 585 y 586 del C. de Co., que se encuentran consagradas en similares términos en las normas comunitarias, no por ello puede afirmarse que aquellas en las cuales solo se advierta el interés de la legalidad tienen un tratamiento diferente en relación con las que

presentan un interés subjetivo, y, concretamente, en el término para el ejercicio de la acción, pues ello no se evidencia de las normas legales que regulan la materia. En efecto, el texto del artículo 596 del C. de Co., cuyo alcance constituye el objeto de la controversia, no puede estudiarse aisladamente, sino en armonía con el artículo 595; y de este análisis surge para la Sala la conclusión de que en esta última disposición el legislador consagró la acción de cancelación de una marca por caducidad en cuanto al no uso de la misma, que se ejercita ante la Superintendencia de Industria y Comercio; en tanto que en el artículo 596, ibídem, previó la acción de nulidad ante esta Corporación, por las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 585 y 586; y al emplear la expresión “pero en este último caso”, se estaba refiriendo al previsto en dicha norma, para diferenciarlo del evento consagrado en el 595 y no, como lo entiende el recurrente, para excluir de la caducidad de 5 años a las causales de irregistrabilidad del 585. De otra parte, en las distintas Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena tampoco se ha pretendido establecer una diferenciación entre las causales de irregistrabilidad para efectos de la acción a instaurar tendiente a la obtención de la cancelación del registro marcario. Así las cosas, estando demostrado, como lo está, que cuando se presentó la demanda contra el acto principal acusado ya había transcurrido el término de 5 años previsto en el artículo 596 del C. de Co., se concluye que fue acertada la decisión adoptada en el

proveído recurrido que reconoció el fenómeno de la caducidad de la acción, lo cual afecta también al acto que ordenó el cambio de nombre de titular (Resolución núm. 002822 de 20 de abril de 1988), pues su existencia depende de aquél; amén de que las causales de irregistrabilidad están directamente referidas a él. Finalmente, cabe tener en cuenta que el acto por el cual se renovó el registro de la marca (Resolución núm. 002823) no es demandable pues, como lo ha precisado la Sala en numerosos pronunciamientos, avalados por interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dicho acto no es más que la prolongación en el tiempo del acto principal, de ahí que en el trámite de la renovación no se admitan oposiciones u observaciones. En consecuencia, el proveído recurrido debe confirmarse, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala de Decisión, R E S U E L V E : CONFIRMASE el auto suplicado. NOTIFIQUESE y CUMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de septiembre del 2000.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidenta

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Ausente