CE-SEC1-EXP2001-N5898-2001

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Signos iguales o idénticos / SIGNOS IGUALES O IDENTICOS - Son irregistrables para productos o servicios de la misma clase al hacerse creer que son originarios del mismo productor Sobre el primer aspecto (Confundibilidad marcaria) la interpretación prejudicial retoma lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia proferida el 24 de marzo de 1.995 (proceso 09-IP-9), en donde al respecto, se precisó: “El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto puede ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. “Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase”. MARCA - Finalidad / FIN DEL REGISTRO MARCARIO - Propiedad de la clientela / MARCA - Fines: identificación, lealtad comercial, sana competencia Respecto a la similitud y riesgo de confusión, el Tribunal se refiere a las consecuencias de autorizar el registro de un signo con riesgo de confusión, como

que “se contradice el fin de las marcas y su registro carecería de utilidad”, aspectos sobre los que precisa lo siguiente: “La marca busca proteger la inversión efectuada por su titular en la obtención de una clientela, lo cual lo ha hecho a través de la publicidad, marketing, atención a sus clientes y todos los beneficios propios del producto, lo cual le hace acreedor de una preferencia del público consumidor. “La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta propiedad la que la ley protege en primer término” (...) “Esta identificación que se logra a través de la marca, es lo que permite al empresario competir, constituyéndose en medio para la protección de las sanas prácticas comerciales –lealtad entre comerciantes- , lo cual, además le permite a su titular proteger sus intereses económicos, ya que no corre el riesgo de que alguien aprovechándose indebidamente del prestigio o de sus esfuerzos por dar a conocer en el mercado su marca, obtenga un beneficio indebido e injusto, y lo que es peor aún, que perjudique a la marca registrada, porque si el producto imitador, es de mala calidad el público consumidor también lo asociará con la marca imitada y no lo volverá a adquirir.” INTERPRETACION PREJUDICIAL - Clases de marcas y su cotejo / MARCAS DENOMINATIVAS, VERBALES O NOMINALES - Concepto / MARCAS MIXTAS - Concepto / COTEJO ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS - Debe tenerse en cuenta el elemento prevalente para cotejar las palabras y dibujos En relación con las marcas confrontadas, puso de manifiesto que debe tenerse en

cuenta que en las marcas enfrentadas se encuentra una denominativa, es decir, la que únicamente esta compuesta por palabras, y la mixta que tiene un elemento denominativo y otro gráfico, definiéndolas en los siguientes términos: “Las marcas denominativas, verbales o nominales, como ya señalamos, son aquellas que están compuestas por un signo acústico resultado de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable que puede tener un significado conceptual (ante lo cual estaríamos ante marcas evocativas o sugestivas) o carecer de él (como es el caso de marcas de fantasía o caprichosas). “Las marcas mixtas son aquellas que no sólo se encuentran conformadas por un solo elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir, un elemento gráfico y un elemento denominativo. “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento denominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. Se ha reconocido que en las marcas mixtas se debe identificar al elemento característico el cual en la generalidad de los casos es el nominativo, y se procederá de la siguiente manera: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, proceso

4-IP-88). INTERPRETACION PREJUDICIAL - Reglas de comparación entre marcas denominativas y mixtas / MARCAS - Para cotejo debe examinarse el elemento prevalente de la mixta frente a la denominativa Respecto a las reglas para realizar el cotejo marcario, retomó los criterios expuestos por ese Tribunal en sentencias del 16 de diciembre de 1.991 (pr . 4-Ip.91); del 10 de mayo de 1.985 (pr.9-Ip-94); y del 7 de agosto de 1.995(proceso 04-IP-94), así: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (...) “Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria.” COTEJO MARCARIO - Reglas / REGLAS DE COTEJO MARCARIO Respecto a las reglas para realizar el cotejo marcario, retomó los criterios expuestos

por ese Tribunal en sentencias del 16 de diciembre de 1.991 (pr . 4-Ip.91); del 10 de mayo de 1.985 (pr.9-Ip-94); y del 7 de agosto de 1.995(proceso 04-IP-94), así: “1. Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.): La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas; En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo,

en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionada tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (...)” RIESGO DE CONFUSION - Evidente entre las marcas ALPINA Y ALTIMA por similitud ortográfica y fonética De acuerdo con los anteriores parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena respecto de la interpretación prejudicial de la norma comunitaria involucrada en este proceso, la Sala, en primer lugar, advierte que el signo ALTIMA(Mixta), está conformado por un elemento denominativo (palabra) y uno gráfico(figura) que consiste “en una etiqueta con un degrado de color azul violeta al naranja, en el fondo una figura irregular color blanco en la cual se lee el nombre de la marca “ALTIMA”, bajo ella una banderola color naranja con la leyenda “una mezcla natural de aceites de soya y girasol”, en su parte inferior se observan dos flores de girasol y soya.” (fls.2 y 7 anexo No.1) De tales elementos resulta característico o predominante, el elemento denominativo, vale decir, la palabra “ALTIMA”, cuyas letras en color negro sobresalen por su tamaño en un fondo de color blanco. De este modo, no cabe duda que para determinar el “riesgo de confusión” con la marca “ALPINA” de carácter denominativo, siguiendo las orientaciones de la interpretación prejudicial, se hace necesario comparar las

marcas en conflicto por sus elementos predominantes, que se repite, en el presente caso, son de naturaleza denominativa, porque en ambas prevalece como signos distintivos las palabras “ALTIMA” y “ALPINA”. Del cotejo en conjunto de las referidas marcas, para la Sala, como lo fue para el Superintendente de Industria y Comercio, “existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares.” Semejanzas que imposibilitan la coexistencia de las dos marcas en el mercado, porque es evidente que existe un riesgo de confusión, que impide el registro de la marca ALTIMA, configurándose la causal establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, motivo por el cual el cargo de violación de esta disposición no tiene vocación de prosperidad.-

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de 2001.

Radicación número: 5898

Actor : ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución núm. 10779 de 16 de junio de 1999, expedida por el Jefe de

la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 1514 del 30 de enero de 1.999 y negó el registro de la marca mixta ALTIMA solicitada por la actora para productos de la Clase 29.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada pretende la nulidad de la Resolución número 10779 del 16 de junio de 1.999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, negando el registro de la marca ALTIMA clase 29 Mixta. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Nación por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca ALTIMA(mixta) para distinguir aceites y grasas comestibles, comprendidos en la clase 29 internacional, a favor de ADVANCED TOTAL MARQUETING SYSTEM INC. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 05 de febrero de 1998, la sociedad actora solicitó a la División de Propiedad Industrial el registro de la marca “ALTIMA” (mixta), para distinguir aceites y grasas comestibles, comprendidos en la clase 29 internacional, petición a la que le correspondió el numero 98.005782. Tal solicitud fue admitida por cumplir los requisitos legales y su extracto fue enviado para su publicación en la Gaceta de Propiedad numero 459 del 30 de abril de 1998.

2º. Dentro del término legal, la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., promovió observación . 3º. El 30 de enero de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 1514, mediante la cual concedió el registro de la marca ALTIMA(mixta) para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la clase 29 Internacional. Dentro del término previsto en la ley, ALPINA S.A. presentó los recursos de reposición y apelación. 4º. Mediante Resolución número 5993 del 30 de marzo de 1999, se resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución número 1514 del 30 de enero de 1999, que otorgó el registro de la marca ALTIMA(mixta) para distinguir aceites y grasas comestibles, comprendidos en la clase 29 Internacional. 5º. La Resolución 10779 de 16 de junio de 1999, resolvió el recurso de apelación interpuesto por ALPINA, revocando la Resolución 1514 del 30 de enero de 1.999, y negó el registro de la marca ALTIMA(mixta) para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la clase 29 Internacional. c.- Las normas violadas y el concepto de la violación. La demandante estima que la actuación acusada incurrió en violación de la ley por aplicación e interpretación indebida del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresó que la citada disposición establece una causal de irregistrabilidad, que a su vez contempla 8 supuestos fácticos, así: a) Identidad entre la marca solicitada

y una marca previamente solicitada para distinguir los mismos productos y servicios, en forma que puedan inducir al público a error; b) Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir los mismos productos o servicios, en forma que puedan inducir al público a error; c) Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir los mismos productos y servicios, en forma que puedan inducir al público a error; d) Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir los mismos productos o servicios, en forma que puedan inducir al público a error; e) Identidad entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; f) Identidad entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; g) Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente registrada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, h) Similitud entre la marca solicitada y una marca previamente solicitada para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Que todos los supuestos fácticos presentan dos proposiciones, una basada en la marca o signo distintivo y otra, en el objeto de signo distintivo denominado consumidor; que en medio de ellas, se encuentra otra basada en la forma o método como el signo distintivo afecta al consumidor. Que la interpretación de la Superintendencia de Industria y Comercio no consultó

el espíritu del legislador, pues aplicó e interpretó la norma como si se tratara de fórmulas matemáticas sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trata y sin tener una debida cuenta al consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como el consumidor se vé afectado por la marca. Indicó, por último, que la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, no verificó que se trata de dos marcas cuyas diferencias saltan a la vista. Que se violó el derecho defensa, al no tener en cuenta los argumentos presentados en la contestación de las observaciones, porque no se compararon las marcas conforme a las circunstancias anotadas. Que al comparar las marcas ALTIMA(mixta) y ALPINA, tampoco se apreció el criterio expresado por la misma entidad según el cual “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección a fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por los mismos, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.” d.- Las razones de la defensa El apoderado de La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso

como argumentos de defensa, los siguientes: Con la expedición de la Resolución No.10779 del 16 de junio de 1.999 no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al negar el registro de la marca ALTIMA solicitada por Advanced Total Marketing System Inc, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional, obró de acuerdo con las atribuciones concedidas por el Decreto 2153 de 1992 armónico con la Decisión 344 del citado Acuerdo, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. Según la jurisprudencia del H. Consejo de Estado (sentencia de 1º de octubre/98, Exp.4213) para poder registrar un signo como marca, debe reunir tres requisitos: a) la perceptibilidad, b) la suficiente distintividad y c) la susceptibilidad de representación gráfica. Asimismo, según interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia proferido dentro del proceso 14-Ip-98, “un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo, son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos etc, porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros productos idénticos o similares. La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un

producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca...” De otra parte, en relación con la representación gráfica, se remitió a la sentencia prejudicial del 18 de noviembre de 1.997, emanada del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso No.22.Ip-96, según la cual “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” y a la sentencia prejudicial del 15 de febrero de 1.988, proceso Ip-87, en donde sobre criterios del cotejo de marcas denominativas, expresó “En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas –de las que trata este procesopara decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombre, su estructura general y no las partes aisladas unas de otra, ni los elementos particulares distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes a la unidad fonética.” Concluyó que entre las marcas en conflicto (ALTIMA y ALPINA), existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor, motivo por el cual la marca ALTIMA(mixta) para la clase 29 Internacional, es irregistrable con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en calidad de tercero interesado en los resultados del proceso, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda con los siguientes argumentos: La Administración al denegar el registro de la marca solicitada dio estricto cumplimiento a los supuestos de hecho previstos en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, porque la marca ALTIMA distingue los mismos productos cuya marca tiene registrada ALPINA, es decir, los productos comprendidos en la clase 29 Internacional, lo que incide en la forma como se hace la comparación de las marcas en conflicto, que es más rigurosa, pues los productos que con ellas se distinguen son alimentos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección el público consumidor no presta un alto grado de atención. Por razón de los signos, las marcas cotejadas, son confundibles y se asemejan en forma que pueden inducir al público a error, porque el elemento predominante y caracterizante de la marca mixta solicitada, por su preponderancia dentro del conjunto y por ser el elemento denominativo, lo constituye la palabra ALTIMA; por lo tanto, la comparación entre las marcas cotejadas procede entre las expresiones

ALTIMA y ALPINA.

Además, existe una acentuada semejanza ortográfica, pues tienen el mismo número de letras (seis), cuatro de las cuales son comunes(AL-I-A), guardan un idéntico orden de disposición y las letras N y M presentes en las marcas son gráficamente confundibles.

Asimismo, entre las dos denominaciones enfrentadas (ALTIMA – ALPINA), existe una acentuada semejanza fonética, ya que los mismos sonidos vocálicos de la denominación ALTIMA se encuentran presentes en la denominación ALPINA, conservando un idéntico orden de disposición (A-I-A), y por lo mismo, se pronuncian en un idéntico orden; ambas denominaciones tienen un mismo número de sílabas(tres) y una semejante composición silábica(AL-TI-MA ; AL-PINA). Resaltó sobre el último aspecto, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (proceso 04-IP-94), ha señalado: “En el plano fonético se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta al consumidor.” Recordó, por último, que para que pueda predicarse riesgo de confusión entre dos marcas, no es necesario que la semejanza entre las mismas pueda predicarse desde todo aspecto: visual, fonético o conceptual, sino que es suficiente con que el riesgo de confusión se presente por uno solo de tales aspectos para que la Administración rechace el registro de la segunda marca. Insistió en que las similitudes de orden gráfico y fonético existentes entre las marcas, hacen que al primer golpe de vista las denominaciones ALTIMA Y ALPINA despierten una misma impresión de conjunto que no permite una clara

diferenciación de las mismas. Concluyó que la marca mixta ALTIMA solicitada por la actora para distinguir productos de la clase 29 Internacional, es irregistrable por encuadrar en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 6 de diciembre de 1998 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 13 del cuaderno principal). Por auto visible a folio 58 ibídem, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante y de la entidad demandada y el representante del Ministerio Público (fls. 69, 64 y 75 respectivamente). El 28 de septiembre de 2000, se elevó solicitud de Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la cual se profirió la providencia de 2 de marzo de 2001, dando respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso (fls. 85 a 94 c.p.). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal Andino de Justicia, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13

febrero de 1980. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La parte demandada motivó la decisión de negar el registro de la marca mixta ALTIMA, con fundamento en las siguientes consideraciones: “El punto a analizar es la aplicabilidad de la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en virtud de la cual cuando los signos que se presentan “... se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos...., respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, considerando los hechos dentro del presente asunto, es importante tener en cuenta a priori lo dicho por la doctrina y jurisprudencia sobre los criterios para determinar la similitud o no que pueda existir entre los signos. “La Administración considera que la marca debe cumplir la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario. Esta función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “La mencionada confusión puede presentarse en forma directa o indirecta. A ese respecto ver lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso 09-Ip-94. “Por la confusión directa se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad

se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. “Establecido el punto de la importancia de que no coexistan signos confundibles en el mercado es procedente establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en discusión. “Tratándose del riesgo de confusión directa, debe resaltarse las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia. “Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno). Tratado de marcas de fábrica y de Comercio, Editorial Robi. Buenos Aires, pág.351 y ss) “De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que entre las marcas en confrontación Altima y Alpina existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares. En consecuencia esta Delegatura considera que del examen de los signos en confrontación Altima y Alpina en su conjunto presentan suficientes semejanzas la cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado.” En la interpretación prejudicial de las normas del Ordenamiento Comunitario Andino, cuya violación se aduce en la demanda, el Tribunal de Justicia del

Acuerdo de Cartagena concluyó lo siguiente: “Primero: Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios con su respectivo registro como marcas. “Segundo: Para que los fines de las marcas se cumplan no se debe otorgar el registro a signos en los que se presente el riesgo de confusión, debiendo la oficina nacional competente efectuar el análisis de confundibilidad y en caso de determinarse que ésta existe, negar al registro del signo solicitado con posterioridad. “Tercero: Antes de efectuar el examen de registrabilidad de las marcas, el Juez Nacional debe determinar la clase de marcas constituidas por los signos enfrentados, tomando en cuenta que las marcas denominativas, son aquellas que pueden estar compuestas por palabras con significado conceptual o no; mientras las marcas mixtas a más del elemento denominativo tienen un elemento gráfico. “Cuarto: Al efectuar la compar