CE-SEC4-EXP1992-N3887

ASISTENCIA TECNICA / CONTRATO DE CONCESION / USO DE MARCA / DEDUCCION / IMPUESTO SOBRE LA RENTA El contrato que concede a una sociedad el uso de una marca, se trata de una concesión, contrato atípico en la legislación mercantil colombiana. Y si bien contiene cláusulas que rijan condiciones de asesoría y asistencia técnica en la fabricación y comercialización de las prendas fabricantes, tales estipulaciones no solo son necesarias sino obligatorias dentro del contrato de concesión, con el fin primordial de velar por el buen uso de la marca. En consecuencia las cláusulas que permitan a la concedente invertir técnicamente en la producción de la concesionario no pueden tener la capacidad de desfigurar el contrato de concesión o uso de marca por el de asistencia técnica, por el simple hecho de que existe una transferencia de tecnología cuyo objeto es otro que el garantizar el buen uso de la marca. (Período Fiscal 1983).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

Santafé de Bogotá, D.C., Treinta (30) de Abril de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 3887

Actor: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONFECCIONES LTDA.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE MEDELLIN Referencia: FALLO Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada contra la sentencia del 16 de Agosto de 1991, mediante la

cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las súplicas de la demanda en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho intentado por la sociedad DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONFECCIONES LTDA NIT 90.919.190, contra el acto administrativo mediante el cual la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín, le determinó el impuesto de renta, complementarios y sanciones para la vigencia fiscal de 1983.

ANTECEDENTES: La sociedad contribuyente presentó la declaración tributario del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1983 ante la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín el 14 de Mayo de 1984, en laque declaró ingresos por $320.429.465 y costos y deducciones por $1.335.897.834, entre ellos pagos por regalías, para determinar finalmente su renta líquida gravable por el sistema de renta presuntiva en $21.552.366.

La Administración de Impuestos Nacionales de Medellín, previo requerimiento, practicó a la sociedad, liquidación de revisión para determinarle la base gravable por el sistema ordinario como consecuencia del rechazo de la deducción solicitada por concepto de pago de regalías a Manufacturas Caribú, al estimar que en dicho gasto estaba incluído el valor del servicio de asistencia técnica, artística y de mercadeo, sujeto a retención en la fuente por concepto de servicios. Contra dicho acto administrativo la sociedad contribuyente recurrió en reconsideración ante la misma Administración que mediante la Resolución 0070 del 14 de Abril de 1988 confirmó la liquidación de revisión considerando que el

contrato denominado de Licencia para el uso de la marca Caribú, contiene cláusulas que indican la necesidad de desplazamiento de personal de Caribú, que a su juicio no corresponden a una contra prestación de asistencia técnica, sino a un reembolso de gastos específicamente señalados en el contrato y que además la misma asistencia técnica prestada, no corresponde al concepto de regalías, siendo imposible determinar el valor exacto de las mismas, por lo cual era procedente su rechazo. LA DEMANDA En desacuerdo la sociedad contribuyente acudió ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, acusando al acto administrativo de determinación oficial de los impuestos, de transgredir los incisos lo. y 2o. del artículo 45 del Decreto ley 2053 de 1974.

LA SENTENCIA APELADA: El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las súplicas de la demanda al considerar que el convenio firmado por la contribuyente con la beneficiaria del pago, es un contrato de los que la doctrina considera atípicos o inominados, entendiendo por tales aquellos que no están previstos en forma expresa o específica por la ley colombiana, y luego de analizar sus elementos conforme con esta legislación, concluyó que de acuerdo con el documento el contrato era de licencia o concesión de marca a través del cual el comerciante podría fabricar y comercializar las prendas amparadas con ella y como contraprestación debía pagar a su titular unos derechos o regalías, y que por lo tanto no puede deducirse que la voluntad de las partes fue la celebración de un contrato de prestación de

servicios técnicos porque no puede darse al pacto efectos que no fueron previstos por ellas, y que si bien se derivan del mismo, la prestación de servicios de asistencia técnica, artística y de mercadeo, tal actividad meramente anexa o accesoria a la primera y se presta únicamente a solicitud del concesionario, porque la costumbre y la razón indican que el titular de la marca debe ejercer un control y este es uno de tales mecanismos que permiten preservar la fama y buen nombre del producto. LA APELACION La apoderada judicial de la entidad demanda al apelar la sentencia, hace un recuento de los hechos de la demanda y expone que el asunto relacionado con la asistencia técnica ha sido materia de estudio por parte de su subdirección jurídica, en el concepto 16870 de 1987, y que así mismo el artículo 2o. del Decreto 2123 de 1975 define la asistencia técnica. Que así las cosas si se hace un estudio exhaustivo del contrato se observa que se trata de un convenio de prestación de servicios de asistencia técnica, artística y de mercadeo ya que para la ejecución del mismo debe estar supeditada la sociedad contribuyente a la asesoría que preste la sociedad contratante . Concluye que el contrato entonces consiste en asesorar y transmitir por parte de la contratante los conocimientos tecnológicos necesarios a fin de ser utilizados por la contratista para el buen uso de la marca. Cita en apoyo, un aparte de decisión del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sic) de 20 de Septiembre de 1990, para concluir el uso de la marca hace parte de una generalidad cual es la de la asistencia técnica y que el contrato

celebrado es de prestación de servicios, cuyo objeto principal es la asistencia técnica y que por lo tanto los pagos estaban sujetos a retención en la fuente según el artículo 62 del Decreto 3803 de 1982.

CONCEPTO DEL FISCAL: La doctora Ana Margarita Olaya de Obando, Fiscal Sexta de la Corporación conceptúa que la sentencia apelada merece ser confirmada porque, analizado el contrato y el objeto del mismo, no queda la menor duda de que se trata de un contrato de concesión, entendiendo como tal justamente a aquel por medio del cual una persona, natural o jurídica, permite durante un tiempo determinado la explotación de cierto bien que le pertenece a cambio de otro tipo de contraprestación en este caso llamada regalía.

Que las partes pueden someter el contrato a ciertas modalidades determinadas que sin ser de la esencia del mismo, si les permiten sujetarlo a unas condiciones, previamente acordadas que ayudan a mantener la imagen o prestigio comercial de la marca; control que no sería posible si no se hubiera pactado la obligación por parte de Caribú de prestar la asistencia técnica, artística y de mercadeo para el uso de la marca, con el fin de que se haga buen uso de la misma, defendiendo en esa forma la bondad del producto así señalado y por consiguiente la asesoría técnica a que se refiere la cláusula segunda del contrato, mas que un servicio, es un derecho que se reserva el concedente para salvaguardar no solo la marca sino el prestigio comercial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA : El asunto fundamental de la apelación radica en la pretensión de la entidad demandada de que el contrato celebrado por la sociedad contribuyente y

manufacturas Caribú, para el uso de la marca, se considere como contrato de prestación de servicios, con el fin, de desconocer los pagos hechos por la actora bajo la denominación de regalías, por no haberse efectuado sobre los mismos, la retención en la fuente. Obra a folios 281 del cuaderno de antecedentes administrativos copia debidamente legalizada del contrato mencionado, cuyas cláusulas primera y segunda señalan: PRIMERA: Objeto. CARIBU es la propietaria de la marca del mismo nombre, cuyo registro es el #69628 B otorgado por el antiguo Ministerio de Industria y Comercio, hoy Ministerio de desarrollo, marca que ha sido debidamente renovada y que ampara los productos de la nueva clasificación de marcas del Código de Comercio, dentro de la clase 25. CARIBU por este contrato autoriza a EL LICENCIATARIO , para el uso de dicha marca y fabricación de las prendas que esa clase ampara. En uso de la licencia EL LICENCIATARIO podrá fabricar dichas prendas y comercializarlas en la República de Colombia o fuera de ella. La licencia no se concede en forma exclusiva, por lo que CARIBU podrá otorgar otras licencias a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras.

SEGUNDA: Asistencia técnica, artística y mercadeo para el uso de la marca.

CARIBU se obliga a otorgar a EL LICENCIATARIO la asistencia técnica, artística y de mercadeo que se requiere para la producción y comercialización en Colombia de las prendas de vestir, amparadas con la marca CARIBU dentro de la clase 25, en el territorio de Colombia. La asistencia técnica, artística y de

mercadeo comprenderá la transferencia de todos los conocimientos tecnológicos en la forma que resulte más adecuada para posibilitar a EL LICENCIATARIO tanto su asimilación, como la tutela y el prestigio del buen nombre que la marca CARIBU tiene en la República de Colombia y en el exterior. Esa asistencia se concretará entre otros en los siguientes aspectos: Suministro de modelos y diseños completos, dibujos y detalles, secretos y procedimientos de fabricación que se requieran para la producción de las prendas. CARIBU asesora a EL LICENCIATARIO en la selección de telas, insumos, empaques, etiquetas y materias primas en general. Le suministrará el nombre de los proveedores, si ello fuere solicitado por EL LICENCIATARIO para obtener mejores condiciones en la compra de los mismos y para mantener la calidad y buena imagen de la marca CARIBU asesora igualmente a EL LICENCIATARIO en el perfeccionamiento de los procesos de fabricación y control de calidad, y en la comercialización exitosa de los productos. Cuando EL LICENCIATARIO lo solicite CARIBU enviará a sus dependencias personal técnico especializado para que entrene al personal de EL LICENCIATARIO . Los gastos que ocasione el desplazamiento del personal de CARIBU a las instalaciones de EL LICENCIATARIO serán pagadas por éste. Los gastos no serán distintos al cubrimiento de las sumas que represente el valor de los salarios y el porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales de ese personal, y el transporte respectivo. CARIBU pondrá a disposición de EL LICENCIATARIO materiales y ayudas publicitarias empleadas para hacer conocer la marca en el país. En virtud del contrato Caribú concede a la sociedad contribuyente el uso de la

marca Caribú , es decir se trata de una concesión, contrato atípico en la legislación mercantil colombiana. En el caso sub - judice, no queda la menor duda de que el contrato celebrado entre la sociedad DISMACOL LTDA y MANUFACTURAS CARIBU, es un convenio que tiene por objeto conceder el uso de la Marca Caribú a los productos que elabora la contribuyente. Y si bien contiene cláusulas que fijan condiciones de asesoría y asistencia técnica en la fabricación y comercialización de las prendas por ellas fabricadas tales estipulaciones no solo son necesarias sino obligatorias dentro del contrato de concesión, con el fin primordial de velar por el buen uso de la marca, que garantiza que los productos vendidos bajo el amparo de tal nombre responden a las condiciones técnicas utilizadas por el concedente. En efecto, la decisión 84 de la Junta de Acuerdo de Cartagena, órgano legislativo del Pacto Subregional Andino, suscrito por Colombia ordena en su artículo 82: Todo contrato de licencia deberá contener estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia. En consecuencia, las cláusulas que en desarrollo de tal disposición contengan los contratos, que permitan a la concedente intervenir técnicamente en la producción de la concesionario no pueden tener la capacidad de desfigurar el contrato de concesión o uso de marca por el de asistencia técnica, por el simple hecho de que existe una transferencia de tecnología cuyo objeto no es otro que el de garantizar el buen uso de la marca. Comparte la Sala en consecuencia la sentencia del a - quo que así lo expone y el

concepto de su colaboradora fiscal que acertadamente trae al proceso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, contenida en el fallo de Marzo 15 de 1965, Sala de Casación Civil, Tomos CXI y CXII página 71, Junio 15 de 1972, Tomo CXLII página 218, sobre la interpretación de los contratos. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: CONFIRMASE la sentencia del 16 de Agosto de 1991, proferida en el proceso 24.401 por el Tribunal Administrativo de Antioquia correspondiente al juicio de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la sociedad DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONFECCIONES LTDA NIT 90.919.190, contra los actos administrativos que le determinaron el impuesto de renta y complementarios a cargo por la vigencia fiscal de 1983. RECONOCESE al doctor José Fernando Suárez V. como apoderado de la entidad demandada conforme con los términos del poder que obra a folio 86 del cuaderno principal. Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada en la Sesión de la fecha.

CONSUELO SARRIA OLCOS, PRESIDENTE DE LA SALA, JAIME ABELLA

ZARATE, CARMELO MARTINEZ CONN, GUILLERMO CHAHIN LIZCANO,

JORGE A. TORRADO TORRADO,, SECRETARIO