CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-1998-05215-01-2006

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - HALLS y HALITOS; plural de galicismos; inexistencia de semejanza fonética Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, situación en la cual dichas marcas se deben considerar como de fantasía o caprichosa. En efecto, en castellano existe el galicismo o extranjerismo HALL, voz de origen inglés que se emplea con frecuencia en español para designar la pieza o sala a la que se accede al entrar en una casa o un edificio y que se pronuncia JOL. Equivale a vestíbulo, entrada o recibidor, zaguán, entre otros, con lo cual viene a ser anglicismo en lengua castellana. De otra parte, existe la palabra HÁLITO que significa vapor que una cosa arroja o soplo suave y apacible del aire, pero no existen HALLS ni HALITOS. Si se quisiera formar el plural de HALL sería HALLES (SOLES) teniendo en cuenta que en castellano el plural de las palabras terminadas en L, que es el fonema en que termina HALL, se forma agregando la partícula ES; luego en castellano HALLS no cabe tenerlo como plural de HALL. HALITOS, es decir, como palabra grave, no existe en el idioma castellano, ni se conoce como expresión que tenga algún uso en este idioma, luego no puede tenerse como plural de alguna palabra primitiva. En este caso se observa que entre los signos HALLS y HALITOS fonéticamente hay una sola vocal en común, la cual es la O en razón a que es de conocimiento común que HALLS se

pronuncia JOLS, por lo tanto en el plano fonético no cuenta la letra “A” que la conforma, pues su fonema desaparece por ser sustituido por el fonema “O”; mientras que de HALITOS no se conoce una pronunciación distinta a la de su escritura, luego se leerá tal como está escrita y con la “H” muda, como es lo propio en el idioma Castellano, luego fonéticamente suena ALITOS; y pronunciada así aparece con 3 vocales distintas ( A, I y O), de lo que se deduce que las vocales de las expresiones enfrentadas fonéticamente no son idénticas, y la única que tienen en común ( la “O” ) no está ubicada en la misma posición, ya que en la primera está en la única sílaba que la conforma (JOLS), y en la impugnada está en la última sílaba (HALITOS). No es posible decir, entonces, que están ubicadas en el mismo orden. Por consiguiente, esta regla de similitud fonética no se cumple en el presente caso. TONALIDAD DE MARCA - Definición; sílabas tónicas no coincidentes entre los signos HALLS y HALITOS / SEMEJANZA FONETICA - Inexistencia entre los signos HALLS y HALITOS Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Como quiera que las expresiones de ambas marcas no son del idioma castellano y la marca solicitada está conformada por varias silabas, mientras que la registrada tiene una sola

silaba, no es posible establecer este punto de comparación, pues no se tiene una regla que permita determinarla, y su acentuación depende de la persona que pronuncie cada signo, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. Es así como la marca demandada, en la medida en que termina en “S”, que no tiene tilde y que es de tres silabas, se puede tender a pronunciar como grave: HALÍTOS, de donde la sílaba tónica sería divergente en todo sentido. En consecuencia, no se cumple esta regla, menos cuando la marca opuesta tiene una sílaba y la impugnada tiene tres sílabas. Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, por lo atrás precisado. Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, según lo atrás señalado, no es posible determinar una sílaba tónica coincidente, luego es divergente, y en la primera sílaba guardan semejanza parcial, toda vez que HALLS tiene una sílaba, que se pronuncia JOLS, de allí que en ella “HAL” (SOL) no es una sílaba sino una partícula, mientras que en HALITOS la primera sílaba es “HA”, y no “HAL”, ni ésta partícula es raíz de ellas por cuanto no son palabras que existan en el idioma castellano. Por lo tanto, tampoco hay semejanza en la primera sílaba, por cuanto

la de HALITOS es “HA”, y en la marca registrada opuesta es toda la expresión HALLS, que fonéticamente es JOLS. Por lo tanto se cumple la regla que justamente denota menor probabilidad de semejanza De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético no hay semejanza entre las marcas enfrentadas, que en este campo suenan como JOLLS y HALÍTOS. En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos HALLS y HALITOS son visualmente diferentes por su escritura y la Sala no observa relación gramatical entre ellas. De modo que no hay forma de que ortográficamente se dé relación entre las expresiones HALLS y

HALITOS.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-1998-05215-01

Actor: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido contra el acto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca HALITOS para distinguir productos de la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED, mediante apoderado y en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C. C. A., formula ante el Consejo de Estado las siguientes:

1. Pretensiones 1.1. Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 010092 de 18 de abril de 1997, 30519 de 28 de noviembre de 1997, ambas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 1126 de 15 de mayo de 1998, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada entidad, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la observación de la actora contra la solicitud presentada por la sociedad ATILA para que le fuera registrada la marca HALITOS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al tiempo que se concedió dicho registro, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. 1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, rechace el registro de la marca HALITOS en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

2. Los hechos y omisiones de la demanda En los hechos relevantes de la demanda se relata que el 20 de noviembre de 1989 la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HALITOS para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad

Industrial y la actora, estando dentro del término, presentó por intermedio de apoderado demanda de observaciones en su contra con base en la marca HALLS, Clase 30, registrada a su nombre bajo el número 73.398. Al efecto invocó la igualdad gráfica, fonética y conceptual entre ambas marcas, pues HALITOS reproduce 4 de las 5 letras que componen la de la actora, ya que el solicitante convirtió la suya en un diminutivo, lo que no le da suficiente distintividad y novedad frente a la marca antes registrada; ambas son para productos de la misma clase, y de permitirse la coexistencia de las marcas se causaría confusión al consumidor y se le induciría a error, con graves perjuicios para él por ser productos alimenticios. Surtido el trámite de la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 010092 de 18 de abril de 1997, por la cual declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca HALITOS a favor de la solicitante, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; decisión contra la cual la actora interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, aduciendo ahora la notoriedad de la marca HALLS los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmarla, mediante las citadas resoluciones 30519 de 28 de noviembre de 1997 y 1126 de 15 de mayo de 1998, respectivamente, sin tener en cuenta los argumentos de la opositora y que ésta también es titular de varias marcas registradas en la clase 30 que contienen la

marca HALLS, y sin decretar prueba alguna de las que ella solicitó.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como violados por el acto administrativo acusado los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen así: 3.1. El artículo 81 fue violado al declararse infundada la oposición presentada por la actora y concederse el registro de la marca HALITOS, pese a la obvia similitud gráfica, fonética y conceptual entre dichas marcas, ante lo cual la entidad demandada se limitó a afirmar que tenían una escritura y pronunciación diferentes y que la solicitada no era conocida por el consumidor como diminutivo de la marca registrada, con lo que desconoció la jurisprudencia en la comparación de signos marcarios. 3.2. El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por haber sido incorrectamente aplicado ya que las marcas son confundiblemente semejantes por lo atrás expuesto, y haberle sido dada relevancia a las diferencias y no a sus semejanzas, contrario a como lo manda la doctrina, a la luz de la cual hubiera concluido que HALITOS proviene del diminutivo de la marca HALLS: HALLITOS, y que la raíz de la marca solicitada es idéntica a la de la marca registrada y el sufijo constituye el diminutivo de HAL, de donde resultan semejantes gráfica, ortográfica y fonéticamente.

Desde el punto de vista conceptual, la marca HALLS es producto de la imaginación de la actora, ya que no tiene significado, como tampoco tiene

significado por sí sola la marca HALITOS, salvo el diminutivo de la marca HALLS, por tanto ideológicamente son semejantes. Al punto cita al tratadista JORGE OTAMENDI, y agrega que se debe tener en cuenta que ambas marcas representan productos de la misma clase 30, y que la marca HALITOS le causa incalculables perjuicios a la actora y al público consumidor. 3.3. El artículo 83, literal d) de la referida Decisión 344 fue violado por no haber sido tenido en cuenta por la demandada el carácter de marca notoria de la marca HALLS en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios, especialmente DULCES, al manifestar en el acto acusado que se abstenía de pronunciarse sobre ese aspecto debido a la no confundibilidad entre los signos en comparación, pese a que para probar la notoriedad la actora aplicó la legislación interna ante la falta de regulación en la normatividad comunitaria y allegó diversas pruebas para el efecto, aunque la entidad demandada ignoró varias solicitudes para que oficiara a cadenas de supermercados de nivel nacional, para que certificaran sobre los volúmenes de ventas, promociones de HALLS a nivel nacional, y la antigüedad de la marca en el mercado para acreditar la notoriedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, de donde solicita que nieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. Agrega que por no existir esa confundibilidad entre ellas no es dable examinar el punto de la notoriedad de la marca HALLS, además de que no fueron probados los requisitos para que una marca se considere notoria (197 a 203).

2. La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., notificada como fue de la demanda en calidad de tercero interesado en el proceso, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, que no es cierto que la marca HALITOS reproduzca la marca HALLS de la sociedad demandante; que es falso que la primera carezca del elemento DISTINTIVIDAD por ser semejante o confundible con segunda, como puede colegirse fácilmente del análisis de las reglas para determinar ese elemento. Al efecto hace una comparación gráfica, ortográfica, fonética y

conceptual de ambas marcas, advirtiendo que la palabra HALLS es del idioma inglés, sin pronunciación propia en el español y que su pronunciación es JOLS, y la pronunciación de la palabra HALL reconocida por la Academia Española de la lengua es JOL, de todo lo cual deduce que la marca HALITOS es perfectamente distintiva de los productos de la clase 30 internacional, y que no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad contenida en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de donde solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda y se condene en costas a la actora (folios 162 a 179). III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, varios certificados de registro de marcas con la raíz HAL, y dos dictámenes periciales sobre si existe o no confundibilidad entre las marcas HALITOS y HALLS, ambas para distinguir productos de la clase 30, uno practicado a solicitud del tercero interesado en el asunto y el otro en razón de la objeción que la misma parte solicitante presentó contra el primero.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la marca “HALITOS” no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente; y que entre ella y HALLS no se

presentan semejanzas que induzcan al público a error; de donde concluye que los actos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho, a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no vulnera normas de carácter superior como lo aduce la demandante (folios 353 a 357).

2. La parte actora hace un análisis de los dictámenes periciales aportados al proceso, de los que dice que los peritos hicieron un estudio juicioso y diligente sobre la confundibilidad, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia, en cuyos dictámenes demuestran que hay grandes similitudes entre ellas en todos los aspectos y el carácter de marca notoria de la marca HALLS, retomando en extenso lo expuesto en los mismos sobre tales tópicos y controvirtiendo las objeciones que la tercera interesada en el proceso formuló contra el primer peritaje rendido en el plenario. Por lo demás, y con base en lo anterior reitera lo dicho en los cargos de la demanda. (folios 358 a 390)

3. El tercero interesado en el asunto guardó silencio en este oportunidad. En memorial posterior al traslado manifiesta que no desea continuar actuando como tercero dentro del proceso y que por lo mismo desea retirarse de éste. (folio 391)

4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación no se manifestó en este proceso.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas dada bajo la referencia No. 153-IP-2005, con fecha 28 de noviembre de 2005, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que:

“Primero. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicara inmediatamente a los trámites procésales pendientes. Segundo. Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión. Tercero. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo confirman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente de

consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Cuarto. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. Quinto. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. Sexto. Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.”

VI.- CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la acción Conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - norma procesal vigente para el momento en que fueron expedidos los actos acusados - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que

concede el registro de una marca, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, es evidente que la accionante lo tiene.

2. Análisis de los cargos Para el efecto, las normas comunitarias a considerar no son las invocadas por la actora, sino sus correspondientes de la Decisión 85 de la Comisión de la Comunidad, habida cuenta de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial atrás consignada, esto es, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto señala los requisitos para que un signo sea registrable como marca; 58, en tanto se refiere a las causales de irregistrabilidad de un signo como marca; 58, literal f), de la Decisión 85, en tanto prevé cuáles signos no no son registrables en relación con derechos de terceros; y el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga protección especial a la marca notoriamente conocida.

Las marcas enfrentadas son HALLS y HALITOS, y ambas distinguen productos de la clase 30, que comprende Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están

conformadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, situación en la cual dichas marcas se deben considerar como de fantasía o caprichosa. En efecto, en castellano existe el galicismo o extranjerismo HALL, voz de origen inglés que se emplea con frecuencia en español para designar la pieza o sala a la que se accede al entrar en una casa o un edificio1 y que se pronuncia JOL. Equivale a vestíbulo, entrada o recibidor, zaguán, entre otros, con lo cual viene a ser anglicismo en lengua castellana. De otra parte, existe la palabra HÁLITO que significa vapor que una cosa arroja o soplo suave y apacible del aire, pero no existen HALLS ni HALITOS. 1 Diccionario Panhispánico de Dudas, edición 2005, de la Real Academia Española, pág. 334. Si se quisiera formar el plural de HALL sería HALLES (SOLES) teniendo en cuenta que en castellano el plural de las palabras terminadas en L, que es el fonema en que termina HALL, se forma agregando la partícula ES; luego en castellano HALLS no cabe tenerlo como plural de HALL. HALITOS, es decir, como palabra grave, no existe en el idioma castellano, ni se conoce como expresión que tenga algún uso en este idioma, luego no puede tenerse como plural de alguna palabra primitiva. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético y no el conceptual o ideológico, pues éste no tendría referente alguno que sirva como punto de comparación distinto al de la

connotación puramente marcaria o distintiva del producto con el que cada una se haya llegado a asociar. Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así: a.- Comparación fonética. En este campo cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso se observa que entre los signos HALLS y HALITOS fonéticamente hay una sola vocal en común, la cual es la O en razón a que es de conocimiento común que HALLS se pronuncia JOLS, por lo tanto en el plano fonético no cuenta la letra “A” que la conforma, pues su fonema desaparece por ser sustituido por el fonema “O”; mientras que de HALITOS no se conoce una pronunciación distinta a la de su escritura, luego se leerá tal como está escrita y con la “H” muda, como es lo propio en el idioma Castellano, luego fonéticamente suena ALITOS; y pronunciada así aparece con 3 vocales distintas ( A, I y O), de lo que se deduce que las vocales de las expresiones enfrentadas fonéticamente no son idénticas, y la única que tienen en común ( la “O” ) no está ubicada en la misma posición, ya que en la primera está en la única sílaba que la conforma (JOLS), y en la impugnada está en la última sílaba (HALITOS). No es posible decir, entonces,

que están ubicadas en el mismo orden. Por consiguiente, esta regla de similitud fonética no se cumple en el presente caso. 2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Como quiera que las expresiones de ambas marcas no son del idioma castellano y la marca solicitada está conformada por varias silabas, mientras que la registrada tiene una sola silaba, no es posible establecer este punto de comparación, pues no se tiene una regla que permita determinarla, y su acentuación depende de la persona que pronuncie cada signo, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. Es así como la marca demandada, en la medida en que termina en “S”, que no tiene tilde y que es de tres silabas, se puede tender a pronunciar como grave: HALÍTOS, de donde la sílaba tónica sería divergente en todo sentido. En consecuencia, no se cumple esta regla, menos cuando la marca opuesta tiene una sílaba y la impugnada tiene tres sílabas. 3.-) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, por lo atrás precisado. 4) Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre

las citadas marcas, ya que, según lo atrás señalado, no es posible determinar una sílaba tónica coincidente, luego es divergente, y en la primera sílaba guardan semejanza parcial, toda vez que HALLS tiene una sílaba, que se pronuncia JOLS, de allí que en ella “HAL” (SOL) no es una sílaba sino una partícula, mientras que en HALITOS la primera sílaba es “HA”, y no “HAL”, ni ésta partícula es raíz de ellas por cuanto no son palabras que existan en el idioma castellano. Por lo tanto, tampoco hay semejanza en la primera sílaba, por cuanto la de HALITOS es “HA”, y en la marca registrada opuesta es toda la expresión HALLS, que fonéticamente es JOLS. Por lo tanto se cumple la regla que justamente denota menor probabilidad de semejanza De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético no hay semejanza entre las marcas enfrentadas, que en este campo suenan como JOLLS y HALÍTOS. b.- Campo ortográfico. Aquí se aprecia que los signos están formados por un número de palabras y de sílabas diferentes, como quiera que la solicitada está compuesta por una sílaba y la registrada por tres sílabas. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos: - La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor

corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos HALLS y HALITOS son visualmente diferentes por su escritura y la Sala no observa relación gramatical entre ellas y menos la que pretende establecer la actora, esto es, la segunda como diminutivo de la primera, pues no hay lugar a esa consideración por cuanto si se quisiera formar el diminutivo de HALLS en lengua Castellana y como una palabra primitiva, habría que seguir la forma usual para el diminutivo de las palabras o sustantivos terminados en consonante y, particularmente en S, como el caso de TOS, que se tienden a formar agregándole el sufijo CITO, CITA, CILLO o CILLA: TOSECITA, TOSECILLA, por lo tanto sería HALLSCITO (JOLSCITO), HALLSECITO ( JOLSECITO), HALLSCILLO ( JOLSCILLO) o HALLSECILLO (JOLSECILLO). Si HALLS se asumiera como el plural de HALL, en la lengua originaria de ésta, la Inglesa, el diminutivo se formaría anteponiéndole la palabra LITTLE. De modo que no hay forma de que ortográficamente se dé relación entre las expresiones HALLS y HALITOS. c.- Campo conceptual. En este sentido, la expresión HALITOS puede considerarse como evocación de uso del producto, sin que ella pertenezca al mismo idioma de HALLS, luego no se encuentran elementos que permitan o conduzcan a relacionarlos en este campo.

En consecuencia, es notoria la diferencia entre ambos signos marcarios, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, de allí y frente a las anteriores conclusiones, las objeciones al dictamen pericial resultan fundadas puesto que los peritos al considerar que sí había semejanza fonética y ortográfica por estimar que HALITOS es diminutivo de HALLS, por lo cual cabía leer la primera como JOLITOS, y que entre ambas palabras había igualdad por tener en común la raíz “HAL”, tienen apreciaciones que no corresponden a los resultados del examen que ha hecho la Sala en cuanto a la confundibilidad de esas marcas. En consecuencia, al haberse concedido el registro de la marca