CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-1999-05646-01-2006

SIENA - Expresión de fantasía semejante a SENNA con distinción conceptual que la hace registrable Las marcas en conflicto son, entonces, las siguientes: SIENA y S SENNA. A primera vista, la expresión «SIENA» por el aspecto de conjunto es semejante a la expresión «S SENNA». Empero, de ello no se sigue que exista riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual la palabra «SIENA» es el nombre de una ciudad ubicada en la Toscana, Italia, país donde tiene su domicilio FIAT AUTO S.P.A. notoriamente conocida como fabricante de vehículos, al extremo de que para el consumidor resulta inequívoco que el automóvil «SIENA» es fabricado por FIAT. La palabra «SENNA» es al apellido del corredor brasilero de automóviles AYRTON SENNA, quien pereció trágicamente en un accidente y ha sido considerado uno de los mejores pilotos automovilísticos de todos los tiempos. De lo anterior puede concluirse entonces que desde el punto de vista conceptual «SIENA» y «SENNA» tienen elementos característicos que los hacen suficientemente distintivos. El término «SIENA» es expresión de fantasía respecto de los productos para los cuales fue solicitado. Así, pues, cumple con los requisitos de registrabilidad según la normativa andina. MARCAS SEMEJANTES REGISTRABLES - Procede frente a productos con consumidor especializado / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Permite el registro de marcas semejantes / SIENA - Coexistencia en varios países con la marca SENNA A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin

haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil «SIENA» de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil «S SENNA» de AYRTON SENNA PROMOÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado. En las pruebas allegadas se observa que actualmente FIAT AUTO S.P.A. es titular del registro de la marca «SIENA WEEKEND» según Certificado 189115 con vigencia hasta el 11 de septiembre de

2006. En esta instancia además se demostró que las marcas coexisten en registro en la Clase 12 en varios países, así: (...). Fuerza es, entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al negar el registro como marca del signo «SIENA» (nominativo) pues como se demostró, no se configuraban las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05646-01

Actor: FIAT AUTO S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por FIAT AUTO S.P.A. contra el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «SIENA» como marca para distinguir todos los productos de la Clase 12 Internacional de

Niza1.

I. LA DEMANDA FIAT AUTO S.P.A., domiciliada en Turín, Italia, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 2365 de 1996 (12 de febrero) mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a FIAT AUTO S.P.A. el registro de la marca «SIENA», para distinguir productos de la Clase 12 Internacional. 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 22942 de 1997 (29 de agosto) con la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, manteniendo la decisión anterior. 1 Estos son: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima».

1.1.3. Que se declare nula la Resolución 2066 de 1999 (16 de febrero), por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «SIENA» para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Hechos El 12 de septiembre de 1996 FIAT AUTO S.P.A. presentó solicitud de registro del signo «SIENA» para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 424 de 27 de octubre de 1995, no se presentaron observaciones. Mediante Resolución 2365 de 1996 (12 de febrero), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca «SIENA» por considerar que entre el signo presentado a registro y la marca previamente registrada «S SENNA» de propiedad de AYRTON SENNA PROMOÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. existían semejanzas capaces de inducir al público a error. FIAT AUTO S.P.A. interpuso el 12 de marzo de 1996 los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 2365. El primero fue decidido por Resolución 22942 de 1997 (29 de agosto), mediante la cual la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión. Por Resolución 2066 de 1999 (16 de febrero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de apelación, confirmando la Resolución 2365 en todas sus partes. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto el signo «SIENA» es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El signo «SIENA» es perceptible por los sentidos de la audición y de la vista; se fija rápidamente en la mente del público, además de ser el resultado de una exhaustiva campaña publicitaria de vehículos. Es distintivo por ser individual, singular y capaz de diferenciarse de cualquier otro. Es susceptible de representación gráfica, entendida ésta como una descripción que permite hacerse una idea del signo objeto de la marca mediante palabras, figuras o signos. En la actualidad, FIAT AUTO S.P.A. tiene registrada la marca «SIENA WEEKEND» para distinguir productos de la Clase 12 Internacional, según Certificado No. 189115 con vigencia hasta el 11 de septiembre de 2006. Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 porque el signo «SIENA» cumple con la función diferenciadora, ya que el público consumidor de vehículos terrestres, aéreos o marítimos está en condiciones de diferenciar un producto de

otro. Los automóviles marca «SIENA» actualmente son comercializados en Polonia, Venezuela, Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia, Ecuador, Japón, Perú, México, Bolivia, Argentina, Brasil, Turquía, Marruecos, China y Colombia, sin que hasta el momento se hayan presentado reclamos por confundibilidad entre esta marca y otras. Adicionalmente, en el Reino Unido, Canadá, Italia, Australia, Ecuador, Japón, Perú y Brasil en la actualidad coexisten «SIENA» y «S SENNA», pues ambas se encuentran registradas en la Clase 12 Internacional. La naturaleza de los productos de la Clase 12 elimina de plano el riesgo de confusión, puesto que el público consumidor es especializado y presta un altísimo grado de atención al momento de adquirirlos. II . CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada y AYRTON SENNA PROMOÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA., en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «S SENNA». 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos acusados y sostuvo que no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que constituía el régimen legal aplicable a la solicitud que dio lugar al acto acusado. Agregó que al comparar las marcas «S SENNA» y «SIENA» se advierte que las similitudes que presentan en los aspectos ortográfico y fonético, las hacen confundiblemente semejantes, de suerte que si coexistieran en el mercado,

podrían inducir a error al público consumidor. Consideró que apreciando en conjunto los elementos que conforman los signos, se advierte que las semejanzas tienen mayor significación, y que la confusión se generaría por distinguir ambos signos productos comprendidos en la Clase 12; e insistió en que el signo «SIENA» no es registrable, pues no reúne los requisitos exigidos por los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, por no tener suficiente distintividad. 2.2. AYRTON SENNA PROMOÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. sostuvo que la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre el signo «SIENA» y la marca «S SENNA» es capaz de inducir a error al público consumidor, habida cuenta del riesgo de confusión directa existente entre ambos signos. La Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó al trámite legal en materia marcaria, pues la comparación global entre ambos signos mostraba que el presentado a registro encaja en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora insistió en la registrabilidad del signo «SIENA» y en el hecho de haberse registrado previamente la marca «SIENA WEEKEND» a favor de FIAT AUTO S.P.A., lo que prueba que tiene derechos previamente adquiridos sobre el signo solicitado.

Argumentó que actualmente están registradas en la Clase 12 Internacional las marcas «ZENAIR» y «SENTRA» según Certificados de registro 185.416 y

188.217, respectivamente, que resultan similares ortográfica y fonéticamente a la marca opositora «S SENNA».

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 2365 de 1996 (12 de febrero), la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria negó a FIAT AUTO S.P.A. el registro como marca del signo «SIENA» (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 Internacional, por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 81 de la Decisión 344, pues sostuvo que, apreciándolo en conjunto con la marca «S SENNA», uno y otra ofrecen semejanzas que pueden inducir al público a error, tanto así que no pueden coexistir en el mercado.

Los productos comprendidos en la Clase 12 Internacional son: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima» La actora sostiene que al negar el registro del signo «SIENA» (denominativo) la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues su coexistencia con «S SENNA» en varios países miembros de la Comunidad Andina desvirtúa que entre la marca previamente registrada y el signo presentado a registro exista riesgo de confusión.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas trazadas por el Tribunal Andino y esta Sala, el signo «SIENA» para distinguir productos de la Clase 12 Internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca «S SENNA» para los mismos productos. En otras palabras, si el signo «SIENA» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83 .- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: a. Sean idénticos o se asemejen dé forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. » Al hacer el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las siguientes reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial 102-IP-2003 dictada en este proceso: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin

descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre SIENA y S SENNA+GRÁFICA es ideológica, ortográfica o fonética.» La marca observante es mixta, y presenta la siguiente representación gráfica: Sin embargo, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, aplicada en igual forma por esta Sala, será tomada como denominativa para efectos de su comparación, habida cuenta del predominio de su elemento denominativo sobre el elemento gráfico2. Las marcas en conflicto son, entonces, las siguientes: SIENA S SENNA A primera vista, la expresión «SIENA» por el aspecto de conjunto es semejante a la expresión «S SENNA». Empero, de ello no se sigue que exista riesgo de confusión. Desde el punto de vista conceptual la palabra «SIENA» es el nombre de una ciudad ubicada en la Toscana, Italia, país donde tiene su domicilio FIAT AUTO S.P.A. notoriamente conocida como fabricante de vehículos, al extremo de que para el consumidor resulta inequívoco que el automóvil «SIENA» es fabricado por FIAT. La palabra «SENNA» es al apellido del corredor brasilero de automóviles 2 En la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 el Tribunal hizo la consideración siguiente: «El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.» AYRTON SENNA, quien pereció trágicamente en un accidente y ha sido considerado uno de los mejores pilotos automovilísticos de todos los tiempos. De lo anterior puede concluirse entonces que desde el punto de vista conceptual «SIENA» y «SENNA» tienen elementos característicos que los hacen suficientemente distintivos.

El término «SIENA» es expresión de fantasía respecto de los productos para los cuales fue solicitado. Así, pues, cumple con los requisitos de registrabilidad según la normativa andina. A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. A este respecto el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 señaló: «Este Tribunal considera de gran importancia el grado de atención del consumidor, así deberá tenerse en cuenta «a quien» se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer «quien» será el consumidor y «cuál» su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentando o, del consumidor medio». Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil «SIENA» de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil «S SENNA» de AYRTON SENNA PROMOÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues,

se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado3. En las pruebas allegadas se observa que actualmente FIAT AUTO S.P.A. es titular del registro de la marca «SIENA WEEKEND» según Certificado 189115 con vigencia hasta el 11 de septiembre de 20064. En esta instancia además se demostró que las marcas coexisten en registro en la Clase 12 en varios países, así:

FECHA MARCA PAÍS No. DE REGISTRO 8 de marzo de

SIENA PERÚ5 34735 1996 9 de septiembre SIENA ARGENTINA6 1644685 de 1997 31 de julio de SIENA BOLIVIA7 66672 1998 11 de marzo de SIENA CANADÁ8 491273 1998 5 de julio de SIENA CHILE9 463657 1997 19 de enero de SIENA REINO UNIDO10 2028222 3 En sentencia de 15 de abril de 2004 (C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade) aplicó este criterio, al acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la sociedad JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT y ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder a conceder el registro de la marca «JOHANN MARÍA FARINA» en la Clase 3ª por considerar que su semejanza con la marca «JEAN MARIE FARINA» no produce riesgo de confusión pues los

productos que pretende distinguir tienen un consumidor especializado. En el citado pronunciamiento, discurrió así la Sala: « ... No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés....». Expediente 11001-03-20-000-1999-6009-01.

Actora: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. 4 Fl. 278

5 Fl. 30 Anexo No.1 6 Fl. 353 7 Fl. 484 8 Fl. 296 9 Fl. 457 10 Fl. 358 1996 12 de enero de SIENA ECUADOR11 552/97 1997 1 de septiembre ESTADOS de 1996 SIENA UNIDOS DE 2185263 AMÉRICA12 15 de septiembre de SIENA ITALIA13 666952

1995 29 de noviembre de SIENA MÉXICO14 506352 1996 3 de marzo de SIENA JAPÓN 4131892 1998 7 de abril de

SIENA BRASIL15 818298766

1998

No. DE

FECHA MARCA PAÍS REGISTRO 19 de noviembre de SENNA ITALIA16 609735 1993 29 de diciembre SENNA CANADÁ17 682216 de 1995 17 de abril de SENNA ARGENTINA18 1630543 1997 27 de noviembre de SENNA REINO UNIDO19 2166682 1998 9 de mayo de SENNA AUSTRALIA20 555691 11 Fl. 433 12 Fl. 321-322 13 Fl. 342 14 Fl. 370 15 Fl. 513 16 Fl. 337 17 Fl. 298 18 Fl. 354 19 Fl. 361 1991 Durante el año SENNA ECUADOR21 2848/94 1994 17 de diciembre SENNA BRASIL22 815909993 de 1990 30 de agosto de SENNA JAPÓN23 4131892 2000 29 de diciembre SENNA PERÚ24 225891 de 1993 Fuerza es, entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al negar el registro como marca del signo «SIENA» (nominativo) pues como se demostró, no se configuraban las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias. Se impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: 20 Fl. 392 21 Fl. 498 22 Fl. 542 23 Fl. 411 24 Fl. 30 Cuaderno de Anexos 1 Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 2365 de 1996 (12 de febrero), 22942 de 1997 (29 de agosto) y 2066 de 1999 (16 de febrero) mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «SIENA» (denominativo) a favor de FIAT AUTO S.P.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 Internacional. Segundo.- Ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir el trámite de la solicitud de registro de la marca «SIENA» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado pertinente, previo el pago de los derechos respectivos. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso. Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 27 de julio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON