CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-1999-05720-01-2005

ELEMENTO GRAFICO - Predominio en marca mixta / COTEJO DE MARCA MIXTA CON DENOMINATIVA - CAREX como elemento predominante / DISTINTIVIDAD DEL SIGNO POR ELEMENTO GRAFICO - CAREZ frente a DAREX A juicio de la demandante, la Administración vulneró las normas comunitarias transcritas, al estimar que los signos “DAREX”, solicitado para registro de productos amparados en la clase 2ª, era similar y por ende confundible con la marca “CAREX” previamente registrada por un tercero, para amparar productos de la misma clase. Al analizar las marcas en conflicto estima la Sala que en la registrada, si bien es cierto que el elemento denominativo es sobresaliente, también lo es el elemento gráfico, dada la diversidad de colores (morado, rojo, verde y amarillo), la forma como están dispuestos, enmarcados en un círculo delimitado por los diferentes tonos y a su vez por un cuadrado con figuras de arabescos. De tal manera que al cotejar las marcas en cuestión, pese a que el elemento denominativo de una y otra presenta semejanza, pues tienen letras comunes, en el mismo orden; y la longitud de las palabras y las terminaciones son iguales, no advierte la Sala la similitud que induzca a confusión al público consumidor, porque, se repite, el elemento gráfico de la marca registrada, que también es predominante, hace suficientemente distintivo al signo solicitado para registro. De otra parte, según se lee a folio 12, los productos que se pretenden amparar con la marca DAREX están delimitados a “Pinturas y emulsiones revestidoras” y los de la marca “CAREX” son los colorantes y anilinas de origen

natural o sintético para el teñido de toda clase de telas y fibras naturales o artificiales y tintes para su utilización en las artes gráficas (folio 50, ibídem). En consecuencia, los canales de comercialización difieren, lo que impide el riesgo de confusión en el público consumidor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil cinco (2005) Radicado número: 11001-03-24-000-1999-05720-01(5720)

Actor: W.R. GRACE & CO.-CONN.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad W.R GRACE & CO.-CONN, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 37131 de 28 de agosto de 1994 “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE LA EXPRESIÓN DAREX”; 20051 de 30 de noviembre de 1998, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02987 de 25 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 10 de enero de 1990, a través de apoderado, la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca DAREX, para amparar productos comprendidos en la Clase 2a Internacional: pinturas y emulsiones revestidoras. 2°: Aduce que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada argumentando, principalmente, que existe confundibilidad con la marca CAREX (ETIQUETA) en tal forma que podía inducir al público consumidor a error. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; que en el presente caso la marca DAREX solicitada tiene toda la vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en dicha norma. 2°: Afirma que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, porque la marca DAREX no esta incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, como

equivocadamente lo afirmó la Administración, ya que no existe confundibilidad, por lo siguiente:  No existe identidad entre las marcas DAREX solicitada y CAREX (ETIQUETA) REGISTRADA.  Aún en el evento de predicar una similitud, la vocación de registrabilidad de la expresión DAREX como marca no se pierde, por cuanto dicha marca ha coexistido con la marca CAREX (ETIQUETA) por mas de 8 años en el mercado nacional, sin generar confundibilidad en el público consumidor.  El público consumidor a través del transcurso del tiempo ha distinguido el origen empresarial de los productos amparados con la marca DAREX, tal como se evidencia de la coexistencia a nivel nacional.  El riesgo de confusión entre la marca DAREX y la marca CAREX (ETIQUETA) se elimina, dado el grado de especialidad de quienes adquieren los productos que ellas identifican, los cuales son de uso selectivo y no masivo.  No existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas DAREX y CAREX (ETIQUETA).  los productos que identifican una y otra marca son sustancialmente diferentes, siendo la marca DAREX solicitada para distinguir pinturas y emulsiones revestidoras para aplicar en superficies diferentes a telas y la marca CAREX (ETIQUETA) distingue colorantes y anilinas de origen natural o sintético para el teñido de toda clase de telas y fibras naturales o artificiales para la utilización de las artes gráficas.  Que, como se observa, ninguno de estos productos son confundibles. Agrega para ratificar su argumento según el cual los productos de las marcas en

mención no son confundibles, que los mismos se comercializan en establecimientos de diferente clase que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos DAREX no son distribuidos en los mismos establecimientos en donde se comercializan los productos identificados con la marca CAREX

(ETIQUETA).

Finalmente, alega que los productos identificados con la marca DAREX no son sustitutos ni intercambiables con los productos que se identifican con la marca CAREX (ETIQUETA), pues quien requiere una pintura no puede suplir esta necesidad con una anilina para tela. Argumenta que las marcas en cuestión han coexistido en la clase 2a internacional en nuestro país durante un tiempo aproximado de 8 años, sin que se haya presentado confusión en los consumidores y que en el presente caso el aspecto gráfico de la marca con la cual se compara la solicitada, evoca un concepto o idea diferente al de la marca cuyo registro se pretende, lo que hace que la misma se deba registrar. Se apoya al efecto en criterios jurisprudenciales adoptados por el Tribunal Andino de Justicia, que, a su juicio, la Administración desconoció, porque analizó en forma parcial la marca DAREX con la marca CAREX (ETIQUETA) afirmando que las mismas solo se diferenciaban en la letra inicial D y C respectivamente, no dando relevancia al aspecto gráfico, esencial y preponderante de la marca CAREX

(ETIQUETA).

Considera que al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea, no se presenta grado alguno de confundibilidad; que aún comparándolas de manera simultánea, no son confundibles.

Señala que no es razonable que el consumidor confunda las dos marcas en cuestión y menos si se tiene en cuenta que la marca DAREX y CAREX (ETIQUETA) en el pasado ya habían coexistido; además de que los productos de la marca solicitada difieren sustancialmente de los de la marca registrada. Aduce que tampoco se tuvo en cuenta el criterio según el cual para fijar la confundibilidad deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 3º: En su opinión, se incurrió en falsa motivación porque a pesar de que la marca CAREX es mixta, el elemento denominativo no es el preponderante, sino que lo es el figurativo que consiste en un círculo de colores. Considera que el elemento gráfico de la marca CAREX (ETIQUETA) es más distintivo que la expresión nominativa que resulta de difícil aprehensión y no trasmite ninguna significación. Igualmente, sostiene que hay falsa motivación cuando la Administración afirma que los productos de las marcas tienen la misma finalidad y los mismos canales de comercialización y distribución, vendiéndose en los mismos establecimientos dirigidos al mismo consumidor, porque en su opinión, como se demuestra en la demanda, los productos no son iguales y en lo que toca con la comercialización de los productos DAREX, ésta es más especializada y excluyente. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- II.1.1.-La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado,

contestó la demanda, aduciendo que los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento legal al ser dictados por la autoridad competente, haciendo uso de facultades que legalmente le fueron otorgadas. Que la marca DAREX para la clase 2a es irregistrable, pues se concluye que es semejante con la marca CAREX (ETIQUETA), existiendo confundibilidad entre ellas en los aspectos ortográficos y fonéticos y, de coexistir en el mercado, conllevarían a error en el público consumidor, quien creería que el producto tendría el mismo origen. Señala que no tiene lugar la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, porque la marca DAREX no es suficientemente distintiva. II.1.2.- La Sociedad NABONASAR MARTINEZ y CÍA S.EN C., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente de los autos admisorio de la demanda y de reforma de la misma, no obstante lo cual no se apersonó en el proceso.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La demandante considera que los actos acusados quebrantan las siguientes normas de la Decisión 344, dela Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o

comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A juicio de la demandante, la Administración vulneró las normas comunitarias transcritas, al estimar que los signos “DAREX”, solicitado para registro de productos amparados en la clase 2ª, era similar y por ende confundible con la marca “CAREX” previamente registrada por un tercero, para amparar productos de la misma clase. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm.42 IP-2004, rendida en este proceso, precisó que, en primer término, al juez nacional le corresponde establecer la clase de marcas en conflicto; que si el cotejo se va a llevar a cabo con una marca mixta, debe tenerse en cuenta qué elemento es el característico o determinante, pues, en principio, el denominativo es más relevante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, aunque en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, atendiendo su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos (folio 773). El signo solicitado para registro, es denominativo y conforme consta a folio 677 del expediente, se expresa así:

El signo previamente registrado, según consta a folio 51, es mixto, pues está compuesto de una parte denominativa y otra gráfica con reivindicación de colores, morado, rojo, verde y amarillo. Para facilitar el análisis de la Sala se traslada en fotocopia a la providencia el folio 51 del expediente. Al analizar las marcas en conflicto estima la Sala que en la registrada, si bien es cierto que el elemento denominativo es sobresaliente, también lo es el elemento gráfico, dada la diversidad de colores (morado, rojo, verde y amarillo), la forma como están dispuestos, enmarcados en un círculo delimitado por los diferentes tonos y a su vez por un cuadrado con figuras de arabescos. De tal manera que al cotejar las marcas en cuestión, pese a que el elemento denominativo de una y otra presenta semejanza, pues tienen letras comunes, en el mismo orden; y la longitud de las palabras y las terminaciones son iguales, no advierte la Sala la similitud que induzca a confusión al público consumidor, porque, se repite, el elemento gráfico de la marca registrada, que también es predominante, hace suficientemente distintivo al signo solicitado para registro. De otra parte, según se lee a folio 12 del cuaderno núm. 1, los productos que se pretenden amparar con la marca DAREX están delimitados a “Pinturas y emulsiones revestidoras” y los de la marca “CAREX” son los colorantes y anilinas de origen natural o sintético para el teñido de toda clase de telas y fibras naturales o artificiales y tintes para su utilización en las artes gráficas (folio 50, ibídem). En consecuencia,

los canales de comercialización difieren, lo que impide el riesgo de confusión en el público consumidor. Así pues, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe con el trámite de la solicitud de la actora.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LA GACETA DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO