CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-1999-06004-01-2005

ACUERDO DE COEXISTENCIA - No impide el examen de registrabilidad / PROTECCION DEL CONSUMIDOR - Objeto y fin de la legislación marcaria / DESISTIMIENTO DE OBSERVACIONES - No impide examen de registrabilidad Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre la actora y COLOMBINA S.A. hacen al signo BON O BON registrable per se en la Clase 30 Internacional. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones apenas expresan la percepción de quienes lo suscriben sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen que la marca sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y, en tal virtud, en todos los casos el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras confrontarlo con otras marcas registradas, y que con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De allí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulta irrelevante que sus destinatarios consientan o no en sus dictados. PREFIJO COMUN - Su utilización no hace registrable un signo per se: prefijo BON y marcas registradas Aun cuando en el proceso quedó demostrado que en la Clase 30 Internacional coexisten marcas formadas con el prefijo BON, ello no prueba que el signo

solicitado sea per se registrable. La existencia de los registros de las marcas citadas por la actora prueba que la expresión BON es de común utilización en la formación de marcas destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. De ello no se sigue que «BON O BON» sea registrable, dada la existencia de los registros previos de la marca «BON BON BUM», a favor de COLOMBINA S.A. en la misma Clase. Contrariamente a lo afirmado por la actora, la coexistencia de los referidos registros no constituye argumento a favor del registro del signo «BON O BON» (denominativo) pues a diferencia de cuanto ocurre en el caso presente, las marcas que la actora cita en apoyo de su pretensión tienen fuerza distintiva propia y se diferencian suficientemente de la marca «BON BON BUM», según se advierte de su comparación: BONDI A,

BONUS, BONKISS, BONAFIDE, BON YURT, BON BRIL, BON ILE,

BONFREEZE, BON AIR, BONA VENA, BON MARCHE, BONFRUIT, BONZIT0A,

BONPROLE, BONANZA, BONAREPA, BONAPPETIT, BONBINI.

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos BON O BOM y BON BON BUN: auditiva, gráfica y fonética Las expresiones en colisión, «BON O BON» y «BON BON BUM» presentan similitud auditiva, gráfica y fonética, pues en ambas la primera sílaba corresponde al prefijo BON y su conjunto se forma mediante la repetición consecutiva de la expresión BON. Por lo mismo, la letra O intermedia entre la secuencia BON BON

carece de capacidad para diferenciar la marca solicitada respecto de la registrada. La circunstancia que el signo solicitado se forme con los mismos elementos alfabéticos BON BON presentes en la marca registrada, determina que, desde el punto de vista gráfico, en su impresión conjunta y global prevalezcan sus semejanzas, de suerte que el consumidor medio puede desprevenidamente asociarlas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta la evidente conexión competitiva existente entre los fabricantes de alimentos. La circunstancia de que «BON BON BUM» sea la marca con que COLOMBINA S.A. distingue actualmente en el mercado una chupeta redonda rellena de chicle bomba y que con «BON O BON» la actora pretenda distinguir chocolates, alfajores y obleas no despeja el riesgo de confusión, pues el consumidor bien podría asumir que COLOMBINA S.A. ha ampliado su línea a estos últimos productos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-1999-06004-01

Actor: ARCOR S.A.I.C.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por ARCOR S.A.I.C. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada una observación y

negó el registro del signo «BON O BON» (denominativo) como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional1.

I. LA DEMANDA ARCOR S.A.I.C., domiciliada en Buenos Aires, Argentina, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo presentó la siguiente demanda:

1. Pretensiones 1 Los productos de la Clase 30 son: « Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.»  Que es nula la Resolución 7135 de 19 de marzo de 1996, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió una oposición y negó el registro como marca del signo «BON O BON» (denominativo), para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.  Que es nula la Resolución 002355 de 31 de enero de 1997 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada.  Que es nula la Resolución 16657 de 25 de agosto de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación,

confirmando asimismo la resolución impugnada..  Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «BON O BON» (denominativa), a favor de ARCOR S.A.I.C. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos  El 11 de agosto de 1993, ARCOR S.A.I.C. solicitó el registro de la marca «BON O BON» (denominativa) para distinguir los productos de la Clase 30

Internacional, solicitud radicada bajo el expediente 93.401.620 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 392 de 10 de diciembre de 1993.  Mediante Resolución 7135 de 19 de marzo de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «BON O BON» (denominativa) solicitada por ARCOR S.A.I.C., por considerarla semejante ortográfica y fonéticamente a la marca «BON BON BUM» (mixta), registrada a favor de COLOMBINA S.A., para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, y que su coexistencia podría inducir al público a error.  Mediante Resolución 002355 de 31 de enero de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 7135 de 19 de marzo de 1996, confirmándola en todas sus partes.

 Mediante Resolución 16657 de 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 7135 de 19 de marzo de 1996.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del

Acuerdo de Cartagena. Señala que la marca solicitada a registro está compuesta por dos elementos denominativos separados por una letra O mayúscula que le imprime distintividad; y que su composición morfológica difiere de la marca «BON BON BUM» (mixta) que está conformada por tres sílabas y tiene un elemento gráfico característico, ampliamente conocida por el público, razón por la cual difícilmente sería inducido a error. Si bien los signos coinciden gráfica y ortográficamente en el radical BON, a este se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión tenga fuerza distintiva. La marca solicitada constituye una unidad fonética novedosa y distintiva con respecto a los demás elementos que forman el signo «BON BON BUM» (mixto) individualmente considerados. Entre una y otra expresión no existe relación alguna, dado que están conformadas por elementos de fantasía, carentes de significado propio, y por tanto, el público consumidor no las asociará mentalmente. Según jurisprudencia del Tribunal Andino, el funcionario competente debe confrontar, comparar o cotejar una marca con la otra. En el presente caso, la Administración no estudió de manera coherente las dos marcas para llegar al convencimiento de que «BON O BON» (denominativa) y «BON BON BUM»

(mixta) son perfectamente diferenciables y susceptibles de coexistir en el mercado sin generar confusión. Según las reglas establecidas por el Tribunal, el consumidor obra instintivamente al momento de elegir los productos que desea comprar y si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquella que le interesa, puede confundirlas. Aquí es claro que «BON O BON», solicitada, se presenta al público en forma escrita, aislada de cualquier elemento gráfico o figurativo, mientras que «BON BON BUM» se presenta de manera mixta. Por lo tanto, no puede evidenciarse y menos presumirse la existencia de semejanza entre ellas. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, es decir que las marcas no deben diseccionarse para hallar semejanzas que en el conjunto no existen, pues al consumidor se le presentan como un todo, con sus elementos nominativos y gráficos. Examinados los signos «BON O BON» (denominativo) y «BON BON BUM» (mixto) sucesivamente, no se advierte la más mínima confusión, aparte de que la marca registrada es ampliamente conocida en el mercado colombiano y de fácil recordación, por distinguir una chupeta de diversos sabores. Igualmente debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto. En este caso, el producto del signo a registrar es de consumo masivo por ser de bajo precio. El consumidor medio no puede confundir una chupeta marca «BON BON BUM» con los productos que identifican la marca «BON O BON». La similitud que se pretende encontrar entre las marcas en conflicto es aparente y no real frente a un

consumidor y dentro del mercado. La Administración ha otorgado registros para marcas que comparten la expresión «BON» acompañada de otros elementos. Ello demuestra que signos que compartan una misma raíz pueden coexistir, siempre y cuando sean diferenciables y presenten características que impidan su confusión. «BON O BON» (denominativa) y «BON BON BUM» (mixta) no son confundibles ya que fonética ni gráficamente no son similares y no guardan un mismo significado conceptual, por tratarse de expresiones de fantasía.

II. CONTESTACIÓN 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio señala que con la expedición de las Resoluciones 7135 de 19 de marzo de 1996, 002355 de 31 de enero de 1997 y 16657 de 25 de agosto de 1999, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos para la Propiedad Industrial y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se incurrió en violación de las normas comunitarias.

Efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo «BON O BON» (solicitado) frente a la marca «BON BON BUM» (registrada), se concluye que son semejantes en el aspecto ortográfico y fonético, por lo que de coexistir en el mercado se induciría a error al público consumidor. Si se aprecian las marcas «BON O BON» (denominativa) y «BON BOM BUM» (mixta) en la totalidad de los elementos que las integran, se advierte que las semejanzas existentes en los conjuntos poseen mayor significación o peso

comparativo que las diferencias, pues su escritura y pronunciación son similares. Los actos administrativos acusados se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas, pues conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena «BON O BON» no es registrable, dada la existencia de los registros de la marca «BON BON BUM» en la misma Clase 30 Internacional. 2.2. El apoderado de COLOMBINA S.A., tercera interesada, sostiene que existe riesgo de confusión pues ante las semejanzas existentes entre los signos «BON O BON» (denominativo) y «BON BON BUM» (mixto), el consumidor podría llegar a pensar erróneamente que ambas provienen del mismo grupo empresarial y que gozan de las mismas cualidades y características. Al observar desprevenidamente las marcas en referencia, se advierte que generan el mismo impacto visual y auditivo dentro del consumidor promedio, pues las vocales están dispuestas de manera casi idéntica, produciendo un efecto de recordación casi idéntico, y sin que la letra O que se encuentra entre las dos expresiones «BON» aporte distintividad al signo solicitado. Ambas marcas están compuestas por tres sílabas, con la primera sílaba idéntica. Ambas marcas contienen repetidamente la expresión «BON», pues en la marca «BON O BON» la letra O que aparece entre las dos expresiones «BON» no le otorga distintividad alguna, y menos cuando la sílaba acentuada es la primera, que es idéntica en ambos casos (BON). El conjunto de todas las coincidencias ortográficas hace que «BON O BON» y

«BON BON BUM» sean confundibles para el consumidor medio de los productos de la Clase 30 Internacional amparados con ambas, y que se ofrecen a través de los mismos canales y establecimientos. Frente a la similitud fonética, considera que el consumidor de tales productos es, en esencia, un consumidor desprevenido, que no atenderá más que a la idea general o al conjunto marcario, pues una persona que en una tienda o supermercado encuentra dos productos contramarcados «BON O BON» y «BON BON BUM», no tendrá elementos suficientes para diferenciar la naturaleza, origen y fabricación de cada uno de los productos, y generará una asociación inmediata entre ellos. Siendo confundibles los signos «BON O BON» (denominativo) y «BON BON BUM» (mixto), no puede sostenerse que el solicitado a registro como marca para identificar los productos de la Clase 30 internacional cumpla con los requisitos de distintividad establecidos en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Posteriormente, COLOMBINA S.A. desistió de su intervención como tercera interesada, y puso de presente que mediante Acuerdo de Coexistencia celebrado con ARCOR S.A.I.C, las partes decidieron resolver todas sus diferencias y precaver eventuales litigios, conforme a las siguientes Cláusulas: «Primera.- COLOMBINA S.A. se compromete a limitar las solicitudes de registro de sus marcas mencionadas para amparar únicamente caramelos, chupetas, incluso chupetas rellenas de chicle. Segunda.- Como contraprestación de la limitación de productos mencionada, ARCOR S.A.I.C. se compromete a desistir de las observaciones formuladas

contra las solicitudes de registro de las marcas de COLOMBINA S.A. Tercera.- ARCOR S.A.I.C. se compromete a limitar las solicitudes de registro de sus marcas para amparar únicamente chocolates, alfajores y obleas. Cuarta.- Como contraprestación de la limitación de productos mencionada, COLOMBINA S.A se compromete a desistir de las observaciones formuladas contra las solicitudes de registro de las marcas de

ARCOR S.A.I.C.

Quinta.- COLOMBINA S.A. se compromete a no objetar el uso ni a formular observaciones contra futuras solicitudes de registro de la marca BON O BON de ARCOR S.A.I.C. en cualquier país, que amparen únicamente chocolates, alfajores y obleas. Esta obligación tendrá especial validez en la República de Colombia. Sexta.- ARCOR S.A.I.C. se compromete a no objetar el uso ni a formular observaciones contra las futuras solicitudes de registro de la marca «BON BON BUM» de COLOMBINA S.A. en cualquier país, que amparen únicamente caramelos, chupetas, incluso chupetas rellenas con chicle. Esta obligación tendrá especial validez en la República de Argentina.»

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La apoderada de ARCOR S.A.I.C. insistió en los argumentos de la demanda y reiteró que las marcas en conflicto no presentan similitud gráfica, fonética O literal.

Reitera que los múltiples registros de marcas formadas con el prefijo «BON» evidencian que este es de común utilización en la formación de marcas que distinguen productos de la Clase 30 Internacional lo que descarta que en este

caso la confundibilidad pueda derivar de dicho elemento. Pese a que a los signos solicitados les es común la expresión «BON», difieren en su significado pues la expresión «BON O BON» se entiende como bueno o bueno, es decir, se trata de un producto comestible realmente bueno; mientras que la expresión «BON BON BUM» advierte la existencia de una bomba que explota, ya que los productos amparados con esta marca son específicamente chupetas redondas rellenas de chicle de bomba. La marca «BON BON BUM» (mixta) ha sido constantemente usada para distinguir una chupeta redonda rellena de chicle bomba, y ha llegado a ser perfectamente conocida por los consumidores. De otro lado, la marca «BON O BON» (denominativa) es una marca de origen argentino que se ha comercializado en diversos países para distinguir chocolates, alfajores y obleas, productos específicos de la Clase 30. Los titulares de marcas son los más interesados en que no se presente confusión de sus signos en el mercado. Son ellos quienes en últimas definen si existe riesgo de confusión, por ser los directamente afectados con la coexistencia de registros confundibles. Si se demuestra que los asociados titulares de los signos enfrentados han suscrito un Acuerdo de coexistencia pacífica, mal puede la Administración negar el registro de la marca solicitada cuando sus titulares han probado que los hechos reales del mercado prueban que no existe riesgo de confusión. Aunque es cierto que los Acuerdos de Coexistencia no pueden vulnerar los derechos de los consumidores, el suscrito entre ARCOR S.A.I.C. y COLOMBINA S.A. no hace otra cosa que evidenciar que después de una coexistencia de las

marcas en el mercado de diferentes países, estas no presentan riesgo de confusión, pudiendo coexistir pacíficamente. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos de su contestación. 3.3. COLOMBINA S.A. no alegó de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según la Resolución 7135 de 19 de marzo de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por COLOMBINA S.A con fundamento en su marca «BON BON BUM», registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional y negó el registro del signo «BON O BON» (denominativo) en la misma Clase, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

Los productos de la Clase 30 Internacional son: « Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.» Visto el concepto de la violación, debe la Sala comenzar por valorar los efectos del desistimiento de la intervención de COLOMBINA S.A. como tercera interesada y los efectos del Acuerdo de Coexistencia suscrito con dicha firma por la actora; como también examinar la marca solicitada frente a las otras marcas registradas en la Clase 30 Internacional que emplean el prefijo BON, para determinar si, como se alega, estos hechos prueban la registrabilidad del signo BON O BON.  El alcance de los Acuerdos de Coexistencia Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre la actora y COLOMBINA S.A. hacen al signo BON O BON registrable per se en la Clase 30 Internacional. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones apenas expresan la percepción de quienes lo suscriben sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen que la marca sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y, en tal virtud, en todos los casos el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras

confrontarlo con otras marcas registradas, y que con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De allí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulta irrelevante que sus destinatarios consientan o no en sus dictados. De allí también los términos categóricos del artículo 96 de la Decisión 344, cuyo alcance ha sido precisado por el Tribunal Andino2 en jurisprudencia rendida en proceso anterior, con fundamentos fácticos análogos a los del caso presente: «La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a mas de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo solo se ha de practicar cuando no existan «observaciones», ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto

cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no solo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones o hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.» 2 Expediente 6013. Actora: NOVARTIS AG.  La existencia de otras marcas registradas en la Clase 30 Internacional que se forman con la expresión BON. Aun cuando en el proceso quedó demostrado que en la Clase 30 Internacional coexisten marcas formadas con el prefijo BON, ello no prueba que el signo solicitado sea per se registrable. La existencia de los registros de las marcas citadas por la actora prueba que la expresión BON es de común utilización en la formación de marcas destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. De ello no se sigue que «BON O BON» sea registrable, dada la existencia de los registros previos de la marca «BON BON BUM», a favor de COLOMBINA S.A. en la misma Clase. Contrariamente a lo afirmado por la actora, la coexistencia de los referidos registros no constituye argumento a favor del registro del signo «BON O BON» (denominativo) pues a diferencia de cuanto ocurre en el caso presente, las marcas que la actora cita en apoyo de su pretensión tienen fuerza distintiva propia y se diferencian suficientemente de la marca «BON BON BUM», según se advierte de su comparación:

B O N D I A

B O N U S

B O N K I S S

B O N A F I D E

B O N Y U R T

B O N B R I L

B O N I L E

B O N F R E E Z E

B O N A I R

B O N A V E N A

B O N M A R C H E

B O N F R U I T

B O N Z I T A

B O N P R O L E

B O N A N Z A

B O N A R E P A

B O N A P P E T I T B O N B I N I  El examen de confundibilidad A los efectos del cotejo por realizar, debe precisarse que la expresión «BON BON BUM» está registrada como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Además, en las marcas mixtas registradas, el elemento nominativo «BON BON BUM» prevalece sobre el gráfico, ya que es con dicha palabra como el consumidor solicita el producto en el mercado. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, los signos en conflicto se presentan así: B O N O B O N (signo solicitado) B O N B O N B U M (marca registrada) Esclarecido lo anterior, procede la Sala a examinar si a la luz del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el signo denominativo «BON O BON» es o no confundiblemente semejante con la marca «BON BON BUM», para distinguir los productos comprendidos en la misma Clase 30 Internacional. La citada norma preceptúa: «No podrán registrase como marcas los signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.» En la Interpretación Prejudicial (18-IP-2003 ) rendida en este proceso, el Tribunal Andino señaló a este respecto: «… La función principal de la marca es la de identificar los servicios o productos de un fabricante o un comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenecen al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro respectivamente». En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión: «… que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza

entre aquellos y también semejanza entre éstos». (PROCESO No. 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. En cambio, en el caso de la confusión indirecta el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda a aquel signo con esta marca. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, ortográfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle

provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto del punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que