CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2000-06102-01-2015

NOTORIEDAD DE LA MARCA –Debe probarse / MARCA MERCEDES BENZ – Las pruebas allegadas no demuestran su notoriedad La notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. (…). Los documentos allegados por la actora no demuestran la existencia, ni, menos aún, la notoriedad de la marca figurativa: automóvil, que a juicio de aquella, describe la de un automóvil MERCEDES-BENZ, modelo tradicional. En primer lugar, se observa que la mayoría de las pruebas se encuentran sin fecha, es decir que no demuestran que, al momento de la solicitud de registro del signo cuestionado, esto es, el 16 de septiembre de 1988, la figura del automóvil “MERCEDES-BENZ” fuera notoriamente conocida, teniendo en cuenta que “la notoriedad debe ser probada al momento de la solicitud de registro”, de acuerdo con lo expuesto antecedentemente. Tampoco cuentan, algunas, con traducción oficial, ni se encuentran autenticadas. Requisitos estos que deben ser cumplidos, conforme lo establecen los artículos 259 y 260 del C. de P.C. Aunado a ello, la Sala estima que estas pruebas no dan cuenta, por ejemplo, sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto de la citada figura del signo “MERCEDES-BENZ”, ni de un amplio despliegue publicitario que hubiera hecho que dicha figura fuera conocida en un alto porcentaje de la población en general, factores estos, entre otros, que pueden ser determinantes para probar la notoriedad de la marca, conforme a los

criterios antes expuestos, arriba transcritos.

NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 2001-00299-01, MP. Marco Antonio Velilla Moreno. Sobre pruebas que acreditan la notoriedad de la marca, ver sentencia de 22 de mayo de 2014, Rad. 2008-00053-00, MP. María Elizabeth García González MARCA MARINER 100 – Registrable al no tener similitud ni conexión competitiva con la marca MERCEDES BENZ Es indudable que entre las denominaciones “MARINER 100” y “MERCEDESBENZ” de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. (…). En el presente caso, la marca cuestionada “MARINER 100 +GRÁFICA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” Y el signo “MERCEDES-BENZ” de la actora ampara los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.” Del estudio

de los señalados criterios, advierte la Sala que entre las Clase 3ª de la marca cuestionada y la Clase 12 del signo de la actora no existe conexión competitiva, en razón de que ésta última clase comprende productos diferentes a aquélla, conforme lo enunciado precedentemente, además de que no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Lo que denota que estas marcas en disputa pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENAARTICULO 56 / DECISION 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 58 – LITERAL F / DECISION 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 58

LITERAL G / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 259 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 260

NOTA DE RELATORIA: Conexión competitiva, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, Rad. 2006-00373-00, MP. María

Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06102-01

Actor: DAIMLER CHRYSLER AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DAIMLER CHRYSLER AG., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda y reforma de la misma ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 11686 de 30 de junio de 1995, “Por la cual se decide una oposición y se concede un registro”, y 12702 de 17 de mayo de 1996, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18141 de 31 de agosto de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 16 de septiembre de 1988, el señor MIGUEL ARCÁNGEL BUITRAGO, por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca “MARINER 100+ GRÁFICA” en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 355 de 19 de octubre de 1990.

3º: Dentro del término legal, la sociedad actora MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT (hoy DAIMLER CHRYSLER AG.) presentó observaciones contra la anterior solicitud, por considerar que la marca “MARINER 100+ GRÁFICA” incorpora su marca sin autorización, al emplear una foto de un automóvil MERCEDES-BENZ, como medio publicitario para lanzar su producto, y, por lo tanto, es susceptible de crear confusión, e inducir al público a error. 4º: Mediante la Resolución núm. 11689 de 30 de junio de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “MARINER 100+ GRÁFICA”, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el señor MIGUEL ARCÁNGEL BUITRAGO y declaró infundada la oposición. 5°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 6º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 12702 de 17 de mayo de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 18141 de 31 de agosto de 1999, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Señaló que se violaron los artículos 81, 82, literales a), y h) y 83, literales a) y e)

de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que el alcance de dichas disposiciones fue fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso núm. 1-IP-87. Anotó que la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” no es novedosa, ni suficientemente distintiva, toda vez que su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDESBENZ, que se identifica claramente como uno de aquellos de la marca “MERCEDES-BENZ”, notoriamente conocida y de propiedad de

MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT (hoy DAIMLER CHRYSLER AG.).

Expresó que es correcto afirmar que la imagen del automóvil incorporada a la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, corresponde a la de un automóvil MERCEDES BENZ modelo tradicional, el cual es uno de los modelos líderes y de mayor comercialización en el mundo, que además renovó la imagen e inspiró el diseño de los nuevos modelos de los conocidos y famosos automóviles que actualmente comercializa DAIMLER CHRYSLER AG. Adujo que la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, otorgada mediante las Resoluciones acusadas, no tiene la virtud de distinguir los productos fabricados por el señor MIGUEL ARCÁNGEL BUITRAGO, a los producidos por DAIMLER

CHRYSLER AG.

Por tal razón, consideró que la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” es confundiblemente similar y susceptible de inducir al público en error acerca de la procedencia empresarial de los productos notoriamente conocidos, fabricados y

distribuidos por MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT. Indicó que un champú para automóviles que incorpore la gráfica de un MERCEDESBENZ hará que el consumidor lo asocie inmediatamente con la marca “MERCEDES-BENZ” y lo hará creer que se trata de un producto especializado para vehículos MERCEDESBENZ, por ella fabricado. Advirtió que la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” no cumple una función individualizadora y diferenciadora con respecto a los productos fabricados y comercializados por DAIMLER CHRYSLER AG., no sólo por incluir una gráfica, sino por generar error y confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los productos que identifica. Señaló que la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” al tener en su parte gráfica una copia de un vehículo MERCEDES –BENZ, modelo tradicional, constituye un hecho que debe ser valorado como un indicio de competencia desleal por parte del señor

MIGUEL ARCÁNGEL BUITRAGO.

Consideró que se violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que la utilización de la imagen para el vehículo MERCEDES-BENZ, modelo tradicional, dentro de la parte gráfica de la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, demandada, tiene vocación de engaño a los medios comerciales y al público consumidor sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades y la aptitud para el empleo de los productos que distingue la marca “MARINER 100 +

GRÁFICA”.

Expresó que las Resoluciones acusadas también violaron el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al señalar que si bien es cierto que el titular de la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” se abstuvo habilidosamente de colocar la marca “MERCEDES-BENZ”, no es menos cierto que dicha imagen es la de un automóvil MERCEDES BENZ. Explicó que con ello quiere demostrar que para el público consumidor es irrelevante que en la imagen del vehículo aparezca de forma expresa y en su forma nominativa la marca “MERCEDESBENZ”, pues la imagen del vehículo es suficiente por sí misma para evocar de forma inmediata dicha marca. Expuso que se violó el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de 1993, porque para la fecha en que fue solicitada para registro la marca “MARINER 100 + GRÁFICA” era un hecho notorio que la marca “MERCEDES-BENZ” y el vehículo MERCEDES-BENZ, modelo tradicional, eran notorias y, por ende, de conocimiento del señor MIGUEL ANCÁNGEL BUITRAGO, quien pretende aprovecharse de la reputación y esfuerzos por ella adquiridos durante más de 100 años, al utilizar la imagen del vehículo marca “MERCEDES-BENZ”, modelo tradicional, como parte integrante de la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, para distinguir champú de automóviles. Finalmente, adujo que la Administración violó la Ley por falsa motivación, ya que la marca “MERCEDES–BENZ” directamente asociada con los vehículos MERCEDES BENZ, es notoria, que escapa a la regla de la especialidad de la

marca y que, por lo tanto, cualquier otro signo igual o similar, es irregistrable con independencia de la clase en que se solicite.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en normas legales vigentes en materia marcaria. Consideró que efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “MARINER 100 + GRÁFICA”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y la figura de un automóvil para la Clase 12 de la citada Clasificación, registrada en favor de la parte demandante, se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. Expresó que, en consecuencia, la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, solicitada por la actora, para productos de la Clase 3ª es registrable y cumple con todos los

requisitos establecidos en la norma comunitaria, razón por la cual se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad. II.1.2.- La curadora ad litem del señor MIGUEL ARCANGEL BUITRAGO, tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda, solicitó que se denieguen las pretensiones de la misma, y se declare probada la excepción de inexistencia de causal de nulidad, toda vez que no se configuró la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las marcas en conflicto poseen elementos distintivos, que permiten su coexistencia en el mercado.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se declare la nulidad de las Resoluciones acusadas, arguyendo, en esencia, que no puede desconocerse la presencia de que durante años han tenido y tienen los vehículos fabricados por la actora en el mercado internacional y colombiano. Consideró que la inclusión del vehículo similar a los fabricados por la sociedad demandante puede resultar en el aprovechamiento indebido de la reputación de la citada sociedad y en el engaño al público y medios comerciales, pues conforme lo señaló la actora “… estos creerán fácilmente que se trata de otro de los productos de MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, y de un producto de la misma

calidad y con las mismas características que han distinguido siempre los productos de esa compañía…”, lo cual desvirtúa la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, al ser violatorios de los artículos 82, literales h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del “MARINER 100” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 16 de septiembre de 1988,

en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que el proceso contencioso se inició en vigencia de la Decisión 344 y es, en consecuencia, la aplicable, en la parte procesal.

2. Conforme al artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial; se debe considerar, además, que el signo no debe estar incurso en ninguna de las 1 Proceso 192-IP-2013. causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la citada Decisión.

3. Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

4. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

5. Los signos figurativos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. Se dividen en puramente gráficos

y figurativos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar signos figurativos y mixtos, el cotejo requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. En la comparación de signos mixtos y figurativos, si la denominación del signo mixto causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con uno figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

6. Los signos pueden estar conformados por elementos gráficos de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro del signo, caso que el conjunto del mismo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

En el caso de signos conformados por elementos gráficos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que son marcariamente débiles. El Tribunal advierte, no obstante, que “los elementos gráficos de uso común o necesarios deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo el gráfico de una pera puede no ser necesario para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

7. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Lo anterior no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola,

o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega y en relación con el momento de la solicitud de registro. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. De no llegarse a probar la notoriedad alegada, el juez consultante ha de mirar si se trata de un caso de conexión competitiva.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

9. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, también se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Aunque no esté consagrada la causal de mala fe en el marco de la

Decisión 85, procede declarar la nulidad de un registro marcario cuando éste se ha obtenido con mala fe...” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Respecto de la excepción de inexistencia de causal de nulidad, propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curador ad litem, cabe señalar que su fundamento está relacionado directamente con el fondo del asunto, lo que descarta que se trate de una excepción propiamente dicha y hace que su estudio deba acometerse junto con éste. Frente al fondo del asunto, cabe tener en cuenta lo siguiente: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución núm. 11686 de 30 de junio de 1995, concedió el registro de la marca “MARINER 100 + GRÁFICA”, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no es confundible con la marca “MERCEDES-BENZ” de la actora, que ampara productos para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, según certificado núm. 37996, dado que la actora es propietaria de dicha marca, pero no de la “figura de un automóvil”. Además, señaló que entre las expresiones en estudio no existe similitud fonética, gráfica, ni conceptual, que conlleve a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor, si coexisten en el mercado, dado que el producto que ampara la marca solicitada es de la Clase 3ª de la citada Clasificación y no un automóvil, como

tal. Por su parte, la actora alegó que la marca solicitada para registro no es novedosa, ni suficientemente distintiva, pues su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDES-BENZ, que se identifica claramente con uno de aquellos de la marca “MERCEDESBENZ”, notoriamente conocida y de su propiedad. Indicó que la marca solicitada, que pretende distinguir champú para automóviles y que incorpora la gráfica de un MERCEDES-BENZ, puede generar error, confusión y engaño en el público consumidor, así como a los medios comerciales, respecto al origen empresarial del producto que identifica, ya que aquellos pueden asociarlo con la marca “MERCEDES-BENZ” y creer que se trata de un producto especializado para vehículos MERCEDES-BENZ, por ella fabricado. Adujo que el signo solicitado resulta similarmente confundible con la marca “MERCEDES-BENZ”, desde el punto de vista ideológico, pues evoca en la mente del consumidor la marca de la actora, previamente registrada en Colombia también en las Clases 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 26, 34, 37, 39, y es notoriamente conocida a nivel internacional, dado que se encuentra registrada en 132 países. Señaló, igualmente, que es un hecho notorio que tanto la marca “MERCEDESBENZ”, como los productos que ella identifica, son notoriamente conocidos en Colombia y en el resto del mundo. Aunado a lo anterior, advirtió que la Administración incurrió en violación de la ley y falsa motivación, pues la marca de la actora es notoria, que escapa a la regla de

especialidad de la marca, razón por la cual cualquier otro signo igual o similar es irregistrable, independientemente de la Clase en que se solicite. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “MARINER 100 + GRÁFICA” (mixto) fue presentada el 16 de septiembre de 1988, en vigencia de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde interpretar de oficio los artículos 56 y 58, literales f) y g) de dicha Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (porque la demanda fue presentada en vigencia de la citada Decisión 344). Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 85. “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”; (...) Decisión 344. “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad

a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Como quiera que el texto de las disposiciones de la Decisión 85 coincide con el de las de la Decisión 344, que se invocaron como transgredidas, la Sala tendrá en cuenta el alcance fijado en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Corresponde a la Sala determinar si procedía el registro de la marca “MARINER 100+ GRÁFICA” para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, como quiera que la actora considera que su parte gráfica incorpora la imagen de un automóvil MERCEDES-BENZ, que se identifica claramente con uno de aquellos de la marca “MERCEDESBENZ”, que es notoriamente conocida y de su propiedad. La marca cuestionada del tercero interesado en las resultas del proceso se presenta, a continuación, así: Y la figura del automóvil MERCEDES-BENZ de la actora, conforme consta a folio 328 del cuaderno núm. 1, se representa así: Observa la Sala que, la referida figura o gráfica del automóvil no se encuentra registrada en Colombia, como marca de la actora, de acuerdo con lo consultado en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (htpp://serviciospub.sic.gov.co.). Ahora, debe analizarse si la figura del vehículo de la actora identifica una marca notoriamente conocida, conforme ello lo indica, dado que este tipo de marcas goza de una protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y

especialidad, y así no cuente con un registro nacional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias que estudió, se refirió al concepto de notoriedad y su protección. Sobre el particular, dijo: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.” (…) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85. En este sentido, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal g) del mismo artículo, en cambio protege además a la