CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2000-06370-01-2005

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Puede interponerse en cualquier tiempo; es acción contencioso objetiva / ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO MARCARIO - Sujeta a vía gubernativa y a caducidad La Sala advierte que si bien en la demanda se invoca la acción de nulidad contenida en el artículo 84 del C.C.A., la presente acción en realidad corresponde a la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disposición comunitaria vigente para la fecha de expedición del acto acusado, dado que la demanda de nulidad está dirigida contra un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción especialmente establecida en la normativa comunitaria es la de dicho artículo, la cual se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, la actora es un tercero que tiene tal interés. De lo anterior se sigue que se está ante un contencioso objetivo, cuya regulación es de rango comunitario y su finalidad se circunscribe a la solicitud de anulación de un registro marcario, sin que la normativa que la regula autorice pretensiones de carácter subjetivo como las de indemnización de perjuicios que contiene la demanda, de allí que la Sala sólo se ocupará y se pronunciará sobre la pretensión de que se declare la nulidad de la mencionada resolución y la consecuente cancelación del registro marcario, y se inhibirá respecto de las demás pretensiones toda vez que ellas no se encuadran en dicha acción, sino en la acción de nulidad y restablecimiento, cuyos presupuestos de procedibilidad y admisibilidad no se

examinaron toda vez que no es la que incoa la actora. Además, de golpe se observa que de haber sido la acción incoada, hubiera sido rechazada por falta de agotamiento de la vía gubernativa y por su caducidad, toda vez que los recurso de reposición y apelación que interpuso contra la aludida resolución le fueron rechazados mediante Resolución Núm. 08326 de 4 de mayo de 1999, la cual le fue notificada por edicto que se desfijó el 14 de febrero de 2000, decisión que no impugna en esta acción, en tanto que la demanda la presentó el 30 de junio de 2000, esto es, después de vencido el término de 4 meses señalados en el artículo 136 del C.C.A. para que tenga ocurrencia la caducidad de la acción. CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Extinción del derecho al uso exclusivo de la marca / RES NULLIUS - Por caducidad del registro marcario / NOMBRE COMERCIAL - Prueba de su uso / REGIMEN MARCARIO - Es atributivo En su interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta que “La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro”. Citando su propia jurisprudencia agrega que “...El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación

jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.” En relación con el uso, se tiene que el nombre comercial es el único cuyo uso previo a la solicitud de registro como marca y sin necesidad de depósito o de registro es el que genera derecho de preferencia y se puede aducir para oponerse a dicho registro, según el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual no ocurre con el uso previo de un signo como marca, pues el derecho de propiedad de la marca únicamente surge en virtud de su registro como tal, lo que hace que el régimen marcario comunitario sea atributivo. En este caso, la actora no ha acreditado que antes del registro acusado hubiera utilizado el signo TAPA ROJA como nombre comercial, y lo que consta es que su nombre comercial es y ha sido FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA, en tanto que dicho signo lo ha usado como marca de los productos que fabrica: aguardiente y aperitivo, lo cual, según se advierte, no le otorga derecho alguno. NOMBRE COMERCIAL - Prueba de su uso El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Señala que “La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso”. En ese orden, la licencia permanente que la Superintendencia le había concedido a la actora en el año de 1990 para la fabricación del producto “AGUARDIENTE TAPA ROJA” correspondió a un producto distinguido con esa marca - la cual tiene registrada a su nombre en el momento en que presentó la

solicitud de esa licencia - y no a un nombre comercial, de allí que esa circunstancia no tenga la virtud de otorgarle la propiedad de esa marca, la cual se supone previamente registrada, como en efecto lo estaba cuando solicitó la licencia. Por ende, ésta no es título para impedir el registro de ese signo por un tercero; siendo, entonces, irrelevante que la entidad demandada hubiera considerado la aludida licencia en el examen de fondo de la solicitud de registro como marca del signo “TAPA ROJA” que hizo CASTRO RESTREPO, y ello no es suficiente para dar como demostrado que la entidad no efectuó el examen de fondo que prevé el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. MARCA NOTORIA - Requisito del registro para alegarla / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Impide la existencia de marca notoria Del enunciado de esa disposición claramente emerge que la notoriedad se predica de una marca de propiedad de un tercero, es decir, de un signo que ha sido objeto de registro como tal y que ese registro se encuentra vigente, pues la marca la hace o la constituye el registro de un signo que reúne los requisitos para ello, lo cual significa que un supuesto obvio para que se dé el efecto que la norma prevé es que el signo del que se predique la notoriedad esté registrado como marca, es decir, que exista una marca de propiedad de un tercero, y que esa marca sea notoria. Si no hay marca propiamente dicha, por sustracción de materia jurídicamente no hay lugar a predicar notoriedad alguna, pues por definición esa condición se predica de una marca, esto es, de los elementos o

signos que se encuentren registrados a ese título, sea denominativa, mixta o gráfica. En el caso bajo examen se ha precisado que el registro de la marca TAPA ROJA en cabeza de la actora existió hasta el 17 de mayo de 1993, fecha en la cual caducó y por ende desapareció como marca registrada de propiedad de la actora, luego por sustracción de materia al momento en que el señor Carlos Augusto Castro Restrepo solicitó y obtuvo a su nombre el registro de la marca TAPA ROJA para distinguir productos de la clase 33 no era factible que hubiera una marca notoria registrada con esa misma expresión a favor de la demandante, para distinguir la misma clase de productos. Luego, por iguales razones no es viable que en virtud del registro marcario censurado se violara el artículo 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que ni siquiera había derechos de terceros que proteger, ya que era inexistente el registro de una marca con el signo TAPA ROJA para distinguir productos de la clase 33, lo que a su vez excluía toda consideración sobre si era notoria o no. BUENA FE - Definición / MALA FE - Definición / MALA FE EN OBTENCION DE REGISTRO MARCARIO - Fin injusto con ropaje legal / AGUARDIENTEArbitrio rentístico a favor de los departamentos / AGUARDIENTE TAPA ROJA - Mala fe en obtención de registro marcario En lo concerniente a la violación del artículo 113, literal c), ibídem por la obtención del registro con mala fe, conviene traer el texto de esa norma, así: “...”.

Al punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que “(...).La buena fe es conocida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”, y agrega que para el caso del registro marcario ésta se tipifica en la realización de cualquiera de las acciones previstas en la norma citada “o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.” A lo anterior se agrega que esa marca era usada por la Fábrica para distinguir aguardiente y que éste es su producto principal, el cual a su vez sólo puede ser elaborado en Colombia mediante arbitrio rentístico a favor de los Departamentos, constituido por la Ley 14 de 1983 en desarrollo del artículo 31 de la Constitución Política de 1886, hoy artículo 336 de la actual Constitución Política, es decir, que a los particulares no les está permitido producirlo y menos como actividad privada, de suerte que el particular que obtenga su registro como marca para distinguir aguardiente no puede explotarla o comercializarla, es decir, no puede obtener beneficios directamente de la elaboración del bien respectivo, sino de manera indirecta, especialmente mediante “licencia de uso”, que según se dice en la contestación de la demanda fue la forma en que el señor CASTRO ESCOBAR se aprovechó de la marca en

cuestión antes de que en marzo de 1983 fuera registrada en cabeza de la actora. Habiendo sido adquirida dicha marca por la actora y luego caducado su derecho a partir de 18 de mayo de 1993 por no haber sido renovado su registro oportunamente, ciertamente la marca quedó formalmente en una situación de res nullius, y siguiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cualquier persona podía registrarla posteriormente, pero dada la comprobada asociación del producto que ella distingue con el objeto social de la Empresa, quien lo hiciera no podía aspirar a nada distinto que a lucrarse de la actividad de dicha fábrica aprovechando una omisión o descuido de ésta, pues el único beneficio que podría derivar sería el eventual cobro a la Fábrica de Licores del Tolima por el uso de la marca. Y como tal comportamiento fue el que desplegó el señor CARLOS A CASTRO al solicitar el registro a su nombre de la marca TAPA ROJA para distinguir aguardiente, producto de la clase 33 de la clasificación internacional de Niza, a sabiendas de que esa marca era la utilizada por la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA para distinguir el mismo producto, que para el efecto ella contaba con el registro sanitario respectivo, y que a él le está jurídicamente vedado fabricarlo, se concluye que en este caso actuó de mala fe, pues en palabras del Tribunal muestra una “intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”. En consecuencia es claro que el acto administrativo acusado se expidió con violación de dicha norma, esto es, el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, luego el

cargo tiene vocación de prosperar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06370-01

Actor: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA en acción de nulidad contra la

Superintendencia de Industria y Comercio. I.- LA DEMANDA La parte actora, invocando la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., mediante apoderado solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de la Resolución núm. 06687 del 13 de abril de 1998, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa “TAPA ROJA” a favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO para distinguir “bebidas alcohólicas”, productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.- Que, como consecuencia, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “TAPA ROJA” a favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO,

y la condene, junto con el tercero interesado, a pagarle los perjuicios causados, los que estima en cien millones ($100.000.000) de pesos mensuales promedio, desde el 30 de mayo de 2000, momento desde el cual ésta dejó de producir aguardiente TAPA ROJA, hasta cuando efectivamente cesen los efectos de la resolución acusada de nulidad; así como en costas y ordene publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se profiera.

2. Hechos y omisiones de la demanda En resumen, en la demanda se relatan como hechos y omisiones que le sirven de fundamento los siguientes: 2.1. Desde 1965 la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA y/o el “Departamento del Tolima”, en ejercicio del monopolio rentístico de licores, con los registros sanitarios y licencias de fabricación exigidos por la ley, ha comercializado e identificado sus productos “AGUARDIENTE TAPA ROJA” y “APERITIVO TAPA ROJA”, así como sus establecimientos de comercio con el signo distintivo “TAPA ROJA”, de conformidad con las resoluciones expedidas a su favor por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 2.2. El 19 de noviembre de 1969 la entidad demandada concedió el certificado de registro núm. 70.216 de la marca nominativa “TAPA ROJA” al señor Carlos E.

Castro Escobar, por el término de diez (10) años, para distinguir “bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no; alcohol. Tales como vinos, sidras,

cervezas, aguardientes y licores espirituosos, bebidas amargas, ajenjo, soda, aguas minerales, naturales o artificiales, no medicinales; jugos de fruta, aperitivos, bebidas gaseosas”, productos comprendidos en la clase 23 del Decreto 1707 de

1932. El antes mencionado, junto con su hijo Carlos Augusto Castro Restrepo, participó en la consolidación de la fábrica demandante. 2.3. En 1971 Castro Escobar obtuvo el registro fraudulento de la marca con el fin de entorpecer su uso por el Departamento y obtener con ello provecho, motivo por el cual éste, en acción de cancelación del registro, obtuvo de los jueces civiles

del Circuito de Bogotá D.C, entonces competentes para conocer del asunto, sentencia favorable, de 26 de septiembre de 1972, confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 21 de noviembre de 1974. 2.4. El 30 de enero de 1976 el Departamento solicitó el registro de la marca “TAPA ROJA” para “distinguir licores”, y le fue concedido mediante Resolución núm. 00709 de 17 de mayo de 1983 por el término de cinco (5) años, cuya vigencia mantuvo con el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 2.5. La demandada ha conocido de esa actividad y prueba de ello es que el 22 de diciembre de 1999, mediante Resolución núm. 28094 le reconoció la notoriedad de la marca “TAPA ROJA”, por la constante e intensa actividad comercial e

inversión de ingentes cantidades de dinero para el efecto, así como el otorgamiento, mediante la misma resolución, con “carácter de permanente”, de “la Licencia núm. 1880 para la fabricación del producto - AGUARDIENTE TAPA ROJA - ”. 2.6. No obstante, Carlos Augusto Castro Restrepo nuevamente solicitó el registro de la marca “TAPA ROJA” para distinguir productos de la Clase 33 Internacional (bebidas alcohólicas), el cual le fue concedido mediante la Resolución núm. 06687 de 13 de abril de 1998, sin citación previa de la demandante, por el término de diez (10) años, asignándole el certificado de registro 07508, actos que son objeto de la demanda. 2.7. El 12 de enero de 1999, la demandante solicitó la cancelación del citado registro marcario ante la División de Signos Distintivos de la misma entidad, la cual le fue resuelta favorablemente mediante la Resolución núm. 28094 del 22 de diciembre de 1999, con fundamento en la notoriedad de su marca “TAPA ROJA”, pero ésta fue revocada mediante la Resolución núm. 05514 por el Superintendente de Industria y Comercio, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Augusto Castro Restrepo contra la primera resolución mencionada. 2.8. Con ocasión de lo anterior, el señor Castro Restrepo promovió fallidamente una acción judicial a fin de impedirle a la demandante utilizar la tradicional denominación “TAPA ROJA” para “distinguir aguardiente”, sin que, al efecto, hubiese expuesto de manera concreta los perjuicios que quería evitar.

3. Normas violadas y concepto de la violación Las normas que la parte actora señala como violadas son los artículos 81, 82, literales d), h) y l); 83, literales a) y d); 113, literal c), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 1, 29, 95 y 336 de la Constitución Política; 603, 607 y 611 del Código de Comercio, y 14 del Código Contencioso Administrativo, por razones que se resumen así: 3.1. La entidad accionada no realizó el examen de fondo de la solicitud de registro como marca del signo “TAPA ROJA” que hizo CASTRO RESTREPO, como lo prevé el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de lo contrario, se habría percatado de la preexistencia de la licencia permanente que la misma Superintendencia le había concedido a la actora en el año de 1989 para la fabricación del producto “AGUARDIENTE TAPA ROJA”. 3.2. El artículo 113, literal c), de la misma Decisión ha sido violado toda vez que el registro de la marca atacada se obtuvo de mala fe por CASTRO RESTREPO, pues conocía que la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA venía distinguiendo tanto sus productos como sus establecimientos de comercio con la marca “TAPA ROJA”, y utilizándola pública y notoriamente desde 1965, en el departamento del Tolima y en gran parte del territorio nacional. 3.3. Por lo anterior se da también la violación del artículo 83, literal d), de la Decisión 344 al conceder el registro de la marca “TAPA ROJA” a favor del señor

“CASTRO”, ya que este signo ha sido utilizado por la actora y fue reconocido como notorio a su favor por la entidad demandada, mediante la Resolución núm. 28094 del 22 de diciembre de 1999. 3.4. El artículo 82, literal h), de la Decisión 344 fue violado por ser un hecho notorio que la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA ha comercializado sus productos con dicho signo desde hace más de treinta (30) años, pese a lo cual el acto concede el registro de la marca en cita a un tercero, lo cual implica inducir en engaño al público y a los medios comerciales, puesto que estos tienen la convicción de que los productos alcohólicos distinguidos con el signo “TAPA ROJA” provenientes del Departamento del Tolima, son aptos para el consumo humano por ser producidos por la misma. 3.5. El artículo 81 de la Decisión 344 fue violado por otorgase el registro de la marca en mención a un tercero sin los estándares de calidad impuestos por la fabricante reconocida y sin su autorización, lo cual implica engañar gravemente a los consumidores de tal producto, respecto de su fuente u origen empresarial por tratarse de signos evidentemente idénticos. 3.5. La violación del artículo 128 de Decisión 344 se dio porque la Superintendencia tenía conocimiento que la actora utilizaba el signo “TAPA ROJA” comercialmente de conformidad con lo anteriormente expuesto y, por lo tanto, no podía alegar su desconocimiento. 3.6. La violación del artículo 82, literal d), de la Decisión 344, en cuanto a “…el lugar de origen…”, pues se concedió el registro del signo distintivo “TAPA

ROJA” a favor del tercero mencionado, desconociéndose la notoria asociación de dicha marca con la Fábrica de Licores del Tolima, el Departamento del Tolima ó el aguardiente fabricado por el mismo. 3.7. La violación del artículo 82, literal l), Ibídem, específicamente respecto de la causal de irregistrabilidad descrita en la misma “…otros documentos mercantiles…”, se da en virtud de que los documentos con los que el señor Castro Restrepo presentó la solicitud de registro corresponden a una reproducción de los documentos mercantiles utilizados por la accionante para distinguir, promocionar y, en general, comercializar el aguardiente que produce. 3.8.- El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 fue infringido porque la FÁBRICA demandante había tenido registrada la marca “TAPA ROJA” para identificar “bebidas alcohólicas”, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro del señor Carlos Augusto Castro Restrepo. 3.9. El acto acusado contraría el interés general por la destinación social de los recursos generados por el arbitrio rentístico de la producción de los productos con la marca TAPA ROJA, comporta y ampara un abuso del derecho por parte del referido ciudadano, y se expidió con violación del derecho de audiencia y del debido proceso por no haber sido citada la actora al trámite de la solicitud de registro presentada por el aludido señor, pese a que ella hizo claras manifestaciones de su interés por la marca que tenía registrada a nombre suyo, tanto que solicitó su renovación oportunamente, pero le fue rechazada por razones formales, y obtuvo licencia para la producción del aguardiente TAPA

ROJA. Por tales circunstancias se violaron las normas constitucionales y legales invocadas en la demanda. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que de conformidad con el artículo 102 de la Decisión 344 y reiterativos pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia, la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Registrada la marca, el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta para prohibir que otros utilicen el signo consagrado en las prescripciones del artículo 104 ibídem. Al respecto cita apartes de las Interpretaciones Prejudiciales 4-IP-94 y 8-IP-95 publicadas en las G.O. núms. 189 del 15 de septiembre de 1995 y 231 del 17 de diciembre de 1996, respectivamente. En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que la accionante no solicitó oportunamente la renovación del certificado de registro núm. 102992 correspondiente a su marca “TAPA ROJA”, el mismo sólo estuvo vigente hasta el 17 de mayo de 1993, de modo que cumplido dicho plazo se configuró la caducidad contenida en el artículo 103 de la Decisión 313 entonces vigente, consagrado de la misma forma en el artículo 114 de la Decisión 334. Como lo establecía el artículo 86 de Decisión 313, entonces vigente y hoy el artículo 99 de la Decisión 344, la solicitud de renovación oportuna es una carga del titular legítimo de la marca, sin importar que sea notoria o no, y tal como

consta en las actuaciones administrativas que reposan en los archivos de la misma entidad, está demostrado que la actora no renovó el aludido registro marcario, perdiendo los derechos adquiridos con el mismo. Con la Resolución núm. 06687 de 13 de abril de 1998 no violó las normas contenidas en la Decisión 344, entre otras citadas por la actora, toda vez que éste fue expedido conforme con las atribuciones que la ley le otorga para el efecto, especialmente las del Decreto Ley 2153 de 1992 y la misma Decisión, ajustándose plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En relación con el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, manifiesta que no se encuentra probado en la actuación de la vía gubernativa la mala fe aducida por la actora respecto del señor Carlos Augusto Castro Restrepo para obtener el registro de la marca “TAPA ROJA” en la Clase 33 Internacional. En cuanto al artículo 83, literales a) y d), Ibídem aduce que el inciso final del artículo 108 guarda relación con lo preceptuado en esos literales sobre causales de irregistrabilidad en cuanto se refieren a derechos de terceros, pero que no son aplicables al presente caso, como quiera que la marca en estudio no se encuentra actualmente registrada por la no renovación de su registro. Respecto del artículo 81, 82 literales d), h) e i) de la misma Decisión manifiesta que el cargo carece de asidero legal respecto de la solicitud de registro de la marca “TAPA ROJA” presentada por el señor Castro Restrepo, toda vez que este

registro se hizo con el cumplimiento de los requisitos exigidos, especialmente los del artículo 81 Ibídem y teniendo en cuenta que no estuviera impedida por las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 82, literales d), h) e i) Ibídem, a las que alude la demandante sin una sólida base probatoria. De ello, trae a colación la Interpretación Perjudicial dentro del proceso 09-IP-94. Finalmente, señala que a la demandante no le asiste razón para alegar la violación del artículo 128 de la Decisión 344, en principio, porque incurre en confusión conceptual sobre las nociones de nombre comercial y signos distintivos y, por otra parte, no obran en el expediente actuaciones administrativas sobre el uso, como nombre comercial y enseña comercial, del signo “TAPA ROJA” aducidos por la misma. Ello, de conformidad con lo consagrado en el artículo 81, inciso 2, de la Decisión 344 y con que la Fábrica demandante no tiene registro vigente sobre la marca en estudio, como ya se expuso. 2.- El tercero interesado en la causa, CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda; que no es cierto que el registro concedido a él en 1969 haya sido cancelado con fundamento en su “mala fe”, sino que lo fue en forma parcial porque las autoridades judiciales competentes encontraron probado que el Departamento del Tolima, no la Fábrica accionante, había usado la marca “TAPA ROJA” durante un lapso no menor de tres años con anterioridad al 17 de abril de 1969, fecha ésta en la que solicitó para sí el registro de la misma.

Aclara que la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a diferencia de lo aludido por el actor, decretó la cancelación del registro de la marca “TAPA ROJA” únicamente en cuanto al derecho de usar esta marca para distinguir también “aguardientes”, expresando que su vigencia se mantiene en cuanto a lo demás. Que la Resolución 28094 del 22 de diciembre de 1999, mediante la cual se hizo reconocimiento de marca notoria a favor de la actora fue revocada por la Resolución núm. 05514 de 22 de marzo de 2000, por la cual se decidió un recurso de apelación en contra de la primera. No es cierto que la entidad accionada tuviera conocimiento de que la actora utilizaba el signo “TAPA ROJA” por los registros marcarios que le había concedido, en particular la licencia permanente núm. 1880 para la fabricación del producto “AGUARDIENTE TAPA ROJA”, toda vez que dicha licencia no implica la adquisición de un derecho “ad infinitum”, ni mucho menos de la marca del producto para la cual se concede; además, nunca ha sido función de la Superintendencia inspeccionar si un tercero usa una marca determinada y desde la entrada en vigencia del decreto 2153 de 1992 dicha entidad perdió la competencia para otorgar licencias de fabricación. La solicitud de registro de la marca “TAPA ROJA” presentada por él se debió a la caducidad, por la falta de renovación oportuna, del registro marcario de la misma, el cual fue concedido a la demandante mediante el certificado núm. 102992 de 17 de mayo de 1983, vigente hasta el 17 de mayo de 1993. de conformidad con la

legislación vigente para la época -Decisión 313 de 1993, artículo 88 -, que actualmente se encuentra consagrada en el artículo 153 de Decisión 486. Sus derechos sobre la marca en estudio se remontan a una época anterior a la del registro otorgado a la actora, toda vez que dicha marca fue uno de los resultados de la consolidación de dicha Fábrica, cuya construcción y adecuación estuvo a cargo de Carlos E. Castro Escobar y Fabio y Carlos Augusto Castro Restrepo, los dos últimos, hijos legítimos del primero, conforme a lo expuesto por la demandante. El creó la marca “TAPA ROJA” y, verbalmente, permitió su uso por el departamento del Tolima, razón por la cual fue registrada a nombre suyo, con lo cual desvirtúa que haya actuado fraudulentamente o de mala fe al solicitar el registro de tal marca. Contrario a lo sostenido por la actora, la actuación surtida por la Superintendencia respecto de la Resolución núm. 06687, por medio de la cual se le concedió el registro de la marca “TAPA ROJA”, se ciñó a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Proceso 20-IP-97) y a las normas comunitarias e internas aplicables para tal efecto, sin que durante el trámite de la misma se hubiese presentado oposición alguna. De otra parte, propone las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, improcedencia de la acción, cosa juzgada, caducidad de la acción y la de ausencia de mala fe y “a fortiori” de abuso del derecho por parte suya, las cuales fundamenta básicamente de la siguiente manera: La de indebida acumulación de pretensiones, en el hecho de que la actora solicita

no solo la declaratoria de nulidad de la resolución que le concedió el registro de la marca “TAPA ROJA” a la demandada, sino además la indemnización de perjuicios. Respecto de la excepción por improcedencia de la acción, precisa que la cancelación del registro de la marca, basada en el hecho de ser idéntica o similar a otra