CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2000-06450-01-2005

NOTORIEDAD DE LA MARCA - Los criterios para establecerla son enunciativos no taxativos ni concurrentes / SUPERTEZ - Marca notoria por difusión, uso intensivo y prestigio Para la Sala las apreciaciones de la entidad demandada en torno a que las certificaciones antes reseñadas no permiten establecer el conocimiento que el consumidor del sector interesado tiene de la marca, no resultan acertadas, pues es obvio que si durante años se compran los productos con la marca referida a un mismo proveedor es porque se tiene conocimiento de la buena calidad y la seriedad de la marca, aspectos estos que encuadran dentro de los requisitos que exige el artículo 84 de la Decisión 344, cuyo alcance precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 77-IP-2004 rendida en este proceso, así: “... La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor. Conforme lo advirtió la Sala en sentencia (de 19 de febrero de 2004, Expediente núm. 6493, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), que ahora se reitera, “... La notoriedad puede ser demostrada con cualesquiera medios probatorios idóneos, y su mérito será el que resulte de

apreciarlos conforme a las reglas de la sana crítica ...”. “... Además, debe tenerse en cuenta que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 señala para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y los mismos no deben ser concurrentes. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante ...”. De tal manera que, conforme se ha expuesto, el carácter notorio de la marca SUPERTEX, clases 5ª y 24 quedó probado con su antigüedad y uso constante, mediante las certificaciones y las facturas de venta reseñadas precedentemente, lo que corrobora la veracidad de la información del Revisor Fiscal de la actora. IDENTIDAD MARCARIA - Riesgo de confusión entre los signos SUPERTEX y SUPERTEX / INDUCCION AL PUBLICO EN ERROR - Signos idénticos Del cotejo de dichas marcas,(SUPERTEX y SUPERTEX) aplicando las referidas reglas que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han diseñado con miras a establecer el riesgo de confusión, fácilmente se advierte su total identidad; y no encuentra la Sala fundado el argumento de la demandada en cuanto a que una y otra marca distinguen productos distintos pues ello no desvirtúa la notoriedad de SUPERTEX, clases 5ª y 24, como tampoco la protección especial que con independencia de los productos o servicios la legislación comunitaria confiere a la marca notoria, precisamente en razón de esa calidad. Así, expresamente, lo enfatizó la Sala en la precitada sentencia de 19 de febrero de 2004 cuando

analizó las marcas SUPLEX que distingue papel higiénico (Clase 16)y SUPPLEX que pretendía distinguir una clase de tejido para la fabricación de ropa deportiva (Clase 24). No habiendo duda alguna de la identidad entre los signos en cuestión desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, que evidencia el riesgo de confusión indirecta; amén de la calidad de notoria de la marca SUPERTEX clases 5ª y 24, que ha quedado demostrada, que implica la protección de la misma más allá de la diferencia de Clase a la que pertenezcan los productos amparados por uno y otro, fuerza concluir a la Sala que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, razón por la cual habrá de disponerse la nulidad de los actos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06450-01

Actor: SUPERTEX MEDICAL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad SUPERTEX MEDICAL S.A, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 13705 de 21 de julio de 1999

“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACION Y SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 23771 de 17 de noviembre de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 03290 de 24 de febrero de 2000, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el señor JAIRO CAICEDO CASTILLO solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca, SUPERTEX (mixta) para distinguir productos de la clase 2° de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo núm. 97.049.618. 2°: Aduce que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 453, página 163, la sociedad SUPERTEX RESTREPO & CIA presentó demanda de observaciones a la misma, con base en sus marcas Supertex clase 5 (Certificado núm. 91. 227) y SUPERTEX clase 24 (Certificado núm. 129.886) y el depósito de enseña comercial SUPERTEX (Certificado núm. 5274). 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca solicitada a través de la Resolución núm. 13705 declarando infundada

la demanda de observaciones y contra la misma se interpusieron los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos desfavorablemente. 1.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 13, incisos 1o y 2o, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3o, inciso 6o, del Código Contencioso Administrativo, porque pese a que la notoriedad de las marcas denominadas SUPERTEX clases 5 y 24, quedó demostrada dentro del expediente administrativo núm. 97.049.618, la Administración no aplicó el principio de igualdad, en cuanto dio un tratamiento diferente al caso frente a otros fallados por la misma, aplicando un criterio muy estricto, atendiendo más al sistema tarifario que al de la sana crítica, debido a que la prueba de la notoriedad está sujeta a muchos parámetros que no son exactamente todos obligatorios, como lo establece el artículo 84 de la Decisión 344; y que muchas pruebas no fueron tenidas en cuenta por la Administración. 2°: Que se violó el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque: -. Si se observan las marcas cotejadas, en lo que a su elemento denominativo se refiere, las mismas son idénticas en cuanto que llevan la misma expresión SUPERTEX. -. Para el 27 de agosto de 1997, fecha de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 453 de la marca SUPERTEX clase 2, las marcas SUPERTEX clases

5 y 24 de la sociedad demandante eran notoriamente conocidas debido, entre otras, razones, a las ventas realizadas para los años 1994 a 1998, las cuales van respectivamente de $1’944.359.000 a $5’147.803.000, lo cual consta en certificación expedida por el revisor fiscal de la citada empresa que se aportó como prueba al proceso. Con ello no solo se demostraron volúmenes de ventas, con anterioridad a la solicitud de la marcas SUPERTEX clase 2, sino, también, con posterioridad a dicha fecha, por lo que la noriedad de la marca SUPERTEX, se encuentra debidamente probada. -. Sobre la difusión y conocimiento de las marcas SUPERTEX de la sociedad actualmente denominada SUPERTEX MEDICAL S.A. (anteriormente SUPERTEX RESTREPO & CIA S. EN C.), se pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio, que solicitara certificaciones a quince grandes instituciones de salud en el país, sobre compras que las mismas hacían a SUPERTEX MEDICAL S.A. enunciando la fecha inicial de compra y si a la fecha seguían comprando productos con la marca SUPERTEX prueba que la Superintendencia no decretó y, por lo tanto no se practicó, debiendo practicarse. Aduce que el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, prohíbe el registro de otra marca con expresión idéntica, solicitada para amparar productos distintos; como sucede en este caso en que la marca SUPERTEX no ampara productos idénticos o similares. 3º: En su opinión, se viola el artículo 69 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 del mismo estatuto, por falta de aplicación, toda vez que los actos

administrativos acusados, se expidieron con manifiesta oposición al artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, atentando además, contra el interés general, al conceder el registro de una marca que es confundible con otras marcas notoriamente conocidas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- II.1.1-. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que con las Resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación de las normas señaladas en la demanda; que de los documentos obrantes en el expediente núm. 97.50552, contentivo de la solicitud de registro de la marca SUPERTEX, presentada por el señor Jairo Caicedo Castillo, se concluye que la entidad como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce que luego de efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada “SUPERTEX” clase 2, frente a la marca registrada “SUPERTEX”, clase 24, se concluye en forma evidente que no existe riesgo de confusión que induzca al público en error, habida cuenta de que la marca solicitada ampara pinturas, colores, barnices, lacas, materias primas tintoreras resinas, productos

comprendidos en la clase 2 de la nomenclatura vigente y, por otro lado, la marca registrada ampara todos los productos de la clase 5, dentro de los cuales se encuentran productos farmacéuticos veterinarios e higiénicos e igualmente los productos de la clase 24 entre los que se cuentan tejidos y productos textiles. En cuanto a la presunta violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, enfatiza en que el signo solicitado “SUPERTEX” para distinguir los productos de la clase 2 no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad, en razón de que las pruebas aportadas dentro de la vía gubernativa fueron insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca SUPERTEX clase 5 y 24 a favor de la sociedad Supertex Medical S.A.. Que no se demostró la publicidad ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar y continuidad con que se efectuó la mencionada publicidad, como tampoco se demostró el grado de penetración de la publicidad dentro de los consumidores ni dentro del público en general. Respecto a las certificaciones del revisor fiscal, relacionadas con las ventas brutas de los productos identificados con la marca SUPERTEX, considera que las mismas no determinan su significación frente a otros productos de la misma clase y que se encuentran dentro del mismo mercado. II.1.2-. El señor JAIRO CAICEDO CASTILLO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda (folio 51 del expediente), no obstante lo cual no la contestó. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente,

solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El punto central de la controversia gira en torno de establecer si a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina la actora demostró la calidad de notoria que atribuye a su marca SUPERTEX, para distinguir productos comprendidos en las clases 5ª y 24 de la Clasificación Internacional de Niza; si dicha marca es confundible con la que es objeto de los actos acusados; y si el hecho de que los productos amparados por las marcas en conflicto son diferentes, es relevante para evitar la confusión. En orden a dilucidar lo anterior, la Sala tiene en cuenta lo siguiente: Las normas comunitarias invocadas como quebrantadas, preceptúan :

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. .... d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a

un tercero. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la Clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. ... e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ...” ARTÍCULO 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. ...» A juicio de la Sala, las pruebas documentales allegadas por la actora a la actuación administrativa concerniente a la solicitud de registro de la marca SUPERTEX, para la clase 2ª, de acuerdo con el texto del artículo 84 de la Decisión 344, son demostrativas de la calidad de notoria de su marca SUPERTEX, concedida para proteger los productos comprendidos en las clases 5ª y 24. En efecto, para demostrar la notoriedad de dicha marca la demandante probó su uso continuo desde el año de 1994, anterior a la fecha de la solicitud de registro por parte del tercero, con la certificación expedida el 30 de agosto de 1999, por su Revisor Fiscal sobre

el volumen de ventas brutas a nivel nacional durante los años 1994 a 1998; con la certificación expedida en la misma fecha por el mismo funcionario, que detalla los productos vendidos desde 1994 a 1998; Igualmente, la actora adjuntó los empaques de sus distintos productos donde se destaca la marca SUPERTEX, a saber: algodón absorbente, gasa quirúgica, venda semielástica. Espéculos desechables, esponjas de gasa, gasa precortada, gasa aséptica, venda de algodón laminado, espátulas, citocepillo, compresas quirúrgicas, torunda de algodón y esponsas. De la misma manera allegó copia de 14 facturas que consignan la venta de sus productos a diferentes clientes. Ahora, con ocasión del recurso de reposición pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que requiriera a las siguientes instituciones de salud a fin de que certificaran si conocen los productos distinguidos con la marca SUPERTEX y desde qué fecha se los están comprando a la actora: Hospital Militar Central, Caja de Compensación Familiar Cafam, Colsubsidio, Hospital Meissen II Nivel y Hospital Chapinero, en Bogotá. Clínica Julio Sandoval M (Sogamoso); Comfama, Almacenes Éxito y Fundación San Vicente de Paul en Medellín; Hospital Universitario Metropolitano y Clínica Los Andes de Barranquilla; Hospital Universitario de Cartagena; Cooperativa de Hospitalización del Valle y Hospital Adolfo Allers y Cía en Cali (Folios 54 a 62 del cuaderno de antecedentes). Cabe advertir que la entidad demandada no procuró el recaudo de dichas pruebas, porque

consideró que las mismas no permiten establecer el conocimiento que el consumidor del sector interesado tiene de la marca y lo único que demostrarían sería que con dicha marca se identifican unos productos comercializados por tales entidades. En esta instancia judicial tales pruebas fueron solicitadas y decretadas (folios 38 y 67 del cuaderno principal). A folios 87, 92, 93, 97, 99, 100, 105, 111 a 112 y 115 del cuaderno principal, obran las certificaciones expedidas por las distintas instituciones de salud a quienes la actora les suministra los productos identificados con su marca, que dan cuenta de que con anterioridad a la solicitud de registro de la marca SUPERTEX para la clase 2ª, conocían la marca SUPERTEX para las clases 5ª y 24. Para la Sala las apreciaciones de la entidad demandada en torno a que las certificaciones antes reseñadas no permiten establecer el conocimiento que el consumidor del sector interesado tiene de la marca, no resultan acertadas, pues es obvio que si durante años se compran los productos con la marca referida a un mismo proveedor es porque se tiene conocimiento de la buena calidad y la seriedad de la marca, aspectos estos que encuadran dentro de los requisitos que exige el artículo 84 de la Decisión 344, cuyo alcance precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 77-IP-2004 rendida en este proceso, así: “... La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor

recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria...” (folio 162 del cuaderno principal). Conforme lo advirtió la Sala en sentencia (de 19 de febrero de 2004, Expediente núm. 6493, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), que ahora se reitera, “... La notoriedad puede ser demostrada con cualesquiera medios probatorios idóneos, y su mérito será el que resulte de apreciarlos conforme a las reglas de la sana crítica ...”. “... Además, debe tenerse en cuenta que la enumeración de los criterios que el artículo 84 de la Decisión 344 señala para establecer la notoriedad es enunciativa, y no taxativa, y los mismos no deben ser concurrentes. La notoriedad tiene que ver con el conocimiento, y este puede darse tanto por la amplia o vasta difusión o divulgación de la marca, como por su antigüedad y uso constante ...”. De tal manera que, conforme se ha expuesto, el carácter notorio de la marca SUPERTEX, clases 5ª y 24 quedó probado con su antigüedad y uso constante, mediante las certificaciones y las facturas de venta reseñadas precedentemente, lo que corrobora la veracidad de la información del Revisor Fiscal de la actora. Ahora, para mejor comprensión de la Sala se trasladan a la providencia fotocopia de los

folios 30 y 59 del cuaderno de antecedentes, donde constan las marcas en conflicto: En la mencionada Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló las reglas para efectuar el cotejo marcario, así: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (folio 161 del cuaderno principal). Del cotejo de dichas marcas, aplicando las referidas reglas que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han diseñado con miras a establecer el riesgo de confusión, fácilmente se advierte su total identidad; y no encuentra la Sala fundado el argumento de la demandada en cuanto a que una y otra marca distinguen productos distintos pues ello no desvirtúa la notoriedad de SUPERTEX, clases 5ª y 24, como tampoco la protección especial que con independencia de los productos o servicios la legislación comunitaria confiere a la marca notoria, precisamente en razón de esa calidad. Así, expresamente, lo enfatizó la Sala en la precitada sentencia de 19 de febrero de 2004 cuando analizó las marcas SUPLEX que distingue papel higiénico (Clase 16)y SUPPLEX que pretendía distinguir una clase de tejido para la fabricación de ropa deportiva (Clase

24). No habiendo duda alguna de la identidad entre los signos en cuestión desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, que evidencia el riesgo de confusión indirecta; amén de la calidad de notoria de la marca SUPERTEX clases 5ª y 24, que ha quedado demostrada, que implica la protección de la misma más allá de la diferencia de Clase a la que pertenezcan los productos amparados por uno y otro, fuerza concluir a la Sala que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, razón por la cual habrá de disponerse la nulidad de los actos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados y, como consecuencia, cancélese el registro concedido para la marca SUPERTEX clase 2ª.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO