CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2000-06458-01-2008

SUPREMA - Adjetivo superlativo de uso común sin ser descriptivo pero sí registrable como marca débil / MARCA DEBIL - Lo es el signo SUPREMO siendo registrable al no estar prohibido su registro / ADJETIVOSInapropiabilidad en materia marcaria / ADJETIVO SUPERLATIVORegistrabilidad como marca débil: SUPREMA El signo de la marca atacada está conformado por la sola expresión SUPREMA, de donde se trata de una marca nominativa. Con ella se quieren distinguir productos de la clase 30, a saber: Café, té, cacao, azúcar, arroz, etc. Dicha expresión no es descriptiva ni genérica respecto de esos productos que distingue, ya que no se usa para decir o definir qué son esos productos, ni tiene el alcance de los demás conceptos o significaciones señalados en el literal d) del artículo 82, ni siquiera el de la calidad del producto, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que representa la calidad de suprema. Corresponde sí a un adjetivo aplicable a los mismos como a cualquier otra clase de productos o servicios, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial transcrita, desde ese punto de vista resulta ser marca débil, por cuanto los adjetivos no pueden ser apropiables como signo único y exclusivo, según lo ha puesto de presente esta Sala; Por consiguiente, la palabra SUPREMA opera como una forma de adjetivo superlativo de la cosa, producto o servicio que se ofrece con esa expresión. Pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los

productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades. Tales marcas son débiles, en razón de que no estando encuadradas en causal de irregistrabilidad alguna, existe de todas formas la posibilidad de que cualquier otro productor u oferente de servicios utilice la misma expresión con sólo agregarle algún elemento que evite la identidad con el signo registrado con ella. Por lo tanto el signo SUPREMA resulta registrable pero se reitera bajo la condición de ser una marca débil al utilizar dicho adjetivo que puede ser predicable de todos los productos de la clase 30, y que por lo mismo, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. En esas circunstancias, el signo SUPREMA no está afectado por las prohibiciones previstas en el artículo 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento, luego el acto de conceder su registro aquí enjuiciado no viola dicho artículo ni el 81 de aquella Decisión Comunitaria. Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06458-01

Actor: HARINERA DEL VALLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: APELACION SENTENCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso HARINERA DEL VALLE S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - LA DEMANDA La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de la acción señalada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones: Primera. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 04861 del 29 de febrero de 1999 expedida el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución 19531 del 18 de noviembre de 1998 proferida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la misma entidad y concedió el registro de la marca “SUPREMA” a la sociedad INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia que niegue esa solicitud y cancele el respectivo registro otorgado en la indicada resolución.

2. Los hechos 2.1. La actora refiere que INDUSTRIAS DE HARINAS TULUÁ LIMITADA, solicitó el registro de la marca nominativa “SUPREMA” para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el

expediente administrativo número 9749273, y a la cual se opuso mediante escrito de observaciones el 4 de noviembre de 1997. 2.2. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 19531 del 18 de noviembre de 1998 declaró fundada su oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca “SUPREMA” a la sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUÁ LIMITADA, que a su turno interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución Núm. 23710 del 17 de noviembre de 1998, en el sentido de confirmar tales decisiones contenidas la resolución impugnada. Pero el recurso de apelación lo fue en sentido contrario, revocando la Resolución 19531 del 1998 y concediendo el registro de la marca “SUPREMA” a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUÁ LIMITADA, mediante la demandada Resolución No. 04861 del 29 de febrero de 1999. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos 81, literal a) [si] 82, literal d); 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen en que la marca registrada sugiere la característica del producto, toda vez que al hablar de harinas suprema se refiere a la calidad de la misma, razón por la cual, a su juicio, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de

Cartagena. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena fueron violados porque la Superintendencia de Industria y Comercio no observó los lineamientos allí dispuestos ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la anterior normativa. Siendo el signo registrado genérico o descriptivo, el uso se torna libre para los demás productores o fabricantes, de modo que conceder el registro del mismo de manera exclusiva o privativa atenta contra el objetivo fundamental de la marca y contra la facultad de los empresarios y consumidores de usarla libremente en el mercado. En escrito de aclaración de la demanda reiteró lo concerniente a la falta de distintividad de la marca “SUPREMA” y al carácter descriptivo de la misma, por considerar que evoca una característica del producto que identifica, cual es la calidad de los productos de la clase 30; y que ese signo registrado no se encuentra acompañado de ningún adjetivo ni de ninguna expresión de fantasía que no lo haga confundible. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda.

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opone a la prosperidad de las pretensiones de la actora y como argumentos de defensa manifiesta, de una parte, que la marca SUPREMA cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de otra, que no se encuentra enmarcada en ninguna de las causales

de irregistrabilidad previstas en el artículo 82 ibídem. Que la expresión SUPREMA es un adjetivo calificativo que no hace referencia a una característica esencial y propia de los productos para los cuales se solicita la protección, toda vez que la marca está constituida por una denominación que sugiere o evoca en la mente del consumidor un concepto original y suficientemente distintivo, sin llegar a ser una designación genérica para los productos que se solicita. Por lo tanto, con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora.

2. La sociedad INDUSTRIAS DE HARINAS TULUÁ LTDA., quien actúa como tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda oponiéndose igualmente a las pretensiones, y argumentando que dicho escrito ha sido orientado a atacar sólo una de las condiciones de irregistrabilidad de una marca, esto es, la distintividad intrínseca.

Aseguró que la afirmación de la actora de que la marca registrada es genérica o descriptiva se restringe al hecho de indicar que puede entenderse como representativa de la calidad del producto. Advierte que la normatividad a aplicar es la vigente, de allí que la norma comunitaria invocada debe ser el artículo 135 de la Decisión 486. Trae a colación algunos de los principios comunitarios andinos en materia de interpretación y aplicación de las normas sobre los signos intrínsecamente susceptibles de constituir marcas, y al respecto aduce que al demandante no le basta con alegar la no registrabilidad, sino que es legalmente necesario probar el hecho prohibitivo y excepcional de que la marca no es ni era registrable.

Controvierte las aseveraciones del apoderado de la parte demandante, en cuanto que la palabra SUPREMA que hace parte de la marca registrada FLOR SUPREMA no guarda una relación exclusiva, como quiera que se trata de una relación idiomáticamente irremplazable e indispensable con los productos o servicios. Además, no versa sobre una cualidad que es única del producto como tal. Sostiene que entre lo distintivo de la marca “SUPREMA” y lo distinguible (productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza), no existe relación estrecha o directa que lleve necesariamente a confundir el signo con el producto. En efecto, al pronunciar la palabra SUPREMA, el consumidor no evoca el producto o productos para los cuales se registró el signo. Que la marca registrada no es de aquellas denominadas como descriptivas, por no definir en forma directa la naturaleza, funciones, cualidades, cantidades, destino o lugar de origen de los productos de la clase 30. En otras palabras, cuando se pronuncia la marca SUPREMA no se llega a conocer el producto o sus características esenciales. Que la expresión SUPREMA constituye un adjetivo calificativo del producto que es registrable teniendo en cuenta lo siguiente: “cuando los adjetivos calificativos no tengan relación necesaria con los productos a que se pretende aplicar, ni indica su naturaleza ni objeto, ni acerca de la sustancia o calidad de dichos productos pueden constituir marca. …En tanto si el adjetivo es palabra común y usual para descubrir al producto y es una de sus características de su naturaleza o una cualidad predominante de los productos que protegen o amparan, el signo no es registrable”1.

Luego el adjetivo que acompaña el signo en cuestión es perfectamente registrable. Una denominación genérica en el presente análisis sería la de utilizar palabras como “pan, pasta, harina, levadura, polvo para esponjar entre otras”, lo cual haría irregistrable una marca, así como la utilización de expresiones como “Fortificada con vitaminas, enriquecida con minerales, nutritiva, alimenticia” o adjetivos descriptivos de un signo. Con ocasión de la adición de la demanda, agregó que la demandante ha debido pedir expresamente la nulidad del acto de registro, ya fuera como petición de nulidad principal, ya fuera como petición del restablecimiento del derecho, pero no formuló ninguna de las dos peticiones, de allí que no puede entenderse que existe la petición de nulidad tácita o implícita, pues la ley exige que tal pretensión se realice expresamente. Así las cosas, la acción de nulidad es inepta. Por consiguiente formuló la excepción de ineptitud de demanda por ausencia de los requisitos legales, en cuanto que si bien es cierto la demanda fue inicialmente presentada durante la vigencia de la Decisión 344, también lo es que fue reformada o aclarada con posterioridad (agosto de 2001) es decir, durante la vigencia de la nueva legislación, Decisión 486. La demanda debió adecuarse a las causales de nulidad previstas en ésta normativa, porque se modificó sustancialmente la regla general de distintividad intrínseca, pues con el nuevo artículo 134, se derogó el requisito de la “suficiente distintividad”, exigida por el articulo 81 de la Decisión 344. Por lo anterior pide que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III.- PRUEBAS 1 Folio 183.

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La sociedad actora se reafirma en que la palabra “SUPREMA” es un signo débil y que por lo tanto carece de distintividad parea que pueda ser registrado como marca de forma independiente. Por lo demás, solicita la prosperidad de las pretensiones con base en los argumentos similares tanto a los de la demanda como a los la aclaración de ésta.

2. La entidad demandada reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

3. La tercera interesada en el asunto no se pronunció dentro del término.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda (folio 466).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la normatividad del Acuerdo de Cartagena invocada en los cargos, dada en proceso 187-IP-2006 a los 6 días de febrero de 2007, concluye así: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos

retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad,cuando consistan exclusivamente en una indicación que en

el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

QUINTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Carácter jurídico de la acción del sub lite En la demanda está identificada como la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., pero la Sala interpreta que la acción incoada es la prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 11 de agosto de 20022, en razón a que se trata de un acto administrativo que concede el registro de una marca, se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona y la actora es un tercero con interés directo en el asunto. 2.- La cuestión del sub liti El problema sustancial de la litis consiste en establecer si el signo o la expresión SUPREMA es registrable o no como marca para distinguir productos de la clase

30 y, por contera, si se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 - y no 81, como erróneamente lo invoca el memorialista en escrito de adición de la demanda (folio 223) -, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 ibídem.

Las citadas norma dicen: 2 La Decisión 486 de la Comunidad Andina, que reemplazó la 344, entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274. “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.”

3. El signo de la marca atacada está conformado por la sola expresión SUPREMA, de donde se trata de una marca nominativa. Con ella se quieren distinguir productos de la clase 30, a saber: Café, té, cacao, azúcar, arroz,

tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo. Dicha expresión no es descriptiva ni genérica respecto de esos productos que distingue, ya que no se usa para decir o definir qué son esos productos, ni tiene el alcance de los demás conceptos o significaciones señalados en el literal d) del artículo 82, ni siquiera el de la calidad del producto, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que representa la calidad de suprema. Corresponde sí a un adjetivo aplicable a los mismos como a cualquier otra clase de productos o servicios, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial transcrita, desde ese punto de vista resulta ser marca débil, por cuanto los adjetivos no pueden ser apropiables como signo único y exclusivo, según lo ha puesto de presente esta Sala; pues tratándose de grados de calidad, cualquier producto o servicio es susceptible de ofrecerse en todos los posibles, bajo las reglas de protección del consumidor y de la sana competencia, de modo que si se trata de aceite, v. gr., cualquier productor puede ofrecer el suyo en su respectiva publicidad con un grado de calidad que se pueda calificar como suprema. Ello explica que, como lo señala la beneficiaria del acto enjuiciado, existan muchas

marcas de productos o servicios que utilicen adjetivos; v. gr. la marca FINO (mixta) a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, para distinguir aceites comestibles, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya legalidad fue examinada por esta Sala en sentencia de 25 de septiembre de 2003, expediente núm. 5943, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola. Por consiguiente, la palabra SUPREMA opera como una forma de adjetivo superlativo de la cosa, producto o servicio que se ofrece con esa expresión. Pasa a ser entonces un elemento gramatical que puede ser empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos y servicios que conforman el mercado. Luego se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptiva de producto o servicio alguno, sino utilizable para intentar magnificar sus calidades Tales marcas son débiles, en razón de que no estando encuadradas en causal de irregistrabilidad alguna, existe de todas formas la posibilidad de que cualquier otro productor u oferente de servicios utilice la misma expresión con sólo agregarle algún elemento que evite la identidad con el signo registrado con ella. Al respecto conviene retomar el rubro jurisprudencial pertinente del pronunciamiento para este caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por cuanto es muy diciente sobre las implicaciones de una situación como la advertida, a saber: “QUINTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de

uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. En sentido similar y de manera más enfática se pronunció el mismo Tribunal en interpretación prejudicial aplicada por la Sala en la precitada sentencia de 25 de septiembre de 2003, señaló: “NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”. Tal situación es la que se presenta en este caso, en la cual el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común en el lenguaje natural para calificar o destacar grado de calidad, de modo que al mismo tiempo que distingue el producto en mención describe un nivel de cualidad posible del mismo, como es el adjetivo SUPREMA, frente al cual no puede impedirse su inclusión en signos de terceros, ni se puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión con otros signos, como se reietra en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria.

Así lo ha puesto de presente la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de diciembre de 2002, expediente 6155, en la que se compararon marcas que utilizan la palabra MEGA. Al respecto se dijo que “...se tiene la palabra MEGA, como una forma expresiva del lenguaje natural para significar gran tamaño o dimensión de cualquier cuenta, crédito o banco, que sea calificado en el lenguaje natural como mega cuenta, mega crédito o mega banco. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común.” (subraya ahora la Sala) Se trata, entonces, de un adjetivo cuyo uso en relación con productos de diferentes clases o servicios se ha ido generalizando, volviéndose banal como marca por el creciente número de registros que lo utilizan, de los cuales da cuenta la propietaria de la marca en cuestión en la contestación de la demanda, folio 175), y consta en los certificados de la Superintendencia de Industria y Comercio allegados como pruebas al expediente (folios 357 a 381), de suerte que cualquier variación en una marca, hace de ésta susceptible de registro pese a su registro o solicitud anterior, aún para la misma clase de servicios, siguiendo dicha jurisprudencia. Es, entonces, una debilidad que asume y debe soportar el solicitante del registro. Por lo tanto el signo SUPREMA resulta registrable pero se reitera bajo la condición de ser una marca débil al utilizar dicho adjetivo que puede ser predicable de todos los productos de la clase 30, y que por lo mismo, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no puede utilizarse como

fundamento único de oposición al registro de otra marca. En esas circunstancias, el signo SUPREMA no está afectado por las prohibiciones previstas en el artículo 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento, luego el acto de conceder su registro aquí enjuiciado no viola dicho artículo ni el 81 de aquella Decisión Comunitaria.. Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad impetrada por HARINERA DEL VALLE S.A. para que se declara la nulidad de la resolución núm. 04861 del 29 de febrero de 1999 expedida el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la Resolución 19531 del 18 de noviembre de 1998 proferida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la misma entidad y concedió el registro de la marca “SUPREMA” a la sociedad INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS

ANDRADE Presidente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON S A L V A M E N T O D E V O T O SUPREMA - Adjetivo calificativo descriptivo irregistrable conforme a los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 / SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es el signo SUPREMA por ser adjetivo calificativo El fallo del cual me aparto desconoció que, atendida su naturaleza intrínseca, el signo nominativo «SUPREMA» no es registrable, pues carece de distintividad. Consta en el Diccionario de la Lengua Española que el adjetivo calificativo «SUPREMA» proviene de la locución latina «supremus» y significa «Que no tiene superior en su línea.» Basta con consultar la Internet –esta Sala ha admitido su valor probatorio– para constatar que en el mercado «SUPREMA» designa la calidad MÁXIMA, EXCELSA o SUPERIOR que de cierto producto ofrece su fabricante al consumidor, i.e., aceite virgen de oliva calidad suprema, atún al natural calidad suprema, turrón duro calidad suprema, auriculares calidad suprema, injertos de mamey calidad suprema etc. La página http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/ documenta que el Gobierno de México distingue con el sello MÉXICO CALIDAD SUPREMA los alimentos agropecuarios y pesqueros certificados con la mejor calidad i.e., arroz, leche, aceite, bananos, tomates, tuna, etc. De ahí que, en mi concepto, había lugar a anular el registro del signo «SUPREMA» concedido a INDUSTRIA DE HARINAS

TULUÁ LTDA. pues tratándose exclusivamente del adjetivo que califica la mejor calidad de un producto o, lo que es lo igual, la calidad que no tiene superior en su línea, está afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que preceptúan: (…). Tratándose de una designación descriptiva con que se conoce en el mercado la calidad ÓPTIMA de un producto, es altamente improbable que los competidores de INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA. y los usuarios se abstengan de emplearla. El registro marcario no garantizará a su titular su uso exclusivo.

NOTA RELATORIA: Se cita sentencia de 9/11/06. Exp. 2000-06427-01. Actora:

TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO: DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Ref.: Expediente 2000 06458 01

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: HARINERA DEL VALLE S.A.

El fallo del cual me aparto desconoció que, atendida su naturaleza intrínseca, el signo nominativo «SUPREMA» no es registrable, pues carece de distintividad. Consta en el Diccionario de la Lengua Española 3 que el adjetivo calificativo «SUPREMA» proviene de la locución latina «supremus» y significa «Que no tiene superior en su línea.» Basta con consultar la Internet –esta Sa