CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2000-06534-01-2007

CONFUSION MARCARIA - Existencia entre los signos NINA y NINA RICCI por su identidad fonética en la expresión común y por amparar productos de la misma clase / NINA - Irregistrabilidad frente a NINA RICCI por identidad foné- tica parcial y amparo de la misma clase de productos El examen entre las marcas NINA y NINA RICCI conduce a concluir que las mismas son confundibles y no pueden coexistir pacíficamente por lo siguiente: (…). Ortográficamente las marcas registradas y el signo que pretende registrarse tienen la siguiente escritura: MARCAS REGISTRADAS NINA RICCI y NIÑA; SIGNO QUE PRETENDE REGISTRARSE NINA. Al cotejar ortográficamente la marca NINA RICCI y el signo NINA se observa que el vocablo NINA es común para ambos signos, diferenciándolos únicamente el vocablo RICCI. Respecto del elemento auditivo o fonético que de acuerdo con la interpretación prejudicial 119IP-2005 “se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar” debe señalarse que así como quedó expresado en el párrafo precedente, ambos signos son idénticos en la palabra NINA, lo que genera una identidad fonética entre los mismos. En el cotejo ideológico vale la pena señalar que el mismo no es relevante en el caso concreto, pues el vocablo NINA no es evocador de concepto alguno, razón por la cual no es procedente su estudio. En esa medida no es posible ordenar el registro de la marca negada NINA, pues generaría confusión en relación con las marcas ya registradas NINA RICCI y NIÑA, máxime porque

distinguen productos amparados en la clase 25 de la Clasificación Internacional, esto es vestidos, calzados y sombrerería. Adicionalmente es preciso indicar que la confusión en la situación examinada puede ser directa o indirecta, ya que puede pensar el consumidor que está adquiriendo otro producto del que realmente solicita o confundir el origen empresarial del producto que adquiere. En consecuencia, comoquiera que la expresión NINA no es suficientemente distintiva y adicionalmente se encuentra incursa en una de las causales de irregistrabilidad, se impone a la Sala negar las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06534-01

Actor: NINA FOOTWEAR CORP.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad NINA FOOTWEAR CORP., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda formulada busca la nulidad de los actos administrativos que se señalan a continuación: - Resolución 2180 del 31 de enero de 1997 por medio de la cual el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la demandante

el registro de la marca NINA (MIXTA) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25. - Resolución 17159 del 28 de septiembre de 1998 expedida por la citada funcionaria, que al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto antes mencionado, lo confirmó. - Resolución 07073 del 31 de marzo de 2000 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la primera resolución citada al desatar el recurso de apelación interpuesto en su contra. A título de restablecimiento del derecho se pide que se conceda el registro marcario pertinente. b.- Los hechos de la demanda Los que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma sucinta, los siguientes: 1° El 8 de septiembre de 1987 la sociedad actora pidió el registro del signo NINA (mixto) para distinguir productos de la clase 25. 2° La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por decisión notificada el 10 de julio de 1989 advirtió a la demandante la irregistrabilidad de la marca por haberse solicitado el registro del signo ETIQUETA DE NIÑA y por encontrarse registrada la marca NINA RICCI. 3° El 23 de agosto de 1989 dentro del término legal, la actora argumentó las notables diferencias entre las marcas mencionadas. 4° El 6 de abril de 1990 se radicaron ante la oficina competente copias auténticas de las copias certificadas de los registros marcarios de NINA la cual estaba registrada desde el 17 de marzo de 1954 en la misma clase.

5° El 13 de septiembre de 1994 la compañía INDUSTRIAS MERCY Y CIA. LTDA. presentó observaciones por tener la titularidad de la marca NIÑA (etiqueta). 6° Con posterioridad la Administración expidió los actos acusados. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos atacados se violaron los artículos 83, literal a) y 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, señala para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- Vulneración del literal a) del artículo 83. Que examinadas en conjunto las marcas en controversia cada una de ellas está integrada por elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y novedosas en lo gráfico, fonético y conceptual. Que desde el punto de vista gráfico las marcas son diferentes y auncuando consagran la palabra NINA no quiere decir que sean semejantes entre sí o que le causen confusión al consumidor, pues en conjunto pueden diferenciarse por la manera como se escribe la marca NINA y el elemento adicional RICCI del signo NINA RICCI; con mayor razón porque ésta corresponde al nombre propio de una persona. Que así mismo, desde el punto de vista fonético las marcas mencionadas difieren, ya que NINA RICCI tiene dos vocablos con una pausa obligada entre ambos y el doble de sílabas en relación con el signo NINA. Que desde el punto de vista conceptual las dos marcas tienen diferentes acepciones, por cuanto NINA se deriva del nombre comercial de la sociedad NINA FOOTWEAR CORP, mientras que NINA RICCI tiene su origen en el nombre comercial de su titular NINA RICCI S.A.R.L. Que por ser las marcas idénticas a los

nombres comerciales de sus titulares el consumidor no se confundirá porque al observar cada una de ellas las relacionará con el nombre comercial de la sociedad fabricante de los productos que distinguen. Que lo anterior ha sido corroborado por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 27-IP-96. Que debe tenerse en cuenta además de la anterior, la interpretación prejudicial 32IP-96. Que desde hace más de 30 años las marcas en disputa coexisten pacíficamente en Estados Unidos. Que es importante resaltar que la sociedad NINA RICCI S.A.R.L. no presentó ninguna observación contra el registro de la marca de la demandante. Que de conformidad con lo anotado se demuestra que la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ya que el registro marcario negado reunía las exigencias previstas en dicha causal. Segundo cargo.- Trasgresión del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Que no podía negarse el registro marcario NINA por cumplir con el requisito de distintividad y por ser susceptible de representación gráfica y por los sentidos. d.- Las razones de la defensa

NINA RICCI S.A.R.L.

Como tercera interesada, mediante mandatario judicial contesta la demanda, solicita que se rechacen sus pretensiones y que se condene a la demandante en costas, con fundamento en lo siguiente: Precisa que estuvo acertada la Administración al comparar en su conjunto y de manera sucesiva las marcas en conflicto para determinar su confundibilidad. Indica que la marca NINA a pesar de ser mixta carece de distintividad, pues en

ella predomina el elemento nominativo, el cual tiene semejanza con el signo NINA RICCI, lo que conduce al público a error, como lo sostuvo el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 19-IP-2001. Señala que las palabras NINA RICCI y NINA son prácticamente exactas desde los puntos de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual por lo siguiente: - Que la primera impresión visual de las marcas en disputa, por parte de un consumidor medio, arrojaría como resultado que ambas son similares, pues la marca pedida reproduce íntegramente la parte sobresaliente del signo negado, sin tener otros elementos gráficos adicionales que le otorguen distintividad. - Que la marca negada esta integrada por 4 letras, las cuales se encuentran en su totalidad en el signo registrado, ubicadas en idéntico orden y posición, siendo aún más confundibles las mismas. - Que la confusión fonética se hace más relevante cuando se trata de marcas mixtas en las cuales predomina el elemento nominativo sobre el gráfico y debido a que el consumidor demanda el producto de manera oral. - Que las marcas mencionadas tienen secuencia vocálica, similar secuencia de consonantes, similitud en su pronunciación y acentuación. - Que así mismo evocan en la mente del público consumidor idéntica idea, vale decir un nombre propio, lo que hace que por ello las recuerden. - Que podría presentarse confusión indirecta, pues el público consumidor puede considerar que las marcas pertenecen al mismo empresario. - Que el hecho de permitir la coexistencia de las marcas NINA y NINA RICCI generaría confusión directa e indirecta para el consumidor, como lo sostuvo el

Tribunal Andino de Justicia en las interpretaciones prejudiciales 09-IP-94 y 21-IP96. Indica que al ofrecer las marcas los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación de Niza se hace más notoria su confusión. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Mediante mandatario judicial contesta la demanda así: Que del examen en conjunto de las marcas en controversia se colige que hay similitud entre las mismas capaz de inducir al público a error porque: - El elemento nominativo es el predominante. - Debe hacerse una comparación sucesiva entre los signos. - El hecho de que el consumidor las recuerde por su nombre propio genera riesgo de confusión. - A pesar de que la firma NINA RICCI S.A.R.L. no hubiese presentado observación alguna en sede gubernativa ello no evita el riesgo de confusión. - La demandante no aportó prueba alguna que demuestre la notoriedad conocida en la clase 25 de la marca NINA. - La notoriedad no es presupuesto para acceder al registro marcario.

INDUSTRIAS MERCY Y COMPAÑÍA LTDA.

La Curadora ad litem designada para actuar en representación de la citada sociedad contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma.

Señaló lo siguiente: Que al existir confusión fonética en la pronunciación de las marcas NIÑA y NINA por ser similares, se puede inducir a error al público consumidor.

Que por lo anterior se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 24 de octubre de 2000 se admitió la demanda y se ordenó darle el curso correspondiente. Mediante proveído del 2 de marzo de 2001 visible a folio 67 se comisionó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de notificar personalmente el auto admisorio de la demanda a la sociedad INDUSTRIAS MERCY Y COMPAÑÍA LTDA. Por providencia del 18 de diciembre de 2001 se requirió a la Corporación citada para que devolviera diligenciado el despacho comisorio pertinente, lo que así mismo se hizo por auto del 14 de mayo de 2002. Mediante decisión del 1° de noviembre de 2002 se designó curador ad litem a la sociedad INDUSTRIAS MERCY Y CIA LTDA.; con posterioridad se relevó del cargo a varios curadores nombrados, hasta que en cumplimiento del proveído del 20 de octubre de 2003 la abogada Elsy Zambrano Bolaños, se posesionó y contestó la demanda. Por auto del 8 de septiembre de 2004 se abrió el proceso a pruebas, se tuvieron como tales las pedidas por las partes y se decretó la práctica de otras. Mediante providencia del 14 de enero de 2005 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se ordenó la suspensión del proceso, mientras se sometía el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, mediante decisión del 19 de octubre de 2005, proceso 119-IP-2005, concluye: “PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo,

sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se persigue obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución N° 002180 del 31 de enero de 1997 por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad Industrias Mercy y Cia Ltda. y negó el registro de la marca NINA (mixta) a su titular la compañía Nina Footwear Corp para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza. - Resoluciones 17159 y 07073 del 28 de septiembre de 1998 y 31 de marzo de 2000, expedidas en su orden por la funcionaria citada en el párrafo precedente y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales, respectivamente al desatar los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el acto administrativo antes aludido, lo confirmaron. Comoquiera que la solicitud del registro marcario fue presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 8 de septiembre de 1987 (v. Fl. 7 del anexo 1) la norma aplicable al caso objeto de examen es la Decisión 344 del 31 de octubre de 1993 o Acuerdo de Cartagena. La sociedad demandante censura las actuaciones de la Administración, porque, en su sentir, infringieron el literal a) del artículo 83 y el artículo 81 del Acuerdo de Cartagena que rezan: “81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. …

83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al

público a error”.

Las marcas en disputa son:

MARCAS REGISTRADAS SIGNO QUE PRETENDE

REGISTRARSE NINA RICCI La Superintendencia de Industria y Comercio determinó en los actos acusados que la marca NIÑA registrada a favor de la sociedad Mercy y Cia Ltda. no era confundible con el signo negado NINA, sin embargo de manera oficiosa dispuso que no podía concederse el anterior registro porque era imposible que coexistiera pacíficamente en el mercado con la marca NINA RICCI por tener muchas similitudes y por distinguir así mismo productos amparados en la clase 25 de la Clasificación de Niza. El examen entre las marcas NINA y NINA RICCI conduce a concluir que las mismas son confundibles y no pueden coexistir pacíficamente por lo siguiente: Como lo afirmó el Tribunal Andino de Justicia “un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.”.

Así mismo: “En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe

identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.” (Resalta la Sala). En el presente caso es claro que el elemento predominante en el signo que pretende registrarse es el nominativo, pues aunque el tipo de letra utilizado no es común, el mismo no tiene la suficiente fuerza para prevalecer sobre el elemento nominativo. Así mismo la Sala considera que en la marca NIÑA (mixta) igualmente sobresale el elemento nominativo, razón por la cual se comparará los elementos nominativos de los tres signos. Ortográficamente las marcas registradas y el signo que pretende registrarse tienen la siguiente escritura:

MARCAS REGISTRADAS SIGNO QUE PRETENDE REGISTRARSE

NINA RICCI NINA NIÑA Al cotejar ortográficamente la marca NINA RICCI y el signo NINA se observa que el vocablo NINA es común para ambos signos, diferenciándolos únicamente el vocablo RICCI. Respecto del elemento auditivo o fonético que de acuerdo con la interpretación prejudicial 119-IP-2005 “se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar” debe señalarse que así como quedó expresado en el párrafo precedente, ambos signos son idénticos en la palabra NINA, lo que genera una identidad fonética entre los mismos. En el cotejo ideológico vale la pena señalar que el mismo no es relevante en el caso concreto, pues el vocablo NINA no es evocador de concepto alguno, razón por la cual no es procedente su estudio.

En esa medida no es posible ordenar el registro de la marca negada NINA, pues generaría confusión en relación con las marcas ya registradas NINA RICCI y NIÑA, máxime porque distinguen productos amparados en la clase 25 de la Clasificación Internacional, esto es vestidos, calzados y sombrerería. Adicionalmente es preciso indicar que la confusión en la situación examinada puede ser directa o indirecta, ya que puede pensar el consumidor que está adquiriendo otro producto del que realmente solicita o confundir el origen empresarial del producto que adquiere. En consecuencia, comoquiera que la expresión NINA no es suficientemente distintiva y adicionalmente se encuentra incursa en una de las causales de irregistrabilidad, se impone a la Sala negar las súplicas de la demanda y por ende mantener incólume la legalidad de los actos que no accedieron a su registro. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad NINA FOOTWEAR CORP., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Presidenta GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA

(Ausente con excusa)