CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00005-01-2005

MARCA NOTORIA - Concepto; status superior por calidad, permanencia, difusión En tanto que el mismo Tribunal advierte que la especial protección de las marcas notorias que ha establecido la normativa comunitaria va más allá de los principios de territorialidad y especialidad; que una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, sino que esa condición constituye un status superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores; que esa notoriedad se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por lo cual requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno, tal como lo resalta en el numeral 7º de las conclusiones de su interpretación prejudicial traía a este proceso. De la doctrina dice en dicha interpretación que ha considerado que “la marca notoria es aquella que goza de difusión – o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”; que es “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”; De lo anterior se deduce que la notoriedad no es un asunto necesariamente de consumo masivo o

de conocimiento popular, sino que ante todo implica una posición destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase de sus respectivos productos a la que pertenece el que ella distingue, y por ende un especial reconocimiento en el sector de los consumidores de dichos productos, primordialmente por la calidad del que se ofrece con esa marca acompañada de la amplia y sostenida difusión publicitaria de la misma, cuyos medios y alcances dependen de la condición de las personas a las que está dirigido el producto, quienes pueden corresponder al gran público consumidor o a un segmento especializado o cualificado de los consumidores, lo que puede obedecer a su nivel económico, a sus actitudes sociales, a su actividad personal, tendencias, gustos, edades, etc.

NOTA DE RELATORIA: Se cita a FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32. y a OTERO Lastres, José Manuel, “LA PRUEBA DE LA

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA”, Seminario Internacional, Quito, 1996, pág. 243.

EBEL - Marca notoria: cosa juzgada / COSA JUZGADA - Notoriedad de la

marca EBEL S.A. En la sentencia que puso fin a ese proceso, de 22 de abril de 1999, precisó que “el aspecto central de la controversia gira en torno de establecer si la marca EBEL, cuyo titular es la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., era o no notoriamente conocida entre el público consumidor”, y al respecto halló que: “la marca EBEL fue registrada a favor de la sociedad FABRIQUE EBEL S.A. en otros países, a saber:

Brasil, Chile, Perú, E.E.U.U., Canadá, Japón, Tailandia, Suecia, Reino Unido y Hong Kong, Alemania Occidental, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Egipto, España, Francia, Italia, Portugal, Lichtenstein y Mónaco, con anterioridad a la solicitud de registro controvertida.” De lo anterior concluyó que “el elemento notoriedad fue demostrado por la sociedad FABRIQUE EBEL S.A., razón por la cual los actos administrativos acusados que lo tuvieron en cuenta se ajustaron a derecho”. Por lo anterior cabe deducir que se está ante una situación que se declaró probada y con fuerza de verdad, no obstante que la notoriedad de una marca es un problema fáctico y de permanencia, y que por lo mismo debe ser probado, ya que no por ello puede sustraerse de los efectos de la cosa juzgada en el tiempo, pues dado que esa condición comporta un alto grado de penetración en la mente del público consumidor y, por ello, de conocimiento, recordación y aceptación por parte éste, no es una circunstancia que pueda desaparecer a corto plazo, sino que así como ello se logra con una acción persistente, amplia y prolongada en el tiempo, igualmente se requiere un tiempo prolongado para la marca pierda el reconocimiento alcanzado en caso de que dicha acción se deje de realizar o la marca se deje de usar. Por lo tanto vale tener como cosa juzgada la notoriedad de la marca EBEL para productos de la clase 14, registrada en cabeza de la actora, en virtud de lo decidido por la Sala en la sentencia referenciada, para el caso allí mencionado, amén de que en el presente litigio se

aportaron pruebas y elementos de juicio similares a los examinados en dicha sentencia, indicativos de esa notoriedad, tales como publicidad en revistas y publicaciones de circulación internacional. COEXISTENCIA DE MARCAS - Aceptación cuando no hay conexidad, complementariedad ni competitividad entre productos y servicios: EBEL / EBEL - Coexistencia de marcas sin riesgo de confusión Como bien lo advierte la entidad demandada, y según lo indica la amplia actividad comercial y difusión publicitaria que se ha dado alrededor de la marca EBEL INTERNATIONAL, ambas marcas, la opositora y la demandada han convivido pacíficamente en el mercado colombiano, a lo cual se agrega que la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) aquí acusada está referida a servicios, como son los de la clase 42 (salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, mientras que la opositora distingue relojes de alta gama, cuyo uso está limitado a un sector social muy reducido, y que por lo mismo tienen suficiente información para poder distinguir el origen de los servicios y productos respectivos, más cuando entre unos y otros no hay relación alguna (conexidad, complementariedad, competitividad, canales de publicidad y distribución, etc.), y los sectores del mercado en que se ofrecen son enteramente distintos. De esa forma, en primer lugar, es mínimo el riesgo de confusión entre los consumidores del producto distinguido por la marca opositora frente a la marca EBEL INTERNATIONAL por lo disímil de lo que se ofrece con una y otra en todas sus características y condiciones o circunstancias comerciales pertinentes y, en segundo lugar, no se puede predicar que la titular de la marca EBEL INTERNATIONAL para servicios de la clase 42 se aproveche de las ventajas

comerciales y del prestigio que ha ganado la marca notoria, que es justamente lo que se pretende evitar con la especial protección de ésta, ya que la misma se dirige a sectores del mercado diferentes, en los cuales, no es conocida la marca notoria EBEL para relojes, debido a lo reducido y selectivo del grupo de los consumidores de los relojes distinguidos con esa marca. De allí que se posibilite la coexistencia de ambas marcas en el mercado colombiano, como en efecto se ha venido dando según lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se observe razón para que no pueda seguir esa coexistencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C.,tres (3) de marzo del dos mil cinco cuatro (20054) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00005-01

Actor: EBEL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad EBEL S.A. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 082 96 de 30 de abril y 27732 de 20 de diciembre, ambas de 1999 y expedidas por la Jefe de la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 15178 de 30 de junio de 2000 del Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la observación formulada por la demandante y se concedió el registro de la marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. 1.2. Que Ccomo consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se solicita ordenear a la Superintendencia demandada reconocer el derecho de la sociedad actora a impedir el registro correspondiente de la mencionada marca, anulando el respectivo certificado de registro.

2. Hechos y omisiones de la demanda La sociedad EBEL S.A. refiere que es titular de múltiples registros de la marca mixta “EBEL” para identificar relojes, productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en numerosos países, entre los cuales se encuentran Colombia y los demás del pacto andino. Dada la extensa comercialización de sus productos, su publicidad y volumen de ventas alrededor del mundo, la marca se ha convertido en marca notoriamente conocida a nivel mundial. Al respecto, relaciona los registros con que cuenta en Colombia con el signo EBEL, y dice que mediante sentencia de 22 de abril de 1999, expediente núm. 3449, el Consejo de Estado le reconoció la notoriedad de dicha marca, a propósito de la demanda que la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED interpuso contra los actos

administrativos que, con fundamento en dicha notoriedad, le negaron el registro de la marca “EBEL SPA” en la Clase 3,. Que ello significa que las partes ya sometieron a consideración de las autoridades marcarias la controversia sobre la registrabilidad de la marca EBEL a nombre de la aludida sociedad, habiéndose declarado la notoriedad de su marca EBEL como obstáculo insuperable para el registro de esa expresión como marca a favor de otra persona. No obstante lo anterior, el 11 de septiembre de 1998, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED radicó la solicitud núm. 98.052.467 para el registro de la marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) para identificar servicios de “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, correspondientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 22 de enero de 1999 presentó oposición contra dicha solicitud de registro, con fundamento en los hechos referidos y en los registros que tiene en Colombia a favor suyo, pero no obstante, el 30 de abril de 1999 la entidad demandada expidió la Resolución núm. 08296, mediante la cual concedió el registro solicitado de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) en la Clase 42 a nombre de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED y declaró infundada su oposición a esa marca. El 24 de junio de 1999 interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la citada resolución, con fundamento en la sentencia referenciada, los cuales fueron decididos mediante las resoluciones núms. 27732 de 20 de diciembre de 1999 y 15178 de 30 de junio de 2000, en el sentido de

confirmarla. Como consecuencia de ello, la Superintendencia demandada expidió el certificado núm. 229.184 para la marca ““EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) en la Clase 42 Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL

LIMITED.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se indican como violados en los literales a), d) y e), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 se debe a que la sociedad EBEL S.A. es titular en Colombia de la marca “EBEL” desde el año de 1985, habiendo sido concedido su primer registro el 28 de noviembre de 1990, con el certificado núm. 134.433 para la marca “EBEL” (mixta) en la Clase 16 Internacional; adicionalmente, es titular para la misma marca en las Clases 6, 9, 14, 18, 34 y 25 de la Clasificación Internacional, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) para identificar servicios de “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, correspondientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de allí que respecto de éstos puede causar confusión. Es decir, que existe conexidad entre las marcas por cuanto los productos que cobijan se relacionan entre sí, por consiguiente no es posible su coexistencia para las clases 42 y 14, lo que genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto de la naturaleza y la finalidad de los servicios y productos que las marcas enfrentadas identifican. La violación del literal d), ibídem, surge de haber sido concedido el registro de la

marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) para identificar servicios de “salones de belleza y comercialización en tiendas de productos cosméticos”, correspondientes a la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, ya que “EBEL” es una marca notoria, reconocida por las autoridades competentes para la protección de la propiedad industrial en Colombia y en otros países, de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos. Se violó el literal e), ibídem porque la marca “EBEL” es notoria y por ello no aplica el principio de especialidad, predicándose la protección de la misma en el derecho prioritario de la actora respecto de cualquier cClase en la que se pretenda registrar, por parte de terceros, una marca idéntica o similar a aquéella. Ello, con base en el criterio adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia citada, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca “EBEL” a favor de la actora, consistente en que “no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”, el cual debe ser aplicado al presente caso. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación de la demanda, fundamenta su defensa en que con la expedición los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por

el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que, en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no le asiste razón a la actora habida cuenta que las marcas confrontadas “EBEL” Clase 14, cuyo titular es la sociedad EBEL S.A., y ““EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA), Clase 42, cuyo titular es la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca. Es así como la primera distingue relojes, producto que por sus altos costos solamente puede ser adquirido por un grupo reducido de personas, en tanto que la segunda ampara servicios con precios más económicos a los que pueden acceder un mayor número de personas, no presentándose, en consecuencia, confusión empresarial entre dichos productos. Respecto a la violación de los literales d) y e) ibídem, sustentada en los argumentos esbozados por el Consejo de Estado en la sentencia mencionada, considera que ésta no tiene plena aplicación dentro del asunto que nos ocupa, en razón de que la causa y objeto en que se fundamentó son sustancialmente distintas a las que se debaten en el presente proceso, toda vez que la declaratoria de notoriedad de la marca “EBEL” de propiedad de la sociedad EBEL S.A. para

distinguir relojes, productos de la Clase 14, lo fue para el mes de abril de 1999, sin que esa notoriedad pueda extenderse a través del tiempo, puesto que, conforme a lo afirmado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, lo que ha sido notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; además, con base en las actuaciones administrativas contenidas en el expediente núm. 98...., la actora no aportó prueba de la notoriedad aducida al presentar observaciones al registro de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) solicitada por la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, lo cual era necesario para su reconocimiento. Sobre el particular, cita la Interpretación Prejudicial del proceso 28-IP-96. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial la consagrada en el artículo 81 de la Decisión 344, en la cual se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y con el resultado del estudio de registrabilidad marcaria efectuado respecto de la marca ““EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) de la Clase 42, del cual se concluyó que la marca en mención cumple con dichos requisitos, por lo cual es legalmente registrable y puede coexistir pacíficamente en el mercado, como lo han venido haciendo, con la marca “EBEL” Clase 14, sin inducir al público consumidor en error; así como con las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 26-IP-2000 y 28-IP-96. 2.- El apoderado de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, actuando

como tercera interesada dentro del presente asunto, en sus escritos de contestación y alegatos de conclusión, manifiesta oponerse a las pretensiones de la demanda, ya que los actos acusados se ajustan a la normatividad legal vigente. En cuanto a los hechos, señala que son parcialmente ciertos. Al respecto, manifiesta que no es posible que la notoriedad de la marca “EBEL” haya quedado oficialmente reconocida por la sentencia del Consejo de Estado aludida, pues de conformidad con lo que ha venido afirmando el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones “… lo que fue notorio en el pasado, puede dejar de serlo en el futuro; o inversamente lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro…”. Además, esa sentencia no puede ser aplicada al presente caso puesto que tal reconocimiento se fundamentó en pruebas de los años 1982 a 1985 y no en pruebas actuales. Que es equivocado afirmar que la sociedad demandante sea única titular de la marca “EBEL” en Colombia, por cuanto su representada cuenta con los certificados de registro actualmente vigentes a su favor núms. 123.091, 146.574 y 142.918, correspondientes a las Clases 3, 21 y 28, respectivamente. Además, es titular de registros marcarios como son ANDRE DE EBEL, B PLUS DE EBEL y ULTRA GEL DE EBEL en la Clase 3 Internacional, entre otros. Resalta que el hecho que se haya registrado por la actora la marca “EBEL” (mixta) en la Clase 14 en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina (antes Pacto Andino), ello no le otorga derechos para obtener el registro de la misma en Colombia, dado el principio de territorialidad.

Que los actos acusados no violan las disposiciones argüidas por la actora toda vez que la marca ““EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) cumple con los requisitos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no esta incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 ibídem. Además, de conformidad con la Interpretación Prejudicial 18-IP-98 de 30 de marzo de 1998 y el acervo probatorio del proceso, en especial del resultado del estudio realizado por la empresa consultora OSWALDO ACEVEDO & CÍA S.A., miembro de YANKELOVICH PARTNER INTERNATIONAL, firma consultora especializada en estudios de mercado, se demuestra que la coexistencia de las marcas en estudio se ha hecho de manera pacífica, de tal manera que los canales de distribución utilizados por dichas marcas no se mezclan ni se imponen uno sobre el otro, ya que son completamente disímiles, es así como los relojes de EBEL S.A. se venden en establecimientos de comercio especializados llamados relojerías, en tanto que los cosméticos vendidos por su representada con la misma marca lo son a través de la denominada venta directa por visitadores de la solicitante. Por otra parte, manifiesta que los actos acusados no vulneran el literal a), ibídem, por cuanto, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino en las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos núms. 1-IP-87, 09-IP-94 y 08-IP-95 y teniendo en cuenta que las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías que pretenden distinguir, la marca “EBEL” (mixta) se

encuentra limitada para productos de las Clases 6, 9, 14, 16, 18, 25 y 34, en tanto que la marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) lo está para los de la Clase 3, no existiendo similitud o conexión competitiva entre los productos mencionados, ya que son de diferente naturaleza, origen y finalidad, amén de que la coexistencia pacífica y de registro de las marcas en estudio no solamente se evidencia en el territorio Colombiano sino igualmente en otros países, tales como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México. Finalmente, señala que los actos acusados no vulneran los literales d) y e) ibídem, toda vez que quien alega la notoriedad de una marca debe demostrarlo mediante las pruebas a que haya lugar, y en el presente caso la sociedad actora, no obstante haberse opuesto a la solicitud de registro de la marca en cuestión dentro del trámite administrativo, como consta en los actos administrativos acusados, no probó la circunstancia de notoriedad de la marca “EBEL”, toda vez que la fundamentó en pruebas que había presentado para el periodo de 1982 a 1985, incumpliendo con su deber procesal de demostrar la notoriedad aducida al momento de presentar la observación correspondiente, sin lograr demostrar el primer presupuesto legal exigido por los literales en cuestión. Al respecto, cita las Interpretaciones Prejudiciales en los procesos núms. 20-IP-97, 5-IP-94, 8-IP-95 y 28-IP-96. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los

antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda bajo la consideración de que están demostrados sus derechos prioritarios sobre el signo EBEL y los hechos en que se sustenta la demanda y agrega que EBEL es una marca notoria, carácter que además le fue reconocido por esta Sala mediante sentencia de 22 de abril de 1999, expediente 3449, el cual debe ser protegido ante la confundibilidad con la marca acusada y la conexión competitiva entre ambas, así como la asociación a la que se ve abocado el consumidor de los productos respectivos.

Aduce en esta oportunidad la imposibilidad de alegar la coexistencia pacífica de ambos signos y la mala fe como causal de nulidad del acto acusado, por cuanto la marca acusada así como los demás registros obtenidos por EBEL INTERNATIONAL lo han sido de mala fe, y así se desprende del testimonio del señor YAMAL RACHID en este proceso (folios 247 a 258).

2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (252 a 246).

3. La sociedad interesada titular de la marca enjuiciada aduce que los actos acusados se ajustan a la normativa que se invoca como violada, por cuanto la

marca “EBEL INTERNATIONAL” (MIXTA) para productos de la clase 42 cumple con los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que puede coexistir pacíficamente con la marca EBEL, signos que se encuentran registrados para distinguir productos de diferentes clases a nombre de ambas sociedades, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, de lo cual hace una relación detallada. Solicita que se tenga en cuenta el estudio de mercado realizado por la empresa OSWALDO ACEVEDO GOMEZ & CIA. S.A., según la cual el reconocimiento de la marca EBEL para reloj es apenas de 0.8%, lo que a su juicio obedece a la poca comercialización que se hace del producto y de que tiene un consumidor selectivo de destino, situación concordante con lo costoso del producto; mientras que tratándose de cosméticos la marca EBEL aparece con 47.8% de reconocimiento espontáneo, seguido de YANBAL y JOLIE DE VOGUE, lo que indica el claro posicionamiento de la marca EBEL en el mercado colombiano para esos productos, cuya adquisición aparece hecha mayoritariamente mediante visitador al hogar y al sitio de trabajo, y en relojería sólo el 0.1% y en joyería el 0%., de donde los canales de distribución son totalmente diferentes y el consumidor no se ve inducido a error. Agrega que la actora consintió en el registro de la marca atacada al haber desistido de la oposición que formuló contra la solicitud del registro de la marca EBEL en clase 3, y no haberla formulado en las demás solicitudes de registro de ese signo como marca, por lo tanto no tienen legitimación por activa, ni acreditó la

calidad de notoria de su marca (279 a 307).

5. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación guardó silencio en esta oportunidad.

6. A solicitud de la actora se realizó audiencia pública para alegatos de conclusión, en las cuales las partes controvierten los alegatos del contrario y se reafirmaron en sus argumentos relativos al asunto, en tanto que la Procuradora Primera Delegada ante la Corporación manifestó que a su juicio las resoluciones acusadas se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico y solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, al observar que las sociedades en conflicto han compartido de tiempo atrás la marca EBEL en las clases 9, 16, 34, 6, 18 y 25, de allí que han coexistido en el mercado sin lugar a confusión en el público, citando al efecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que “si no ha existido confusión en muchos años, la nulidad no cumpliría con el objeto y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario”, dada en el proceso 18-IP-98.

De igual forma, cita la encuesta atrás aludida por la tercera interesada en el asunto. La Procuradora Primera Delegada ante la Corporación manifestó en esta ocasión que según la situación procesal no hay duda de que las marcas han coexistido en el mercado sin lugar a confusión en el público, lo que implica una autorización tácita para el registro de la marca EBEL, y según ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si no ha existido confusión en muchos años, la nulidad

no cumpliría con el objeto y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. Concluye que los actos acusados se encuentran acordes con el ordenamiento jurídico y por ello solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1º. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en su articulo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcado será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los

Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin des