CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00006-01-2005

MARCA NOTORIA - Principios de territorialidad y especialidad; calidad y difusión como elementos esenciales En tanto que el mismo Tribunal advierte que la especial protección de las marcas notorias que ha establecido la normativa comunitaria va más allá de los principios de territorialidad y especialidad; que una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, sino que esa condición constituye un status superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores; que esa notoriedad se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por lo cual requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. De la doctrina dice que ha considerado que “la marca notoria es la que goza de difusión – o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”1; que es la “conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada...”; y que “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. De lo anterior se deduce que la notoriedad no es un asunto necesariamente de

consumo masivo o de conocimiento popular, sino que ante todo implica una posición destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase de sus respectivos productos a la que pertenece el que ella distingue, y por ende un especial reconocimiento en el sector de los consumidores de dichos productos, primordialmente por la calidad del que se ofrece con esa marca acompañada de la amplia y sostenida difusión publicitaria de la misma, cuyos medios y alcances dependen de la condición de las personas a las que está dirigido el producto, quienes pueden corresponder al gran público consumidor o a un segmento especializado o cualificado de los consumidores, lo que puede obedecer a su nivel económico, a sus actitudes sociales, a su actividad personal, tendencias, gustos, edades, etc.

NOTA DE RELATORIA: FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, “FUNDAMENTOS DEL

DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32.; AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICA”, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid 1993, pág. 268; ZUCCHERINO Daniel, “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot, 1997, págs. 130 y 131. EBEL S.A. - Cosa juzgada respecto de la notoriedad / NOTORIEDAD DE LA MARCA - EBEL S.A. y EBEL INTERNATIONAL / RIESGO DE CONFUSIONInexistencia de conexidad , complementariedad, competitividad y publicidad entre EBEL S.A. y EBEL INTERNATIONAL Por lo tanto vale tener como cosa juzgada la notoriedad de la marca EBEL para

productos de la clase 14, registrada en cabeza de la actora, en virtud de lo decidido por la Sala en la sentencia referenciada, por el asunto allí resuelto, amén de que en el presente litigio se aportaron pruebas y elementos de juicio similares a los examinados en dicha sentencia, indicativos de esa notoriedad, tales como 1 FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32. publicidad en revistas y publicaciones de circulación internacional. Sin embargo, como bien lo advierte la entidad demandada, y según lo indica la amplia actividad comercial y difusión publicitaria que se ha dado alrededor de la marca EBEL INTERNATIONAL, ambas marcas, la opositora y la demandada han convivido pacíficamente en el mercado colombiano, a lo cual se agrega que la marca EBEL INTERNATIONAL (mixta) aquí acusada está referida a servicios, como son los de la clase 41 (educación y esparcimiento), mientras que la opositora distingue relojes de alta gama, cuyo uso está limitado a un sector social muy reducido, y que por lo mismo tienen suficiente información para poder distinguir el origen de los servicios y productos respectivos, más cuando entre unos y otros no hay relación alguna (conexidad, complementariedad, competitividad, canales de publicidad y distribución, etc.), y los sectores del mercado en que se ofrecen son enteramente distintos. De esa forma, en primer lugar, es mínimo el riesgo de confusión entre los consumidores del producto distinguido por la marca opositora frente a la marca EBEL INTERNATIONAL por lo disímil de lo que se ofrece con una y otra en todas sus características y condiciones o circunstancias comerciales

pertinentes y, en segundo lugar, no se puede predicar que la titular de la marca EBEL INTERNATIONAL para servicios de la clase 41 se aproveche de las ventajas comerciales y del prestigio que ha ganado la marca notoria, que es justamente lo que se pretende evitar con la especial protección de ésta, ya que la misma se dirige a sectores del mercado diferentes, en los cuales, no es conocida la marca notoria EBEL para relojes, debido a lo reducido y selectivo del grupo de los consumidores de los relojes distinguidos con esa marca. De allí que se posibilite la coexistencia de ambas marcas en el mercado colombiano, como en efecto se ha venido dando según lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se observe razón para que no pueda seguir esa coexistencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., tres (3) de marzotres (3catorce (14)) del dos mil cinco cuatro (20054) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00006-01

Actor: EBEL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad EBEL S.A. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 08300 de 30 de abril y 27731 de 20 de diciembre, ambas de 1999 y expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 15177 de 30 de junio de 2000 del Superintendente de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 98.52023, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada la observación formulada por la demandante y se concedió el registro de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED para distinguir “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. 1.2. Que Ccomo consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se solicita ordenear a la Superintendencia demandada reconocer el derecho de la sociedad actora a impedir el registro correspondiente de la mencionada marca, anulando el respectivo certificado de registro.

2. Hechos y omisiones de la demanda La sociedad EBEL S.A. refiere que es titular de múltiples registros de la marca mixta “EBEL” para identificar relojes, productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en numerosos países, entre los cuales se encuentran Colombia y los demás del pacto andino. Dada la extensa comercialización de sus productos, su publicidad y volumen de ventas alrededor del mundo, la marca se

ha convertido en marca notoriamente conocida a nivel mundial. Al respecto, relaciona los registros con que cuenta en Colombia con el signo EBEL, y dice que mediante sentencia de 22 de abril de 1999, expediente núm. 3449, el Consejo de Estado le reconoció la notoriedad de dicha marca, a propósito de la demanda que la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED interpuso contra los actos administrativos que, con fundamento en dicha notoriedad, le negaron el registro de la marca “EBEL SPA” en la Clase 3,. Que ello significa que las partes ya sometieron a consideración de las autoridades marcarias la controversia sobre la registrabilidad de la marca EBEL a nombre de la aludida sociedad, habiéndose declarado la notoriedad de su marca EBEL como obstáculo insuperable para el registro de esa expresión como marca a favor de otra persona. No obstante lo anterior, el 10 de septiembre de 1998, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED radicó la solicitud núm. 98.052.023 para el registro de la marca “EBEL INTERNATIONAL” (mixta) para identificar servicios correspondientes a “institutos de educación y entrenamiento”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. El 22 de enero de 1999 presentó oposición contra dicha solicitud de registro, con fundamento en los hechos referidos y en los registros que tiene en Colombia a favor suyo, pero no obstante, el 30 de abril de 1999 la entidad demandada expidió la Resolución núm. 08300, mediante la cual concedió el registro solicitado de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) en la Clase 41 a nombre de la sociedad

EBEL INTERNACIONAL LIMITED y declaró infundada su oposición a esa marca. El 24 de junio de 1999 interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la citada resolución, con fundamento en la sentencia referenciada, los cuales fueron decididos mediante las resoluciones núms. 27731 de 20 de diciembre de 1999 y 15177 de 30 de junio de 2000, en el sentido de confirmarla. Como consecuencia de ello, la Superintendencia demandada expidió el certificado núm. 229.185 para la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) en la Clase 41 Internacional de Niza, a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL

LIMITED.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se indican como violados en los literales a), d) y e), del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 se debe a que la sociedad EBEL S.A. es titular en Colombia de la marca “EBEL” desde el año de 1985, habiendo sido concedido su primer registro el 28 de noviembre de 1990, con el certificado núm. 134.433 para la marca “EBEL” (mixta) en la Clase 16 Internacional; adicionalmente, es titular para la misma marca en las Clases 6, 9, 14, 18, 34 y 25 de la Clasificación Internacional, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta), con la cual, además de identificar “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la Clase 41, se pretende distinguir servicios directamente relacionados con la

promoción y venta de productos de la Clase 3 como cosméticos, que según la sentencia del Consejo de Estado aludida, tienen directa relación con los productos de la Clase 14. Es decir, que existe conexidad entre las marcas por cuanto los productos que cobijan se relacionan entre sí, por consiguiente no es posible su coexistencia para las clases 41 y 14, puesto que se trata de servicios relacionados con los productos de la Clase 3, lo que genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto de la naturaleza y la finalidad de los servicios y productos que las marcas enfrentadas identifican. La violación del literal d), ibídem, surge de haber sido concedido el registro de la marca “EBEL INTERNACIONACIONAL” (mixta) a la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, ya que “EBEL” es una marca notoria, reconocida por las autoridades competentes para la protección de la propiedad industrial en Colombia y en otros países, de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos. Existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto, en cuanto a la identidad de las mismas respecto de los canales de comercialización y medios de publicidad y el uso complementario entre productos y servicios de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza; lo que implica el detrimento de la imagen comercial y prestigio mundialmente reconocido a EBEL S.A., de lo cual se deduce la imposibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en estudio y, así mismo, de titularidad a favor de EBEL INTERNACIONAL LIMITED sobre dicha marca, la cual se obtuvo de mala fe y, por ende, carece de legitimidad. Se violó el literal e), ibídem porque la marca “EBEL” es notoria y por ello no

aplica el principio de especialidad, predicándose la protección de la misma en el derecho prioritario de la actora respecto de cualquier cClase en la que se pretenda registrar, por parte de terceros, una marca idéntica o similar a aquéella. Ello, con base en el criterio adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia citada, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca “EBEL” a favor de la actora, consistente en que “no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”, el cual debe ser aplicado al presente caso. Finalmente, a manera de síntesis, fundamenta sus cargos en cinco hechos probados, a saber: la notoriedad de la marca “EBEL” de EBEL S.A., confusión entre las marcas en conflicto, coexistencia no tolerada de las marcas en conflicto, aprovechamiento indebido de la reputación ajena y desconocimiento del derecho de EBEL S.A. por la Superintendencia de Industria y Comercio. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de alegatos de conclusión, fundamenta su defensa en que con la expedición los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que, en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no le asiste razón a la actora habida cuenta que las marcas confrontadas “EBEL” Clase 14, cuyo titular es la sociedad EBEL S.A., y “EBEL INTERNACIONAL” Clase 41, cuyo titular es la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, han coexistido pacíficamente dentro del mercado, sin que hayan generado confusión en el público consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca. Es así como la primera distingue relojes, producto que por sus altos costos solamente puede ser adquirido por un grupo reducido de personas, en tanto que la segunda ampara servicios con precios más económicos a los que pueden acceder un mayor número de personas, no presentándose, en consecuencia, confusión empresarial entre dichos productos. Respecto a la violación de los literales d) y e) ibídem, sustentada en los argumentos esbozados por el Consejo de Estado en la sentencia mencionada, considera que ésta no tiene plena aplicación dentro del asunto que nos ocupa, en razón de que la causa y objeto en que se fundamentó son sustancialmente distintas a las que se debaten en el presente proceso, toda vez que la declaratoria de notoriedad de la marca “EBEL” de propiedad de la sociedad EBEL S.A. para

distinguir relojes, productos de la Clase 14, lo fue para el mes de abril de 1999, sin que esa notoriedad pueda extenderse a través del tiempo, puesto que, conforme a lo afirmado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, lo que ha sido notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; además, con base en las actuaciones administrativas contenidas en el expediente núm. 98.52467, la actora no aportó prueba de la notoriedad aducida al presentar observaciones al registro de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) solicitada por la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, lo cual era necesario para su reconocimiento. Sobre el particular, cita la Interpretación Prejudicial del proceso 28-IP-96. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial la consagrada en el artículo 81 de la Decisión 344, en la cual se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y con el resultado del estudio de registrabilidad marcaria efectuado respecto de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) de la Clase 41, del cual se concluyó que la marca en mención cumple con dichos requisitos, por lo cual es legalmente registrable y puede coexistir pacíficamente en el mercado, como lo han venido haciendo, con la marca “EBEL” Clase 14, sin inducir al público consumidor en error; así como con las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 26-IP-2000 y 28-IP-96.

2.- El apoderado de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED, actuando como tercera interesada dentro del presente asunto, en sus escritos de contestación y alegatos de conclusión, manifiesta oponerse a las pretensiones de la demanda, ya que los actos acusados se ajustan a la normatividad legal vigente. En cuanto a los hechos, señala que son parcialmente ciertos. Al respecto, manifiesta que no es posible que la notoriedad de la marca “EBEL” haya quedado oficialmente reconocida por la sentencia del Consejo de Estado aludida, pues de conformidad con lo que ha venido afirmando el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones “… lo que fue notorio en el pasado, puede dejar de serlo en el futuro; o inversamente lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podría adquirirlo en el futuro…”. Además, esa sentencia no puede ser aplicada al presente caso puesto que tal reconocimiento se fundamentó en pruebas de los años 1982 a 1985 y no en pruebas actuales. Que es equivocado afirmar que la sociedad demandante sea única titular de la marca “EBEL” en Colombia, por cuanto su representada cuenta con los certificados de registro actualmente vigentes a su favor núms. 123.091, 146.574 y 142.918, correspondientes a las Clases 3, 21 y 28, respectivamente. Además, es titular de registros marcarios como son ANDRE DE EBEL, B PLUS DE EBEL y ULTRA GEL DE EBEL en la Clase 3 Internacional, entre otros. Resalta que el hecho que se haya registrado por la actora la marca “EBEL” (mixta) en la Clase 14 en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina (antes Pacto Andino), ello no le otorga derechos para obtener el registro de la

misma en Colombia, dado el principio de territorialidad. Que los actos acusados no violan las disposiciones argüidas por la actora toda vez que la marca “EBEL INTERNACIONAL” cumple con los requisitos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no esta incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 ibídem. Además, de conformidad con la Interpretación Prejudicial 18-IP-98 de 30 de marzo de 1998 y el acervo probatorio del proceso, en especial del resultado del estudio realizado por la empresa consultora OSWALDO ACEVEDO & CÍA S.A., miembro de YANKELOVICH PARTNER INTERNATIONAL, firma consultora especializada en estudios de mercado, se demuestra que la coexistencia de las marcas en estudio se ha hecho de manera pacífica, de tal manera que los canales de distribución utilizados por dichas marcas no se mezclan ni se imponen uno sobre el otro, ya que son completamente disímiles, es así como los relojes de EBEL S.A. se venden en establecimientos de comercio especializados llamados relojerías, en tanto que los cosméticos vendidos por su representada con la misma marca lo son a través de la denominada venta directa por visitadores de la solicitante. Por otra parte, manifiesta que los actos acusados no vulneran el literal a), ibídem, por cuanto, conforme a lo manifestado por el Tribunal Andino en las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos núms. 1-IP-87, 09-IP-94 y 08-IP-95 y teniendo en cuenta que las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías que pretenden distinguir, la marca “EBEL” (mixta) se

encuentra limitada para productos de las Clases 6, 9, 14, 16, 18, 25 y 34, en tanto que la marca “EBEL INTERNATIONAL” (mixta) lo está para los de la Clase 41, no existiendo similitud o conexión competitiva entre los productos mencionados, ya que son de diferente naturaleza, origen y finalidad, amén de que la coexistencia pacífica y de registro de las marcas en estudio no solamente se evidencia en el territorio Colombiano sino igualmente en otros países, tales como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México. Finalmente, señala que los actos acusados no vulneran los literales d) y e) ibídem, toda vez que quien alega la notoriedad de una marca debe demostrarlo mediante las pruebas a que haya lugar, y en el presente caso la sociedad actora, no obstante haberse opuesto a la solicitud de registro de la marca en cuestión dentro del trámite administrativo, como consta en los actos administrativos acusados, no probó la circunstancia de notoriedad de la marca “EBEL”, toda vez que la fundamentó en pruebas que había presentado para el periodo de 1982 a 1985, incumpliendo con su deber procesal de demostrar la notoriedad aducida al momento de presentar la observación correspondiente, sin lograr demostrar el primer presupuesto legal exigido por los literales en cuestión. Al respecto, cita las Interpretaciones Prejudiciales en los procesos núms. 20-IP-97, 5-IP-94, 8-IP-95 y 28-IP-96. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los

antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda bajo la consideración de que están demostrados los hechos en que se sustenta la demanda y agrega que EBEL es una marca notoria, carácter que además le fue reconocido por esta Sala mediante sentencia de 22 de abril de 1999, expediente 3449 (folio 249), el cual debe ser protegido ante la confundibilidad con la marca acusada y la conexión competitiva entre ambas, así como la asociación a la que se ve abocado el consumidor de los productos y servicios respectivos.

2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante

(folios 242 a 246).

3. La sociedad interesada titular de la marca enjuiciada aduce que los actos acusados se ajustan a la normativa que se invoca como violada, por cuanto la marca EBEL INTERNATIONAL (MIXTA) para productos de la clase 41 cumple con los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que puede coexistir pacíficamente con la marca EBEL S.A., signos que se encuentran registrados para distinguir productos de diferentes clases a nombre de ambas sociedades, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, de lo cual hace una relación detallada. Solicita que se tenga en

cuenta el estudio de mercado realizado por la empresa OSWALDO ACEVEDO GOMEZ & CIA. S.A., según la cual el reconocimiento de la marca EBEL para reloj es apenas de 0.8%, lo que a su juicio obedece a la poca comercialización que se hace del producto y de que tiene un consumidor selectivo de destino, situación concordante con lo costoso del producto; mientras que tratándose de cosméticos la marca EBEL aparece con 47.8% de reconocimiento espontáneo, seguido de YANBAL y JOLIE DE VOGUE, lo que indica el claro posicionamiento de la marca EBEL en el mercado colombiano para esos productos, cuya adquisición aparece hecha mayoritariamente mediante visitador al hogar y al sitio de trabajo, y en relojería sólo el 0.1% y en joyería el 0%., de donde los canales de distribución son totalmente diferentes y el consumidor no se ve inducido a error. Agrega que la actora consintió en el registro de la marca atacada al haber desistido de la oposición que formuló contra la respectiva solicitud y no haberla formulado y en las demás solicitudes de registro de ese signo como marca, por lo tanto no tienen legitimación por activa, ni acreditó la calidad de notoria de su marca.

4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 279).

5. A solicitud de la actora se realizó audiencia pública para alegatos de conclusión, en las cuales las partes controvierten los alegatos del contrario y se reafirmaron en sus argumentos relativos al asunto, en tanto que la Procuradora

Primera Delegada ante la Corporación manifestó que a su juicio las resoluciones acusadas se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico y solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, al observar que las sociedades en conflicto han compartido de tiempo atrás la marca EBEL en las clases 9, 16, 34, 6, 18 y 25, de allí que han coexistido en el mercado sin lugar a confusión en el público, citando al efecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que “si no ha existido confusión en muchos años, la nulidad no cumpliría con el objeto y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario”, dada en el proceso 18-IP-98. De igual forma, cita la encuesta atrás aludida por la tercera interesada en el asunto. V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “SEGUNDO: La principal función de la marca es distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se

produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares. “TERCERO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal. “CUARTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias ha manifestado que para determinar la distintividad de signos que amparen productos o servicios que pertenezcan a clases distintas del nomenclator, el juzgador deberá tener en cuenta una serie de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente el registro de marcas idénticas o semejantes, estimando siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el consumidor, guardar el interés del titular de la marca y alentar la libre competencia.

Quinto: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada (folios 426 y 427).

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 08300 de 30 de abril de 1999, por

la cual se declaró infundada la observación formulada por la demandante y se concedió el registro de la marca “EBEL INTERNACIONAL” (mixta) a favor de la sociedad EBEL INTERNACIONAL LIMITED para distinguir “institutos de educación y entrenamiento”, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y sus confirmatorias, núms. 27731 de 20 de diciembre de 1999 y 15177 de 30 de junio de 2000, mediante las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera.

2. Examen de los cargos 2. 1. El problema principal La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo EBEL INTERNACIONAL” (mixta) para distinguir productos de la clase 41, consistentes en específicamente servicios de institutos de educación y entretenimiento, puede o no coexistir pacíficamente en el mercado con la marca EBEL para distinguir relojes, productos de la clase 14, de propiedad de la actora y, dependiendo de ello, si dicho signo puede o no ser registrado como marca para distinguir tales servicios. 2. 2. Criterios para resolver el asuntola comparación de las marcas enfrentadas Sobre el