CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00011-01-2007

NOVEDAD DE LA INVENCION - Que no esté comprendido en el estado de la técnica / ESTADO DE LA TECNICA - Comprende conocimientos tecnológicos accesibles al público / COMBINACION DE VARIOS COMPONENTESNovedad que dé lugar a un producto o procedimiento desconocido / NOVEDAD - Combinación de los componentes aunque sean conocidos individualmente Según el artículo 2° de la Decisión, la novedad de la invención consiste en que no esté comprendida en el «estado de la técnica», o sea, en «el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público», como define este concepto el Tribunal Andino de Justicia en los siguientes apartes de la Interpretación Prejudicial dictada en esta causa (Proceso 63-IP-2003): «La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica", es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, "... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica» (Otero Lastres, José Manuel. Los requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N°31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al «estado de la técnica», cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad

reconocida. Por lo que se considera que toda invención, deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, «la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la materia prima para desarrollar un nuevo producto o procedimiento» Proceso 21-IP-2000, ya citado). ALTURA INVENTIVA - Ausencia de obviedad en la invención / NOVEDADRequisito de nivel inventivo: salto cualitativo en técnica existente / NOVEDAD - Cotejo con anterioridades existentes / NIVEL INVENTIVOCotejo conjunto de todos los componentes El artículo 4° de la Decisión 344 define la altura inventiva como la ausencia de obviedad en la invención para una persona del oficio normalmente versada en la materia y el hecho de no derivarse de manera evidente del estado de la técnica. El

Tribunal interpretó así la norma comunitaria: «El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención" (Proceso 43-IP-2002, caso "FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE Liberación RETARDADA", publicado en la G.O.A.C. N°. 870 de 9 de diciembre de 2002). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ése momento dentro

del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención" (Proceso 12-IP-98, ya citado). NIVEL INVENTIVO - Definición; reinvindicaciones / REINVINDICACIONESNovedad y altura inventiva El nivel inventivo es la actividad creadora plasmada eficazmente en la invención. De conformidad con el artículo 13 letra d), la solicitud debe contener «una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.» La protección se concederá para las reivindicaciones que sean aceptadas (art. 29 ibidem), y tendrá al alcance determinado por el tenor de estas (art.34). Las reivindicaciones precisan y delimitan la novedad y altura inventiva del objeto de la invención. REINVINDICACIONES - Carencia de novedad y altura inventiva: fungicida Como queda dicho, las reivindicaciones precisan la novedad y altura inventiva del producto o procedimiento que se busca proteger con la patente. La solicitud

reivindica en el fungicida su mayor biodegradabilidad, que alcanza el 100% cuando consiste únicamente en el enantiómero R en estado puro (reivindicación #5) Esta es, en orden lógico, la reivindicación fundamental, y partiendo de ella se reclaman mezclas en que la presencia de enantiómero R se va reduciendo de 97% a 90%, 85% y 70%; o, lo que es igual, mezclas en que la presencia del enantiómero S ─el de menor biodegradabilidad─ va aumentando hasta llegar al 30%. Ciertamente la solicitud no reivindica un procedimiento para separar los enantiómeros (R y S) mezclados, sino la mayor biodegradabilidad del fungicida cuando el principio activo sólo contiene enantiómero R o cuando la presencia de éste es alta (70% o más) en la mezcla racémica. El hecho de que la Anterioridad N.° 2 (Documento US 4,151,299 del 24 de abril de 1979) solamente se refiera a que «el isómero D presenta una mejor actividad fungicida …» pero no mencione su mejor biodegradabilidad, condujo a los peritos a concluir que el compuesto reivindicado constituye un salto cualitativo en el estado de la técnica. La pregunta de la solicitante y la respuesta de los peritos dicen así: (…). Sin embargo, la Sala considera que reivindicar una composición de sólo enantiómero R equivale a reivindicar esta sustancia en sí misma considerada, que ya es conocida y forma parte del estado de la técnica. En cuanto a la mayor biodegradabilidad reivindicada, se trata de un comportamiento exhibido por la sustancia en su medio

de aplicación, o sea, una propiedad del producto a la vista de cualquier experto atento a la preservación de dicho medio. En conclusión, el producto y el procedimiento no eran nuevos ni tenían altura inventiva.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-032-4000-2001-00011-01

Actor: NOVARTIS AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por NOVARTIS AG. contra el acto administrativo por el cual el Superintendente de Industria y Comercio le negó su solicitud de privilegio de patente para la invención denominada «composición fungicida que comprende

(metalaxilo) éster metílico de n- (2,6 -dimetilfenil) -n (metoxiacetil) –dl-alanina y (benalaxilo) éster metílico de n- (2,6 -dimetilfenil) –n- (fenilacetil) –dlalanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos».

I. LA DEMANDA NOVARTIS AG., domiciliada en Basilea (Suiza), presentó el 11 de enero de 2001,

por medio de apoderado, la siguiente demanda: I.1. Pretensiones - Que es nula la Resolución 07119 de 2000 (31 de marzo) por la cual el

Superintendente de Industria y Comercio le negó su solicitud de privilegio de patente de invención para la invención titulada «composición fungicida que comprende (metalaxilo) éster metílico de n- (2,6-dimetilfenil) -n- (metoxiacetil) –dl-alanina y (benalaxilo) éster metílico de n- (2,6-dimetilfenil) –n- (fenilacetil) –dlalanina que tiene degradación mejorada en el suelo y procedimiento para controlar el ataque de oomicetos». - Que es nula la Resolución 15986 de 2000 (19 de julio), por la cual el Superintendente de Industria y Comercio mantuvo la decisión anterior al decidir el recurso de reposición. - Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente para esta invención. 1.2. Hechos El 5 de julio de 1995 CIBA GEIGY AG presentó solicitud de patente de invención para el privilegio denominado «COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE

DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA

CONTROLAR EL ATAQUE DE OOMICETOS».

Con fundamento en la Convención de París, reivindicó la prioridad de las patentes Nos. 2207/94-1 y 3895/94-9, presentadas en Suiza el 11 de julio y el 22 de diciembre de 1994, respectivamente. El artículo 12 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina regulaba el derecho de

prioridad, conforme al cual la fecha de presentación de la solicitud de patente presentada en Colombia en el Expediente 95029313 era, para todos los efectos, el 11 de julio de 1994. El 20 de junio de 1997 pidió que se tomara nota del cambio de la razón social de

CIBA-GEIGY AG por NOVARTIS AG.

El Examinador Técnico de Patentes, Ingeniero Químico, profirió el Concepto Técnico N° 761 de 17 de junio de 1999 correspondiente al «primer examen de forma» como resultado del cual formuló las siguientes observaciones: «Con fundamento en lo establecido en el artículo 4º de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina en donde se establece que "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo encontrado en el expediente, podemos inferir que verificadas las características técnicas discriminadas como novedosas (mejorar y aumentar la biodegradabilidad) no eran tan obvias para la fecha a la que se refiere el cuestionamiento. No cabe duda alguna que existen algunos conocimientos que deben ser compartidos por quienes se desenvuelven en el mismo campo tecnológico, pero también lo es que la creación o inventiva propia de unos, no obvia para todos, dé como resultado, una mejor adecuación y provecho de determinado conocimiento.1». Mediante auto 2219 de 1999 (13 de julio), notificado por estado el 15 de julio de

1999, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a NOVARTIS AG. para que en el término de 3 meses hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo No. 761. El término legal para dar respuesta a dicho requerimiento vencía el 15 de octubre de 1999. Mediante escrito radicado el 5 de octubre de 1999 en la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, NOVARTIS AG. dio respuesta al auto 2219 exponiendo los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión de la examinadora técnica que establecían que la invención de NOVARTIS AG. carecía de novedad y altura inventiva. Por Resolución 07119 de 2000 (31 de marzo), el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención de NOVARTIS AG. titulada «COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE (METALAXILO)

ÉSTER METÍLICO DE N-(2,6DIMETILFENIL)-N-(METOXIACETIL)-DL-ALANINA Y

(BENALAXILO) ÉSTER METÍLICO DE N- (2,6 -DIMETILFENIL) N-

(FENILACETIL)-DL-ALANINA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE COMICETOS», por considerar que la composición fungicida y el procedimiento reivindicados carecían de novedad y de altura inventiva. El 15 de mayo de 2000 NOVARTIS AG. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 07119 de 2000 (31 de marzo).

1 Fls 143 a 152, Cuaderno principal Por Resolución 15986 de 2000 (19 de julio) el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución 07119 de 2000 (31 de marzo) declarando agotada la vía gubernativa. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora estimó que los actos acusados violan los artículos 29 de la Constitución Política; 35.1 y 35.2.J, 59.1 y 59.2, 84, 85, 89, 127, 135, 149, 151, 176, 206, 207 y 267 del Código Contencioso Administrativo; 2° literal d) del Decreto 209 de 1957 y 1°, 2°, 4°, 12, 27 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Requisito de novedad de las invenciones El artículo 2º establece que «una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral o escrita, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida». De acuerdo con esta norma, la invención no se considera nueva si está «comprendida» en el estado de la técnica, de donde se desprende que dicha norma se está refiriendo a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de sus componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa es menester que ella esté

comprendida en su totalidad en «el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial», como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena2. Si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no significa que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. La jurisprudencia y la doctrina han manifestado que en el ámbito de las patentes de invención resulta casi imposible que los inventores no partan, de una forma u 2 Proceso No. 6-IP-89 otra, de los conocimientos y de la técnica existente para así mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla y adaptarla a través de medios ya conocidos pero -que, por un proceso creativo e inventivo novedoso dan corno resultado "productos" que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica. Por lo anterior, no sería ajustada a derecho la objeción oficial a la novedad de una invención (y posterior rechazo del privilegio de patente) basada en que alguno o algunos de los componentes del invento hacen parte del estado de la técnica. Requisito de nivel inventivo de las invenciones El artículo 4° de la Decisión 344 establece que «se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa intervención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica». La composición fungicida que pretende proteger NOVARTIS AG. tiene altura inventiva pues ésta, junto con sus características técnicas novedosas (tal como la

mejorada y aumentada biodegradación), no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Con respecto a lo anterior, cabe resaltar que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad (11 de julio de 1994) no se conocían composiciones fungicidas que tuvieran exactamente los mismos componentes y las mismas propiedades y efectos que la composición reivindicada por NOVARTIS AG. Si bien pueden existir similitudes en la técnica que utiliza el invento de NOVARTIS AG. y aquella contenida en las anterioridades citadas, por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo. Lo anterior no significa, que el invento carezca de nivel inventivo pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 11 de julio de 1994, fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad. Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido probar, por los medios probatorios que contempla la ley colombiana que para un técnico en la materia la composición inventada por NOVARTIS AG. resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. No bastaba, pues, con simplemente afirmar que debido a que la composición de la actora contiene compuestos ya conocidos carece de nivel inventivo. No se probó que la composición (y no los compuestos) de NOVARTIS AG se derivara de manera evidente del contenido de las anterioridades. El artículo 29 CP establece que «el debido proceso se aplicará a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas». La motivación de los actos administrativos es una de las manifestaciones del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. Para que este derecho a contradecir a la Administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. En virtud de lo anterior los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo establecen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. Se violó el principio que ordena a la Administración motivar los actos pues en las resoluciones impugnadas no se consignaron los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que condujeron al autor de los actos administrativos impugnados a afirmar que la invención de la demandante carece de novedad y de nivel inventivo. No bastaba con que la Administración se limitara a revelar que los compuestos metalaxilo y benalaxilo, que constituyen solo una parte del invento de NOVARTIS AG, eran conocidos para dar por satisfecho el requisito legal de motivación administrativa que probara la carencia de novedad y nivel inventivo de la solicitud de la actora. Finalmente, el artículo 28 de la Decisión 344 da la posibilidad a las oficinas

nacionales competentes de hacer uso de informes de expertos u organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. El haber hecho uso de esta importante herramienta le hubiera dado al examinador elementos fundamentales para tomar una decisión ajustada a derecho. Igualmente, le hubiera dado a NOVARTIS AG. la posibilidad de evitar ver sus derechos vulnerados, pues un experto en la materia habría fácilmente certificado que la invención de la actora tiene novedad y altura inventiva.

II. LA CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con fundamento en las normas vigentes en materia de propiedad industrial, es decir en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que constituía el marco legal vigente que además establece el procedimiento que debía surtirse ante la oficina nacional competente para aspectos relacionados con las solicitudes de patentes de invención.

El artículo 11 de la Decisión 344 consagra que los países miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente No. 95-29313, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía los requisitos legales necesarios para que fuera concedida la patente de invención. Como consecuencia de lo anterior, existía un impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por NOVARTIS AG, al no reunirse el requisito de altura inventiva como

aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados. El artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena preceptúa que una invención es nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de la presentación de su solicitud de patente o en caso de la prioridad reconocida. El objeto reivindicado se refiere a una composición FUNGICIDA que tiene degradación mejorada en el sujeto (reivindicaciones 1-8), donde el FUNGICIDA es seleccionado entre metalaxilo y benalaxio y donde el contenido de ingrediente activo es superior al 70% en peso, conjuntamente con un material apropiado para el mismo. También se reivindica un procedimiento para controlar o evitar el ataque de comicetos mediante la aplicación de la composición FUNGICIDA (reivindicaciones 9-14). Del examen de fondo llevado a cabo por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio se obtuvo que existen anterioridades a la solicitud, a saber: La patente US 4.151.299 del 24 de abril de 1979 y el "Pesticide Index "(Índice de pesticidas), publicado por la Royal Society of Chemistry, ONDRI, 19_8, páginas 25, 93 Y 129. Lo anterior constituye prueba suficiente de que la solución propuesta se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud, habida cuenta que, partiendo del conocimiento general del estado de la técnica seguido

de la comparación de las anterioridades en mención con la solicitud de patente de invención en controversia, se infiere que las composiciones de la solicitud carecen de nivel inventivo. La anterioridad US 4.151.299 divulga compuestos de metalaxio, donde se muestra la existencia de los isómeros, así como también se indica la mayor actividad FUNGICIDA del isómero D. Igualmente se divulgan composiciones que contienen dichos compuestos y el método de aplicación para combatir hongos. En cuanto al índice de pesticidas se reportan compuestos fungicidas de metalaxio y benalaxio con sus isómeros D y L. De otra parte, según lo reportado en el estado de la técnica, se conocen los compuestos de metalaxio y benalaxio junto con sus isómeros y su actividad FUNGICIDA, de la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo por cuanto consiste básicamente en el principio activo con un contenido enantiomero R superior al 70% por lo tanto el compuesto como tal ya es conocido y lo que se ha descubierto es que dicho isómero presenta una mayor actividad como FUNGICIDA respecto a la mezcla racemica y una mejor biodegradabilidad en el suelo, propiedades intrínsecas del compuesto específicamente de su enantiómero R. En cuanto al procedimiento para controlar o evitar el ataque de comicetos no presenta ninguna característica o condición en la forma de realizarse, diferente a la universalmente conocida; solo muestra la aplicación sin ninguna condición o característica específica diferente a la utilización para la aplicación en lugar deseado del isómero R. Todo lo anterior, permite concluir que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lo expuesto descarta de plano la violación del artículo 2 de la norma comunitaria entonces vigente, cuyo texto legal deberá cumplirse estrictamente por las oficinas nacionales competentes de los países miembros de la comunidad andina. El artículo 43 de la Decisión 344 establece que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica. La «COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE TIENE DEGRADACIÓN MEJORADA EN EL SUELO Y PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ATAQUE DE COMICETOS» carece de nivel inventivo, pues tanto la composición FUNGICIDA como el método para controlar o evitar el ataque de comicetos mediante la aplicación del FUNGICIDA reivindicados en la solicitud de patente de invención en comento se derivan de manera evidente de lo ya conocido. Los documentos como parte del estado de la técnica si bien no reproducen con exactitud el objeto de la invención sí permiten que una persona normalmente versada en la materia obtenga una solución como la expuesta por la parte demandante a partir de los mismos. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pleno cumplimiento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena entonces vigente, régimen legal que debía adoptarse por la oficina nacional Competente en materia de patentes de invención. Así se tiene que de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, como quiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y válidamente a través del Superintendente de Industria

y Comercio los actos administrativos acusados. El artículo 28 de la Decisión 344 4que cita como violado la parte demandante establece la posibilidad a las oficinas nacionales competentes de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en su demanda y argumentó que del dictamen rendido por los peritos se desprende que el invento reivindicado es novedoso y tiene nivel inventivo, por tanto es patentable. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia De la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala decidir si la invención presentada por Novartis AG. era patentable, es decir, si a 11 de julio de 1994 —fecha de la prioridad reivindicada y reconocida a su solicitud suiza de patente 3—, reunía los requisitos de novedad, 3 «DECISIÓN 344. Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su

causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.» nivel inventivo y posibilidad de aplicación industrial, establecidos en el artículo 1° de la Decisión 344. 4 5.1. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Según el artículo 2° de la Decisión 5, la novedad de la invención consiste en que no esté comprendida en el «estado de la técnica», o sea, en «el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público», como define este concepto el Tribunal Andino de Justicia en los siguientes apartes de la Interpretación Prejudicial dictada en esta causa (Proceso 63-IP-2003): «La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que "una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica", es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, "... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica» (Otero Lastres, José Manuel. Los requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú N°31, febrero 2002). Es de hacer notar que la n