CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00052-01-2005

SIGNOS SEMEJANTES - Existencia entre la marca solicitada E + e en forma de @ y el signo usual @ / VULGARIZACION DE LA MARCA - Definición doctrinal; efectos / DISTINTIVIDAD MARCARIA - Falta de capacidad para diferenciar productos o servicios dada su semejanza con el signo @ en internet / ARROBA - Signo de uso común o usual en internet: inapropiable e irregistrable La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el signo E + DISEÑO , solicitado, carece de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado como marca, pues se semeja al signo @ que, debido al auge de la Internet y, específicamente, del comercio y correo electrónicos, se ha convertido en usual y necesario para la identificación de este tipo de servicios. Advierte la Sala que el signo solicitado en registro es gráfico. Aplicando las reglas de comparación entre los signos en conjunto y de manera sucesiva, se observa la similitud y confundibilidad que presenta con el signo @ que ya es genérico, circunstancia que lo hace irregistrable. En la Interpretación Prejudicial (27-IP-2003) rendida en este proceso, el Tribunal Andino señaló: «IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO COMÚN O USUAL La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Alemán que «se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como

apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva». (MATÍAS ALEMAN, Marco. Ibid. Ob. Cit. P.84). El artículo 81 de la Decisión 344 establece como requisito para que un signo pueda registrarse como marca, que sea distintivo. Conforme a la doctrina y la jurisprudencia, un signo es distintivo cuando tiene la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante frente a los productos o de los servicios de otro. En este caso, el signo E + DISEÑO no presenta elementos suficientes que le den fuerza distintiva frente al símbolo @ utilizado para las comunicaciones electrónicas, especialmente mediante correo electrónico, que permita advertir la capacidad distintiva que exige el citado artículo 81. Como antes se vio, el signo solicitado en registro no es suficientemente distintivo, dada su semejanza con el signo utilizado en la internet y especialmente en el correo electrónico como una designación usual y necesaria para el uso de identificar los servicios relacionados con la interacción de la red de computación o de comunicaciones a través de computadores. En la marca gráfica, el impacto resultante de su apreciación es definitivo. El observador percibe el gráfico en su aspecto global o de conjunto. Difícilmente captará el detalle, pues para ello tendría que hacer una observación minuciosa, que no es usual en un consumidor desprevenido. Apreciados los signos en conflicto en una visión de conjunto, se advierte que, ofrecen mayor significación o peso comparativo sus semejanzas que sus diferencias.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00052-01

Actor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo E + DISEÑO (mixto) como marca para distinguir servicios de programación de ordenadores (Clase 42 Internacional)1.

I. LA DEMANDA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COORPORATION, domiciliada en New Orchard Road, Armonk, New York 10504, Estados Unidos de América, mediante apoderada y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 09827 de 28 de abril de 2000 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo E + DISEÑO , para distinguir «servicios relacionados con programación de computadoras; actualización de software de computador; diseño de software para computador; mantenimiento de equipo y software de computador; mantenimiento de equipo y software de computador; arrendamiento de acceso de tiempo a

servidores con base de datos de computación; estudios técnicos de proyectos en el campo de equipo y software de computador; alquiler de computadores y de software para computadores; servicios para suministrar acceso a los usuarios a computadores para manejo de negocios; servicios 1 La clase 42 comprende entre otros «...programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase» legales; investigación científica e industrial; servicios de relatores, servicios de videograbación; organización de exposiciones; servicios de interacción comercial en una red de computación global.» 1.1.1. Que es nula la Resolución 18447 de 31 de julio de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución 09827 de 28 de abril de 2000. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo «E + DISEÑO » (mixto) como marca para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Hechos  El 2 de febrero de 1998, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION solicitó el registro del signo E + DISEÑO (mixto) para identificar servicios de la clase 42 Internacional, solicitud radicada bajo el expediente 98-004.835 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 486 de 29 de noviembre de 1999.  Mediante Resolución 09827 de 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 82 y 82, literal a) de la Decisión 344 «que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.» Además, carece de la distintividad necesaria para que proceda su registro como marca, pues coincide con un símbolo que a raíz de la boga de la Internet, específicamente del comercio y correo electrónicos a través de este medio, se ha convertido en usual y necesario para la identificación estos servicios, mas aún cuando pretende identificar servicios relacionados.  El 30 de junio de 2000 se interpuso contra la anterior decisión el recurso de apelación con fundamento en que la Administración interpretó erróneamente los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344, pues el signo solicitado como marca de servicios es susceptible de representación gráfica, se puede percibir por el sentido de la vista y es suficientemente distintivo.  Mediante Resolución 18447 de 31 de julio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 09827 de 2000 argumentando que la marca solicitada carece de fuerza distintiva para ser registrado como marca porque se semeja de tal forma al signo @@,, que el consumidor lo percibiría como es, de suerte que no es susceptible de apropiación exclusiva por terceros, so pena de causar detrimento a los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar un símbolo

necesario en el medio de los computadores. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas comunitarias: 1.3.1. Los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344, que establecen de manera general los tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca: perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. El signo solicitado consiste en un diseño inédito y original para distinguir servicios de la clase 42, es susceptible de representación gráfica y puede percibirse por el sentido de la vista. El signo E + DISEÑO no es un símbolo que forme parte del lenguaje humano o electrónico, de programación o de criptografía y carece de significado específico en Colombia o en otra parte del mundo. Por tanto, no es un signo genérico irregistrable. Desde el punto de vista del derecho marcario, la marca de servicios E + DISEÑO no puede considerarse similar al signo @. Desde la perspectiva auditiva, sonora o fonética, los consumidores se referirán al signo @ como A, como arroba, o como AT (en inglés), mientras que a la marca de servicios de la actora, E + DISEÑO se referirán como E. , El signo @, desde el punto de vista ideológico y conceptual, trae a los consumidores la idea o concepto de correo electrónico o de medida de peso de arroba en español, mientras que E + DISEÑO denota simple y llanamente una espiral o una letra E de forma característica o una letra E en espiral. En síntesis, el signo cuyo registro se solicita no es genérico, descriptivo o de denominación

común de los servicios que quiere identificar. Los signos E + DISEÑO y @ no pueden ser considerados como descriptivos de los servicios protegidos puesto que la marca solicitada no es genérica o descriptiva ni la designación usual de un servicio conocido en el mercado nacional. Simplemente es una marca inventada, caprichosa, inédita, de fantasía, es decir, sin significación inicial o cuyo significado desconocen los consumidores. Una marca es genérica cuando describe o define con palabras o con imágenes comunes, usuales, precisas y necesarias el producto o servicio que pretende identificar. Los elementos gráficos que componen el signo solicitado son novedosos, suficientemente apreciables y recordables, además de su fuerza visual y su forma de uso. Si bien las palabras son usadas para requerir un producto o servicio, en este caso el consumidor no necesita demandar el servicio, pues en un programa de televisión puede simplemente escoger entre los canales disponibles el logo que distingue su canal o canales favoritos. Dicho signo llega a través de la pantalla de manera directa. Los elementos de una marca deben ser tenidos en cuenta como un todo evitando su fraccionamiento y sin analizar sus elementos denominativos por separado. El signo solicitado constituye un todo que no es exclusivamente descriptivo y, como tal, puede registrarse. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 dispone que son irregistrables los signos que exclusivamente sirvan para designar o describir la especie de un producto o sus características, no así los signos compuestos de expresiones no descriptivas o no genéricas que le aporten distintividad al conjunto. Al aducir la irregistrabilidad del signo solicitado, la Administración no ha tenido en

cuenta que para caer bajo la prohibición de registro, el signo debe ser genérico o descriptivo, como lo señala la norma andina y lo reitera el Tribunal. 1.3.2. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por indebida aplicación, puesto que la prohibición de registrar signos que se asimilen a otros supone identidad o semejanza entre las marcas o identidad o semejanza de los productos o servicios, y la existencia de una solicitud o registro anterior, nada de lo cual ocurre en este caso. De esta indebida aplicación deviene una falsa motivación, que se configura cuando la Administración para sustentar la expresión de su voluntad, le da visos de realidad a una explicación que no cabe dentro de la categoría de lo verídico.

II. CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que la Resolución 09827 que negó el registro del signo E + DISEÑO (mixto) por carecer de fuerza distintiva y no cumplir con los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

El signo solicitado en registro ( ) se semeja al signo @, utilizados en el comercio y en el correo electrónico, y que es usual y necesario para identificar este tipo de servicios. Considera que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La apoderada de la actora reitera los argumentos de la demanda. Agrega que

la marca E + DISEÑO se encuentra registrada en el Perú para servicios similares; que no puede pasarse por alto que en Perú, Colombia, Bolivia Ecuador y Venezuela se aplica la misma legislación supranacional en materia de propiedad industrial; y que el hecho de registrarse la marca en uno de estos países implica que también puede hacerse en Colombia. 3.2. La Superintendencia alega haber negado el registro del signo E + DISEÑO para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 Internacional, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no posee elementos suficientes que le den fuerza distintiva; además, con su registro se estaría privando a los competidores de la posibilidad de utilizar formas habituales de identificar los mismos servicios. En este caso, el signo no distingue una marca frente otra, sino un ámbito como la red mundial de comunicaciones a través de computadoras. El signo E + DISEÑO (mixto) se asimila al signo @ y el consumidor lo percibiría como si fuera este, luego carece de fuerza distintiva. Soporte del factor usual que ha adquirido el signo @, que lo hace irregistrable para uso exclusivo de un titular, en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de usar un símbolo necesario en el medio corriente de los computadores.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y

reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que el signo E + DISEÑO , solicitado, carece de la fuerza distintiva necesaria para ser registrado como marca, pues se semeja al signo @ que, debido al auge de la Internet y, específicamente, del comercio y correo electrónicos, se ha convertido en usual y necesario para la identificación de este tipo de servicios.

Tanto menos cuando se pretende distinguir servicios relacionados (servicios para interacción comercial en una red de computación global). De manera que el símbolo no distingue una marca de otra, sino un ámbito como la red mundial de comunicaciones a través de computadoras, y de su la falta de fuerza distintiva. Las decisiones denegatorias se fundamentaron en los artículos 81 y 82 (literal a) de la Decisión 344 que establecen: «Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ... e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trata.» La actora considera que al denegar el registro como marca del signo E + DISEÑO (mixto), la Superintendencia violó, por aplicación indebida, los artículos 81 y 82

(literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues el signo solicitado es perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y no es genérico ni descriptivo de los servicios que pretende proteger. La representación gráfica de los signos confrontados es la siguiente: Precisado lo anterior, corresponde a la Sala entonces determinar si el signo solicitado es o no suficientemente distintivo para tener la aptitud de distinguir los servicios de la clase 42. Advierte la Sala que el signo solicitado en registro es gráfico. Aplicando las reglas de comparación entre los signos en conjunto y de manera sucesiva, se observa la similitud y confundibilidad que presenta con el signo @ que ya es genérico, circunstancia que lo hace irregistrable En la Interpretación Prejudicial (27-IP-2003) rendida en este proceso, el Tribunal

Andino señaló: «IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO COMÚN O USUAL El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, prohíbe el acceso al registro marcario del signo que consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial de país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. Es decir, aquella expresión que se utiliza habitualmente para la designación del producto o servicio al cual se desea identificar; en estos casos el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

Dicha prohibición no solo abarca al signo denominativo sino también al gráfico, así lo ha dicho el Tribunal «La prohibición alcanza tanto a los signos

denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico». (Proceso 22-IP-2003. G.O.A.C. N° 928 de 12 de mayo de 2003,

Marca: FOFT TAILS).

La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Alemán que «se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva». (MATÍAS ALEMAN, Marco. Ibid. Ob. Cit. P.84).

Y concluyó: «Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Una marca denominativa con grafía especial está constituida por

letras, palabras, frases o números, escritos de un modo especial o descrita con estilos particulares y se diferencia de las marcas denominativas ordinarias porque el elemento gráfico especial forma parte de la marca.

Tercero: No son registrables como marcas los signos que se encuentren formados exclusivamente por uno o más vocablos o expresiones utilizados en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.» El artículo 81 de la Decisión 344 establece como requisito para que un signo pueda registrarse como marca, que sea distintivo. Conforme a la doctrina y la jurisprudencia, un signo es distintivo cuando tiene la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante frente a los productos o de los servicios de otro. En este caso, el signo E + DISEÑO no presenta elementos suficientes que le den fuerza distintiva frente al símbolo @ utilizado para las comunicaciones electrónicas, especialmente mediante correo electrónico, que permita advertir la capacidad distintiva que exige el citado artículo 81. Como antes se vio, el signo solicitado en registro no es suficientemente distintivo, dada su semejanza con el signo utilizado en la internet y especialmente en el correo electrónico como una designación usual y necesaria para el uso de identificar los servicios relacionados con la interacción de la red de computación o de comunicaciones a través de computadores.

En la marca gráfica, el impacto resultante de su apreciación es definitivo. El observador percibe el gráfico en su aspecto global o de conjunto. Difícilmente captará el detalle, pues para ello tendría que hacer una observación minuciosa, que no es usual en un consumidor desprevenido.

Apreciados los signos en conflicto en una visión de conjunto, se advierte que, ofrecen mayor significación o peso comparativo sus semejanzas que sus diferencias Se impone, pues, denegar las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de abril de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO