CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00088-01-2006

COTEJO ENTRE LOS SIGNOS IBIS Y AVIS - Signos de fantasía sin semejanza gráfica, fonética u ortográfica / COTEJO DE CONJUNTO - Signos IBIS y AVIS: no dan impresión de semejanza / EXISTENCIA DE LAS MARCAS IBIS Y AVIS - Nulidad al negar registro IBIS ante inexistencia de similitud marcaría Según se comprueba en el Diccionario Avanzado de Inglés-Español el término inglés «AVIS» carece de significado. La expresión «IBIS» tampoco tiene significado en lengua francesa. Así se constata en el Diccionario General Larousse Español-Francés Larousse. La marca «AVIS» no genera ninguna idea o concepto en la mente del consumidor y por ello no puede considerarse que presente similitud conceptual con el signo «IBIS» (nominativo). El término «IBIS» es expresión de fantasía respecto de los servicios para que fue solicitado. Así, pues, cumple con los requisitos de registrabilidad que exige la normativa andina. Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son absolutamente diferentes AVIS-IBIS. Desde el punto de vista fonético tampoco se asemejan, pues la expresión «AVIS» se pronuncia «eivis»; en lenguas francesa y castellana la expresión «IBIS» se pronuncia «ibis» tal como se escribe. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial librada para este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada las expresiones IBIS / AVIS / IBIS / AVIS / IBIS / AVIS, no producen una

impresión de semejanza. Se probó además que las marcas coexistieron en registro en Colombia entre el 7 de abril de 1986 –cuando se registró la marca «IBIS»― hasta el 7 de abril de 1991, fecha en que caducó el certificado No. 112795, por no haberse solicitado oportunamente su renovación. En esta instancia además se demostró que las marcas coexisten en registro en la Clase 42 en varios países, así: “...” Aparte de lo expuesto, la marca «IBIS» (mixta) se encuentra registrada a favor de ACCOR según Certificado número No.225.730 vigente hasta el 24 de enero de 2010. Fuerza es, entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al negar el registro como marca del signo «IBIS» (nominativo) pues como se demostró, no se configuraban las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias. Se impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00088-01

Actor: ACCOR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

ejercida por ACCOR, contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo nominativo «IBIS» como marca para distinguir «hotelería, restauración, explotación de hoteles, moteles (hoteles generalmente situados fuera de las zonas urbanas y cuyas habitaciones o departamentos tienen entradas independientes desde el exterior), restaurantes, cafeterías, salones de té, bares (con excepción de los clubes); servicios de reserva de habitaciones de hoteles para viajeros» (servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional1).

I. LA DEMANDA ACCOR, domiciliada en Evry, Francia, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 15806 de 12 de agosto de 1999 por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro como marca del signo «IBIS» en la Clase 42 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 10803 de 29 de mayo de 2000 con la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior. 1.1.3. Que es nula la Resolución 21715 de 31 de agosto de 2000 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder 1 Estos son: «Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; de higiene y belleza; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase». el registro como marca del signo «IBIS» (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional. 1.1. Hechos  El 16 de enero de 1998, ACCOR presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro como marca del signo «IBIS» (nominativo) para los servicios de «hotelería, restauración, explotación de hoteles, moteles (hoteles generalmente situados fuera de las zonas urbanas y cuyas habitaciones o departamentos tienen entradas independientes desde el exterior), restaurantes, cafeterías, salones de té, bares (con excepción de los clubes); servicios de reserva de habitaciones de hoteles para viajeros», comprendidos en la Clase 42 Internacional  La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 459 de 30 de abril de 1998.  Durante el término legal no se presentaron observaciones.  Mediante Resolución 15806 de 12 de agosto de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud aduciendo que entre el signo «IBIS» solicitado a registro y la marca previamente registrada «AVIS» existía similitudes que podían inducir

al público a error, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  El 7 de septiembre de 1999 ACCOR interpuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 15806 aduciendo que las similitudes entre el signo solicitado para registro «IBIS» y la marca previamente registrada «AVIS» no tienen aptitud suficiente para inducir al público en error con respecto al tipo de servicio o a su procedencia empresarial.  Mediante la Resolución 10803 de 29 de mayo de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior.  Mediante Resolución 21715 de 31 de agosto de 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando las decisiones anteriores. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «IBIS» con fundamento en la marca «AVIS» previamente registrada a favor de WIZARD CO., INC según certificado No. 107.776 con vigencia hasta el 30 de agosto de 20092. La actora interpuso los recursos de reposición y apelación, insistiendo en que las semejanzas que presentan estas marcas no inducen al público a error pues «AVIS» es de origen inglés y su pronunciación difiere de la que en español tiene

«IBIS» y en que su comparación se hizo en forma simultánea y no sucesiva. En Colombia la marca «AVIS» se pronuncia «eivis» y el público la asocia con los servicios de alquiler de autos, para los cuales es notoriamente conocida, y no con servicios de hotelería. La marca «AVIS» es ampliamente conocida en el mercado nacional e internacional por distinguir servicios de alquiler de automotores. El registro del signo «IBIS» como marca no induciría al público en error, pues comparándolo en forma sucesiva con la marca previamente registrada «AVIS», esto es, AVIS / IBIS / AVIS / IBIS / AVIS / IBIS resulta suficientemente distintiva, de modo que ambos son claramente diferenciables. La administración violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 pues el signo «IBIS» reúne todos los requisitos requeridos para ser admitido a registro como marca, y no está afectado de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 81 y 83 literal a) que adujo la Administración. Los signos «IBIS» y «AVIS» difieren en la vocal de la primera sílaba, lo que los hace ortográfica y fonéticamente diferentes. Las marcas «IBIS» (mixta) y «AVIS» (nominativa) registrada según certificados No. 107.776 con vigencia hasta el 30 de agosto de 20093 y No. 225.730 con vigencia hasta el 24 de enero de 20104 han coexistido en Colombia por varios 2 Fl. 183 3 Fl. 183 4 Fl. 178 años5 sin que se hayan presentado reclamaciones por parte del consumidor o de

sus propietarios. La marca «IBIS» ha sido registrada tanto en los países del Pacto Andino que comparten el Régimen de Propiedad Industrial, como en varios países del mundo. Las marcas «IBIS» y «AVIS» han coexistido en el mercado internacional sin generar confusión en el público. Las marcas «IBIS» y «AVIS» coexisten de manera pacífica en Perú, Bolivia, Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur, España, Francia y México.

II. LA CONTESTACION 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que su actuación se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Agregó que al comparar los signos «IBIS» y «AVIS» se advierte que las similitudes que presentan en los aspectos ortográfico y fonético, las hacen confundiblemente semejantes, de suerte que de coexistir en el mercado, podrían inducir a error al público consumidor. Consideró que apreciando el conjunto de los elementos que conforman los signos, se advierte que las semejanzas tienen mayor significación, y que la confusión se generaría por distinguir ambos signos servicios comprendidos en la Clase 42 e insistió en que el signo «IBIS» no es registrable, pues no reúne los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, por no tener suficiente distintividad. 2.2. WIZARD CO., INC. como tercero interesado en las resultas del proceso fue notificado personalmente de la demanda el 15 de mayo de 20016 pero no le dio contestación.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora insistió en los argumentos expuestos en la

demanda y destacó que durante varios años las marcas «IBIS» y «AVIS» han 5 Fls. 179 a 181 6 Fl. 87 coexistido en el mercado en varios países, entre ellos Perú y Bolivia, lo cual probó allegando los respectivos certificados de registro. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insistió en los argumentos de su contestación.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

IV. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 15806 de 12 de agosto de 1999, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por WIZARD CO., INC. y negó a ACCOR el registro como marca del signo «IBIS» (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional, por considerarlo afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 81 de la Decisión 344, pues sostuvo que apreciándola en conjunto con la marca «AVIS» ofrecen semejanzas que pueden inducir al público a error, de manera que no pueden coexistir en el mercado por prestarse a confusión en el consumidor.

Los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional son: «Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; de higiene y belleza; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores;

servicios que no pueden ser clasificados en otra clase» La actora solicitó el registro para los siguientes servicios: «hotelería, restauración, explotación de hoteles, moteles (hoteles generalmente situados fuera de las zonas urbanas y cuyas habitaciones o departamentos tienen entradas independientes desde el exterior), restaurantes, cafeterías, salones de té, bares (con excepción de los clubes); servicios de reserva de habitaciones de hoteles para viajeros». La actora sostiene que al negar el registro del signo «IBIS» (nominativo) la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues su coexistencia con «AVIS» en varios países miembros de la Comunidad Andina desvirtúa que entre la marca previamente registrada y el signo presentado a registro exista riesgo de confusión. El problema fundamental de la litis consiste en determinar si a la luz de las reglas trazadas por el Tribunal Andino y esta Sala, el signo «IBIS» para distinguir servicios de la Clase 42 Internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca «AVIS» para la misma clase de servicios. En otras palabras, si el signo «IBIS» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de

distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83 .- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: a. Sean idénticos o se asemejen dé forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. » Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial 147-IP-2003 rendida en este proceso, en los siguientes términos: «. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) Acatando el principio doctrinario enunciado, el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse en conjunto, sin desmembrar o descomponer los elementos integrantes de los signos en

conflicto para establecer similitud, pues lo fundamental es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; es decir que la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la marca. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no es procedente el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace por separado o en forma individualizada. En cuanto a la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos distintos, sino los elementos semejantes existentes entre ellas; se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se percibe el riesgo de confusión.» Las marcas en disputa se forman con palabras en lengua extranjera. En relación con esta clase de signos, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 el Tribunal Andino sostuvo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el artículo 82 literal d) de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros». Según se comprueba en el Diccionario Avanzado de Inglés-Español7 el término inglés «AVIS» carece de significado. La expresión «IBIS» tampoco tiene significado en lengua francesa8. Así se constata en el Diccionario General Larousse Español-Francés Larousse9. La marca «AVIS» no genera ninguna idea o concepto en la mente del consumidor y por ello no puede considerarse que presente similitud conceptual con el signo «IBIS» (nominativo). El término «IBIS» es expresión de fantasía respecto de los servicios para que fue solicitado. Así, pues, cumple con los requisitos de registrabilidad que exige la normativa andina. Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son absolutamente diferentes. AVIS IBIS Desde el punto de vista fonético tampoco se asemejan, pues la expresión «AVIS» se pronuncia «eivis»; en lenguas francesa y castellana la expresión «IBIS» se pronuncia «ibis» tal como se escribe. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial

librada para este proceso10, para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada las expresiones IBIS / AVIS / IBIS / AVIS / IBIS / AVIS, no producen una impresión de semejanza. 7 En «Diccionario Avanzado ENG/SPA-SPA/ING», Colección: Lengua Inglesa, Ed. 2005 8 En virtud de que el certificado de existencia de ACCOR es originario de Francia 9 En «Diccionario General Larousse Español-Francés/Francais-Espagnol», Ed. Larousse, 2005 10 Interpretación Prejudicial 9-IP-2003 A las diferencias ortográficas y visuales se suma el hecho de que el público que utiliza los servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional es especializado en tanto que al momento de escoger el tipo de servicio que requiere, se encarga de analizar si la empresa que presta el servicio y conoce le brinda unas condiciones particulares. A este respecto el tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 1-IP-2002 señaló: «Este Tribunal considera de gran importancia el grado de atención del consumidor, así deberá tenerse en cuenta «a quien» se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer «quien» será el consumidor y «cuál» su conducta frente a las marcas. Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del

consumidor elitista y experimentando o, del consumidor medio.» Se probó además que las marcas coexistieron en registro en Colombia entre el 7 de abril de 1986 –cuando se registró la marca «IBIS»― hasta el 7 de abril de 1991, fecha en que caducó el certificado No. 112795, por no haberse solicitado oportunamente su renovación11. En esta instancia además se demostró que las marcas coexisten en registro en la Clase 42 en varios países, así:

FECHA MARCA PAIS No. DE REGISTRO 31 de enero de

IBIS PERU12 21697 2000 26 de mayo de

IBIS BOLIVIA13 78793-C 2000 9 de julio de IBIS ESTADOS 1985036 1996 UNIDOS DE 11 Fl. 103 12 Fl. 250 13 Fl. 411

AMERICA14 3 de febrero de COREA DEL IBIS 53064 1999 SUR15 17 de julio de IBIS ESPAÑA16 541432 1989 22 de febrero de IBIS FRANCIA17 1653989 1996 31 de enero de

IBIS MÉXICO18 517882

2000 Fecha Marca País No. De Registro 5 de agosto de

AVIS PERÚ19 118984

1987 ESTADOS 22 de junio de

AVIS UNIDOS DE 1,660,119

2002 AMÉRICA20 4 de octubre de

AVIS BOLIVIA21 78793-C

2001 Aparte de lo expuesto, la marca «IBIS» (mixta) se encuentra registrada a favor de ACCOR según Certificado número No.225.730 vigente hasta el 24 de enero de 14 Fls. 292-293

15 Fls. 389-392 16 Fl. 281 17 Fls. 332 y ss. 18 Fl. 264 19 Fl. 248 20 Fl. 290 21 Fl. 411 201022 para distinguir «servicios de hotelería, servicios de restaurante; explotación de hoteles, de moteles, de restaurantes, de cafeterías, de salones de té, de bares (a excepción de clubes); servicios de reservación de habitaciones de hoteles para viajeros» comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional. La marca «IBIS» (mixta) se presenta así: Fuerza es, entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al negar el registro como marca del signo «IBIS» (nominativo) pues como se demostró, no se configuraban las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias. Se impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 15806 de 12 de agosto de 1999, 10803 de 29 de mayo de 2000 y 21715 de 31 de agosto de 2000 mediante 22 Fls. 179-181 las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «IBIS» (nominativo) a favor de ACCOR para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional.

Segundo.- Ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de ACCOR el registro de la marca «IBIS» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado pertinente, previo el pago de los derechos respectivos. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso. Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 2 de junio de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON