CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00128-01-2009

PATENTE - Requisitos para su otorgamiento / INVENCION - Requisitos de patentabilidad / NOVEDAD - Requisito de patentabilidad / FALTA DE NOVEDAD DE PATENTE - Por ser accesible al público antes de la solicitud de patente en cualquier lugar y tiempo. Excepciones / INVENCION - Si es integrada por varios elementos no se exige la novedad de todos sino de la combinación de los mismos A la luz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la patentabilidad de la invención se halla sometida a los requisitos de que se trate de una creación nueva o de su perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial, de modo que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquiera actividad productiva o en los servicios. 4º La invención carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público en cualquier lugar, a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 2 de la Decisión 85 citada. Cuando la creación se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habrá lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla. En el caso de la patente de perfeccionamiento, su objeto deberá constituir también un avance en relación con el estado de la técnica”

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE

CARTAGENA – ARTICULO 2

PATENTE - Requisitos: novedad o perfeccionamiento y susceptibilidad de aplicación industrial / PATENTE DE INVENCION - Debe resolver un problema industrial no resuelto por el estado de la técnica / PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO - La creación técnica solo debe mejorar algo que ya es conocido / PATENTE DE PERFECCIONAMIENTO - No se exige la novedad de los elementos a mejorar Teniendo en cuenta que la demandante afirma que los actos acusados violaron los artículos 1º, 2º de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se estima conveniente efectuar las siguientes anotaciones sobre el objeto de la invención, en relación con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 85 de la citada Comisión, por ser esta última la normatividad aplicable, de acuerdo con la interpretación prejudicial solicitada en es este proceso. 1º. Como quedó expuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una invención sea patentable a la luz de la Decisión 85, debe reunir los siguientes requisitos: que se trate de una creación nueva o de perfeccionamiento, y que sea susceptible de aplicación industrial. Dice el mencionado Tribunal que la invención ha sido considerada por la doctrina como “…la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: ‘Tratado de Derecho Industrial’, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta

entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: ‘La invención y las excepciones a la patentabilidad en la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena’, Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC)”. Agrega que la Decisión 85 precisa en los artículos 1 a 3, los requisitos de patentabilidad y delimita en los artículos 4 y 5 los conceptos de invención y de patente, en términos negativos. Es así como en el caso de las patentes de invención, “… se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo. El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP-89, del 31 de octubre de 1989, publicada en la G.A.C. Nº 50, del 17 de noviembre de 1989)”. Aduce que el requisito de novedad contenido en el artículo 1 y desarrollado en el artículo 2 de la Decisión 85, “… exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica. En este contexto, a tenor de la disposición citada, la invención dejará de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público en cualquier lugar a través de cualquier medio suficiente para permitir su ejecución,

antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida (artículo 10), salvo que se halla configurado uno de los supuestos de excepción allí previstos.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 1 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 2 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 1 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 2 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 3 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 4 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 5 / DECISION 85 DE LA COMISION

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 10

INVENCION INTEGRADA POR VARIOS ELEMENTOS - Exigencia de novedad para la combinación de los mismos / NOVEDAD - Reglas para determinarla / NIVEL INVENTIVO - No es requisito de patentabilidad. Decisión 85 de la CAN De otra parte, es oportuno precisar, que cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla (…)”. El Tribunal reitera que para verificar la novedad de la invención se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente para lo cual el examinador técnico deberá valerse

de las reivindicaciones. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Comparar la invención solicitada con la regla técnica. Adicionalmente a lo expuesto por el Tribunal, respecto a los requisitos de patentabilidad de la Decisión 85, la Sala aclara que esta normativa comunitaria reducía a dos tales requisitos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial. En efecto, la citada Decisión no contemplaba el nivel inventivo. En tal sentido, la Sala estima pertinente analizar los actos acusados frente a los mencionados requisitos, teniendo en cuenta que éstos a la luz de la normatividad Andina, son de carácter objetivo, es decir, sólo los mismos pueden aplicarse, a pesar de que algunos tratadistas consideraban que la actividad inventiva estaba implícita en las creaciones, lo cual no es jurídicamente aceptable, debido precisamente a la objetividad de la norma Comunitaria al señalar en sus artículos 1º y 2º únicamente la novedad y la aplicación industrial. De manera, que la propuesta efectuada por el tercero interesado en las resultas de este proceso, de ordenar a la Administración analizar el requisito de nivel inventivo, es inviable, en la medida en que las aludidas normas no permiten juzgar los actos demandados cuando dichos preceptos legales no lo contemplaban; máxime que la demandada, obrando bajo el imperio de la Decisión 344, si bien no profundizó en el análisis del nivel

inventivo sí lo tuvo en cuenta en la decisión adoptada mediante los actos demandados.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA ARTICULO 1 / DECISION 85 DE LA COMISION ACUERDO DE

CARTAGENA ARTICULO 2 / DECISION 344 COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Terceros / TERCERO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Facultades. Alcance Por otra parte, la Sala considera, contrario al argumento de la actora, que el tercero interesado aunque es una persona coadyuvante en este caso de la demandada, es un sujeto procesal activo en el mismo, el cual está facultado por la norma contenciosa administrativa para contestar la demanda, aportar y solicitar pruebas, presentar alegatos, intervenir en audiencias públicas y en los demás actos del proceso, como si se tratara de una verdadera parte del mismo, obviamente limitada su actuación dinámica a la existencia de una parte procesal. PATENTE DE INVENCION - Combinación de anterioridades no afecta novedad / NOVEDAD - Presente en combinación de elementos Sumado a ello, que en el caso de estimarse que el inventor para la creación en cuestión, haya extraído elementos de anterioridades, como materia prima para su invento, no afectaría negativamente su novedad, en la medida en que ésta se considere en su combinación y no en cada uno de los elementos extraídos para su estructura, tal como acertadamente lo analiza el Tribunal Andino en la interpretación solicitada en este proceso al señalar, contrario a lo que quiso

pretender demostrar el tercero interesado, lo siguiente: “…cuando la invención se halla integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla (…)”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00128-01

Actor: CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC.

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia : ACCION DE NULIDAD CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 1703 del 5 de junio de 1998 y 13848 del 30 de junio de 2000 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención de la solicitud titulada “UNA PREFORMA PARA SU EMPLEO EN SOPLADO DE UN RECIPIENTE ADECUADO PARA RELLENARSE”. 2ª. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada, expedir el certificado de patente y

publicarla en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Se señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes: 1°. El 27 de diciembre de 1990 a través de apoderado, CONTINENTAL PET TECHNOLOGIES, INC. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención denominada “RECIPIENTE DE POLIESTER RECARGABLE Y PREFORMA PARA FORMAR EL MISMO”. 2°. El 6 de marzo de 1991 “se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones concedía un plazo de sesenta (60) días para que el solicitante (i) modificara el título de la solicitud para hacerlo más preciso, (ii) modificara la descripción…, (iii) definiera…el campo de aplicación, (iv) modificara las reivindicaciones…, (v) corrigiera las reivindicaciones imprecisas, (vi) modificara la Figura 1…, (vii) adjuntara copia de la primera solicitud de patente de la cual se reivindicaba prioridad, así como de su traducción oficial, y (viii) presentara las artes finales…” (folio 156). 3º. El 31 de mayo de 1991, el solicitante presentó los siguientes documentos: a) Copia formal de los dibujos con sus letreros respectivos. b) copia auténtica de la primera solicitud de patente estadinense número 07/488,247, respecto de la cual se reivindicaba prioridad, junto con su correspondiente traducción. c) Documento que acreditaba el traspaso de los autores de la invención a favor de la solicitante y

su traducción. d) Informe sobre el número de protocolización del documento de representación legal. e) Solicitud de un plazo de 60 días para presentar el arte final requerido para su publicación, así como para dar respuesta a las observaciones del señor Examinador en relación con el título, la descripción y las reivindicaciones de la solicitud. 4º. El 17 de septiembre de 1991, se notificó auto mediante el cual se concedió un plazo de 60 días. 5º. El 11 de diciembre de 1991 la sociedad solicitante dio respuesta al requerimiento, presentando una solicitud principal que contenía 8 reivindicaciones dirigidas a proteger una preforma y, una divisional, que contenía las reivindicaciones originales 8 a 19, renumeradas del 1 al 12, dirigidas a proteger un recipiente y un molde de soplado para formar el mismo. Además, acompañó la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de cada una de las solicitudes. Y solicitó el desglose de la solicitud estadinense 07/488,247 y su traducción oficial para que fueran incluidas en la solicitud fraccionada. 6º. El 18 de septiembre de 1992 se notificó el auto mediante el cual se admitió la respuesta al requerimiento y se ordenó la publicación de los extractos de las solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial. 7º. El 26 de julio de 1993, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industria No. 379 el extracto de la solicitud principal. 8º. El 7 de septiembre de 1993, la sociedad PEPSICO, INC., presentó un escrito

de observaciones fundamentado en que la solicitud colombiana 334.298, así como su correspondiente patente estadinense 5,066,528, se basan en la patente U.S. 4,725,464 la que a su vez se basa en la patente U.S. 4,334,627 “…en que todos los pretendidos aportes a la tecnología que dicha solicitud contiene y reivindica, son de dominio público, c) en que aunque las reivindicaciones de la solicitud denegada que cubren solamente la preforma fueron aceptadas como patentables por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, esa decisión fue completamente errónea en vista de los numerosos antecedentes existentes en el arte anterior; y d) en que las enseñanzas de la solicitud colombiana 334.298 carecen de novedad en vista de los antecedentes U.S. 4,725,464 y U.S. 4,334,627,y de los antecedentes U.S. 4,755,404, U.S. 4,598,831, U.S. 4,465,199, patente Alemana 2910609, U.S. 4,330,579, U.S. 3,417,892, U.S. 3,955,697, U.S. 4,885,197, U.S. 4,915,992 y U.S. 4,480,593” (folio 159). 9º. El 30 de diciembre de 1993, la solicitante dio respuesta a las observaciones de PEPSICO, INC., quien en síntesis afirmó: “las referencias citadas por el opositor adolecen de unidad conceptual, ya que toma elementos aislados que aparecen en diferentes contextos inventivos para ponerlos unos al lado de los otros, sin que exista una real relación entre dichos elementos, y sin que en algunos casos correspondan al contexto o campo de la

técnica en el que se sitúa la invención contenida en la solicitud tramitada bajo el expediente 334.298 (…)” (folio 160). “(b) En que los documentos U.S. 4,334,627, U.S. 4,465,199, U.S. 4,330,579, U.S. 4,885,197, U.S. 4,915,992, U.S. 4,880,593 y U.S. 4,465,199 citados como anterioridades que afectan la novedad de la solicitud, se relacionan con recipientes desechables, lo cual es completamente opuesto al recipiente reutilizable para bebidas carbonatadas reivindicado en la solicitud 334.298, que tiene una resistencia mejorada a la ruptura por lavado cáustico, a la cual no se ven sometidos los recipientes desechables; “(c) En que las referencias U.S. 4,725,464 Y U.S. 4,755,404 … no enseñan la porción inferior ahusada (por debajo de la porción cilíndrica superior) de la invención contenida en el Expediente número 334.298. “(d) En que la patente alemana No. 2910609 y la patente U.S. 4,598,831 describen diseños diferentes de la preforma, en los cuales no hay sugerencias de la porción ahusada inferior que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo reivindicada en la invención objeto de observaciones; “(e) En que, de forma opuesta a la invención solicitada… la patente U.S. 3,417,892 describe una forma (tubo) sellada entre mitades de un molde. No se presentan entradas pre-existentes alargadas sobre una preforma” (folio 161).

10º. El 5 de junio de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 1703, declara fundadas las observaciones y niega la patente solicitada por falta de novedad. 11º. El 15 de julio de 1998, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 13848 del 30 de junio de 2000, confirmando la Resolución 1703. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que los actos acusados violaron, los artículos 1º y 2º de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las razones que en síntesis se relacionan a continuación: “CONCLUSIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena,… por cuanto negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 334.298, aún cuando este objeto cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial citados en los artículos referidos. La consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual la novedad de la preforma se ve afectada por una preforma que además de no contener muchas de las características de la preforma reivindicada, contiene elementos como los rebordes que no se observan en la preforma de la solicitud denegada, es claramente contraria a la legislación de Propiedad Industrial como se demostró anteriormente. Así, la novedad de la preforma de la solicitud denegada no se ve afectada por la existencia de tres diferencias fundamentales:

(a) La preforma contenida en el documento U.S. 4,334,627 contiene una pluralidad de rebordes 58 que no se observan en la preforma de la solicitud contenida en el Expediente número 334,298; (b) La preforma contenida en el documento U.S. 4,334,627 no establece en la descripción de las figuras 2 y 3 la existencia de una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared, hacia el extremo de fondo, como sí se establece en la reivindicación 1 que obra en los folios 133 y 134 del Expediente número 334,298; y (c) La preforma contenida en el documento citado como anterioridad no indica ni enseña la existencia de una proyección exterior (32) localizada centradamente y una proyección interior (30) localizada centradamente en el extremo de fondo de la preforma, como sí se indica en las reivindicaciones 10 y 13 que obran en el folio 135 del Expediente número 334,398 y como sí se observa en la figuras 4 y 7 de la solicitud contenida en dicho expediente. Con respecto a la altura inventiva es claro que la solicitud denegada cumple con dicho requisito por cuanto que no se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Finalmente, en relación con la aplicación industrial, la preforma de la solicitud denegada puede ser utilizada, sin lugar a dudas, en la fabricación de botellas de poliéster (…)” (folios 200, 201 y 202). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico. Manifiesta que el artículo 1 de la Decisión 344, no fue vulnerado por la Administración, toda vez que el examen de fondo de la solicitud de patente en debate, permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales de patentabilidad. Agrega que existía un claro impedimento legal para conceder la patente, por carecer su objeto del requisito de novedad. Respecto al artículo 2° de la Decisión 344, cabe reiterar como acertadamente se expuso en el examen de fondo que la anterioridad encontrada, patente US 4.334.627 de junio de 1982, “…ya había enseñado una configuración igual a la contenida en la solicitud de patente de invención en debate, lo que afecta indudablemente la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en comento” (folio 237). En cuanto a la argumentación expuesta por la parte demandante, en síntesis presenta las siguientes alocuciones: Referente a que en las Resoluciones demandadas no se consideró la relevancia que tiene la preforma de la invención, “… la cual permite obtener un recipiente rellenable de bebidas carbonatadas que, a diferencia de los recipientes del arte anterior, es resistente a las fracturas ocasionadas por el lavado cáustico”, afirma que con este razonamiento, pasa por alto el concepto técnico del Examinador, ya que

una argumentación a favor de la patentabilidad de una solicitud “… debe fundamentarse en lo reclamado en las reivindicaciones, no en ventajas o efectos – incluidos o no en el texto de la descripciónque no se mencionan dentro del capítulo reivindicatorio” (folio 238). Respecto a lo que sostiene la parte actora: sobre el carácter novedoso e inventivo de la preforma de la solicitud en la que se encuentra que en la configuración específica de la porción formadora de la base de la preforma, la que se modificó para suministrar una construcción mejorada de la base del recipiente, afirma la demandada, que el memorialista no se refiere “… en estos párrafos a la reivindicación 1, única expresamente objetada por el examinador. Ninguna de las características que en este apartado ha mencionado como ventajosas se encuentra en la reivindicación objetada” (folio 241). En cuanto a que “… esta configuración de la preforma de la presente invención no había sido ni enseñada, ni siquiera sugerida en ninguno de los documentos del arte anterior.”, manifiesta que “… se le da la razón a la memorialista, específicamente en lo que atañe a las reivindicaciones 10 y 13. Con base en la referencia citada como anterioridad no se puede desconocer la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 10 y 13, porque dicha anterioridad no menciona expresamente –ni se ilustran en ellalas proyecciones a que se refieren dichas reivindicaciones” (folio 241). En lo atinente a la explicación que hace la actora relativa a la existencia de varias diferencias entre el objeto de la solicitud denegada y la anterioridad US 4,334,627,

expresa que el memorialista “… parece olvidar que lo que se ha objetado es la novedad de lo reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud contenida en el expediente 334.298, y no la novedad de lo divulgado en la anterioridad” (folio 245). Anota que para decidir sobre la novedad de la reivindicación 1, conviene transcribirla: “Una preforma (10) para usarse en moldeo por soplado de un recipiente apropiado para rellenarse, siendo la preforma (10) un miembro de poliéster moldeado por inyección que tiene: un extremo de fondo cerrado y un extremo superior abierto; un acabado de cuello (12) en el extremo superior abierto; una porción formadora del cuerpo (20), que al moldearse por soplado formará el cuero del recipiente; una porción formadora de los hombros (18), dispuesta entre el acabado de cuello (12) y la porción formadora del cuerpo y la cual al moldearse por soplado formará un hombro del recipiente; una porción formadora de la base (22) que al moldearse por soplado formará una base del recipiente, teniendo la porción formadora de la base superficies interior y exterior genéricamente hemisféricas (27,26) en el extremo cerrado de fondo, y una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora del cuerpo (20), teniendo la porción engrosada un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de la pared de la porción formadora del cuerpo (20), caracterizada por que la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado, y una porción inferior ahusada que

reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo” (folio 246). Indica que la primera parte del texto transcrito, hasta donde dice: “… la cual al moldearse por soplado formará un hombro del recipiente;” (renglones 1 a 11), “corresponde a lo revelado en la patente US 3 881 621, citada por la anterioridad…” (folio 247). Agrega que corresponde verificar la parte restante del texto, con el fin averiguar si se encuentra o no divulgada en la anterioridad, para lo cual analiza dicho texto de la siguiente manera: “En las figuras 2 y 3 de la anterioridad vemos: 1º se ilustra una porción (de una preforma) formadora de base; 2º la porción formadora de base tiene superficies interior y exterior genéricamente hemisféricas en el extremo cerrado de fondo; 3º hay una porción engrosada entre el extremo de fondo y la porción formadora de cuerpo, no importa que corresponda a una o más nervaduras, hay una porción engrosada; 4º la porción engrosada tiene un espesor de pared incrementado, comparado con el espesor de pared de la porción formadora de cuerpo; 5º sin embargo, la porción engrosada no tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado; aunque 6º sí tiene (o puede tener) ‘una porción inferior ahusada que reduce gradualmente el espesor de la pared hacia el extremo de fondo (dependiendo de la interpretación que se le dé a la expresión “reduce gradualmente el espesor’)” (folio 247). Al respecto, sostiene que “… la memorialista tiene razón al afirmar que la anterioridad no es válida para afectar negativamente la novedad de lo reclamado en

la reivindicación 1, aunque su argumentación haya estado relativamente descaminada. En conclusión, la diferencia esencial radica entonces en que la anterioridad no enseña que la porción engrosada tiene una porción superior cilíndrica de espesor de pared incrementado. Vemos, ahora, cómo tan sólo una palabra (la expresión cilíndrica) dentro de la reivindicación significa una diferencia entre la novedad y la falta de ella. Esto explica –aunque no justificael error del examinador al rechazar la solicitud por falta de novedad. Otra cosa sería establecer si las figuras 2 y 3 de la anterioridad sugieren o no esa característica. Pero, entonces, estaríamos analizando si existe o no existe el nivel inventivo que debe exigirse para que se conceda la patente, aspecto que se encuentra fuera de la cuestión, por haberse negado la patente únicamente por falta de novedad” (folio 247). Respecto a las conclusiones que llega el demandante, sostiene lo siguiente: “Al contrario de lo afirmado por la memorialista, cuando establece que la anterioridad no contiene muchas de las características, al realizar el análisis del punto (5) de la Acción de Nulidad vimos que la diferencia radica sólo en una palabra, aunque dicha palabra es suficiente para establecer una característica limitadora, que es definitiva para determinar la existencia de la novedad con relación a la reivindicación 1. Por lo demás, tiene razón la memorialista, y así se reconoció en el análisis respectivo, al señalar que la ‘anterioridad no indica ni enseña la existencia de una proyección exterior (32) localizada centradamente y una proyección interior (30) localizada centradamente en el extremo de fondo de la

preforma, como sí se indica en las reivindicaciones 10 y 13 que obran en el folio 135 del Expediente 334.298’. Se concluye, pues, del análisis del apartado INCONDUCENCIA DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS BASE PARA LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 1703 Y 13848 incluido dentro de la parte IV NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, que las reivindicaciones 1, 10 y 13 sí son novedosas con respecto al documento citado por el examinador como anterioridad. Se recomienda, entonces, proceder a la anulación de las Resoluciones en mención y realizar las demás acciones legales pertinentes” (folio 252). II.2. El tercero interesado en las resultas del proceso, sociedad PEPSICO, INC, dio contestación de la demanda en los siguientes términos: Referente a las pretensiones de la demanda, indica que carecen de apoyo jurídico y, por ende, de sustento de derecho. Afirma estar plenamente de acuerdo con la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo atinente a negar la patente denominada “Recipiente de poliéster recargable y preforma para formar el mismo”. Sin embargo, difiere de la motivación esgrimida por dicha Entidad, por cuanto “…las anterioridades que se pueden tomar como fundamento para derribar el requisito de novedad, la Superintendencia solo adoptó la patente US 4’334,627. En efecto, la solicitud que se cuestiona en el presente proceso adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo en el sentido de lo establecido por el artículo 1 de la

Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha ausencia se hace evidente no solo en virtud de la anterioridad mencionada por la Superintendencia sino también en las anterioridades citadas por Pepsico, Inc. en la oposición presentada. Los documentos citados son los siguientes: US 4’330,579; US 4’885,197; US 4’915,992; US 4’755,404; US 4’880,593; US 4’725,464; US 4’465,199; US 4’598,831; US 4’334,627 (citada por el examinador); US 3’955,697; US 3’417,892 y DE 2910609…” (folio 222). Señala que no es cierta la afirmación de la demandante, respecto a que en todos los países donde se han presentado observaciones, estas han sido desestimadas, ya que Pepsico, Inc. presentó “…observaciones a las solicitudes con el mismo objeto de la solicitud en cuestión, en Uruguay (Patente No. 23262) y China (Patente No. 9