CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00188-01(7142)-2005

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos GIOVANNI YE y GIOVAR, gramatical y fonéticamente: riesgo de confusión Del cotejo de dichas marcas, aplicando las referidas reglas que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han diseñado con miras a establecer el riesgo de confusión, fácilmente se advierte la similitud entre las mismas. En efecto, en la marca objeto de registro “GIOVAN YE” sobresale la expresión GIOVAN, por ser la que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor, ya que la expresión “YE” se pierde en la pronunciación, pues la entonación recae en la primera parte del signo, que es precisamente el que resulta muy similar a “GIOVAR”, en su estructura gramatical, lo que, por ende, incide en el aspecto fonético. De otra parte, es preciso resaltar que si bien la expresión GIOVAR distingue ropa de vestir formal, en tanto que GIOVAN YE pretende amparar ropa informal, ello no descarta el riesgo de confusión, toda vez que el consumidor puede considerar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00188-01(7142)

Actor: GIOVANNI CASTRILLON VILLA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

GIOVANNI CASTRILLON VILLA, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 14942 de 30 de junio de 2000, "POR LA CUAL SE NIEGA UN REGISTRO DE UNA MARCA"; 23979 de 27 de septiembre de 2000, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN"; y 31570 de 30 de noviembre de 2000, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1-. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 29 de noviembre de 1999 el actor, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “GIOVAN YE” (mixta) ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. 3º: Mediante los actos acusados el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca "GIOVAN YE" (MIXTA), con fundamento en la existencia de la marca "GIOVAR" (MIXTA) registrada por la sociedad Confecciones Giovar Ltda., vigente hasta el 17 de marzo de 2008.

I.2-. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo los siguientes cargos de violación: 1º. Estima violado el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y la marca "GIOVAN YE" (mixta) reúne tales requisitos, lo que permite diferenciarla de los productos distinguidos con la marca GIOVAR de la Sociedad Confecciones Giovar Ltda. Explica que la expresión "GIOVAN YE" es la composición de una serie de líneas, trazos, formas y colores en la cual se utiliza el nombre del solicitante, que la hacen diferente y novedosa frente a marcas de terceros que se encuentran en el mismo mercado. Agrega que el señor CASTRILLON VILLA no ha pretendido reproducir un signo distintivo previamente registrado que pudiere generar confusión en el consumidor, sino que, por el contrario, todo el aspecto comercial de su empresa coincide con una forma original de encuadrar en el mismo mercado su nombre propio. 2º. Considera que se violó el literal a) del artículo 83 ibídem, ya que en este caso no se puede invocar como causal de irregistrabilidad que el signo a registrar sea idéntico o semejante, de forma que pueda inducir al público a error con una marca anteriormente registrada y que ampare los mismos productos, en razón de que los productos distinguidos por la marca "GIOVAN YE" son exclusivamente de los denominados "Prendas de vestir informales" frente a los distinguidos por la marca “GIOVAR” que son exclusivamente de los conocidos como "Prendas de vestir formal

elegante" Señala que desde el punto de vista ortográfico y fonético no hay similitud en cuanto a las sílabas que conforman los signos, ya que uno se pronuncia en tres golpes de voz (GIO-VAN-YE) y el otro en dos (GIO-VAR). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el tramite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- La Nación –Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y adujó que la actuación administrativa relativa a la solicitud de registro de la marca “GIOVAN YE” se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Anota que conforme al literal a), del articulo 831 de la Decisión 344, la marca cuestionada no puede ser registrada en la clase 25, puesto que una vez realizado el examen sucesivo y comparativo se concluye que frente a la marca “GIOVAR” existen semejanzas que producen confusión en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos. Agrega que, de coexistir en el mercado, generaría error en el público consumidor, habida cuenta de que éste creería que el producto tendría el mismo origen. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardo silencio en la oportunidad procesal.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El punto central de la controversia gira en torno de establecer si a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, la actora desvirtuó la presunción de legalidad predicable de los actos acusados que dan cuenta de la irregistrabilidad de la marca “GIOVAN YE” por carecer de suficiente distintividad frente a la marca GIOVAR”. 1 “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En orden a dilucidar lo anterior, la Sala tiene en cuenta lo siguiente: Las normas comunitarias invocadas como quebrantadas, preceptúan :

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Para una mejor comprensión del asunto se trasladan a la providencia fotocopia de los folios 50 y 120 del cuaderno principal, donde constan las marcas en conflicto: Cabe resaltar que las marcas en conflicto son mixtas, por cuanto están integradas por una parte gráfica y otra nominativa, siendo en este caso el elemento denominativo el que prevalece en ambas.

En la Interpretación Prejudicial 118 IP-2004, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló las reglas para efectuar el cotejo marcario, así: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (folio 163 del cuaderno principal). Del cotejo de dichas marcas, aplicando las referidas reglas que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han diseñado con miras a establecer el riesgo de confusión, fácilmente se advierte la similitud entre las mismas. En efecto, en la marca objeto de registro “GIOVAN YE” sobresale la expresión GIOVAN, por ser la que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor, ya que la expresión “YE” se pierde en la pronunciación, pues la entonación recae en la primera parte del signo, que es precisamente el que resulta muy similar a “GIOVAR”, en su estructura gramatical, lo que, por ende, incide en el aspecto fonético. De otra parte, es preciso resaltar que si bien la expresión GIOVAR distingue ropa de vestir formal, en tanto que GIOVAN YE pretende amparar ropa informal, ello no descarta el riesgo de confusión, toda vez que el consumidor puede considerar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

Como quiera que la presunción de legalidad de los actos acusados no ha sido desvirtuada, es del caso denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del día 20de octubre de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO