CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00189-01-2006

MARCA MIXTA - Concepto; predominio del elemento denominativo / SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos NATIONAL SEMICONDUCTOR Y N NATIONAL SEMICONDUCTOR / MARCA DESCRIPTIVA - Irregistrabilidad ante riesgo de confusión Tanto la marca que se está solicitando como la marca que se encuentra registrada, son marcas mixtas, es decir que están formadas por un gráfico y un nombre, en donde el elemento denominativo tal y como lo ha señalado el Tribunal Andino en reiteradas ocasiones, es el que tiene mayor relevancia en el público y consecuentemente mayor recordación, más aún en los casos en que el elemento gráfico no genera mayor distintividad, como en el presente asunto. De lo anterior se concluye, que a pesar de que los productos que pretende ofrecer NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION a través de su marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), son productos especializados, la confusión generada entre las marcas es latente y en consecuencia no es procedente el registro de la marca solicitante. Precisado que las marcas analizadas generan confusión entre los consumidores del producto, tal y como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones 11390, 21422 y 31810, entrará la Sala a analizar si existe alguna otra causal que impida el registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA). En el presente caso, se solicitó el 15 de diciembre de 1993, el registro del signo N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), para distinguir “aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros

conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores; programas de computador pre-grabados en cintas, discos y CD Roms; periféricos para computador”. Ahora bien, según el “Diccionario Avanzado ENG/SPA-SPA/ING”, Colección “Lengua Inglesa”, Edición 2005, la palabra SEMICONDUCTOR (en inglés), significa SEMICONDUCTOR en español, la cual significa: “Se dice de las sustancias aislantes, como el germanio y el silicio, que se transforman en conductores por la adición de determinadas impurezas. Se usan en la fabricación de transistores, chips y derivados.”Se concluye entonces que la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) es una marca descriptiva, puesto que está mencionando algunos de los productos que está ofreciendo, tales como semiconductores y chips semiconductores, razón por la cual, si se concede el registro de la mencionada marca, se estaría generando un monopolio ya que que en ningún momento podría otra empresa ofrecer semiconductores o chips semiconductores, con ese nombre descriptivo, entre otros, por encontrarse la palabra semiconductor reservada para una empresa. Como resultado, se concluye que la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) de la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Por último, es importante mencionar que la expresión SEMICONDUCTOR, tiene igual escritura e igual ortografía en español y en inglés, además es un vocablo genérico; por ello su registro es improcedente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00189-01

Actor: NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 11390 del 16 de abril de 1996, por la cual se negó el registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) a nombre de la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION; 21422 del 14 de agosto de 1997 por la cual se decidió el recurso de reposición ; y 31810 del 30 de noviembre de 2000, por la cual se decidió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) para la Clase 9 Internacional a favor de NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones

son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que el 15 de diciembre de 1993, el apoderado de NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, presentó solicitud de registro para la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) en la clase novena (9) internacional, para distinguir los siguientes productos: aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores, programas de computador pregrabados en cintas, discos y CD romos, periféricos para computador. Explicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del 11 de marzo de 1994 y que el término para presentar oposiciones expiró el 27 de abril de 1994, fecha hasta la cual no se presentaron observaciones por parte de terceros. Indicó que a través de la Resolución número 11390 del 16 de abril de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) en la clase novena (9) internacional, argumentando que existe confundibilidad entre la marca N NATIONAL de Matsushita Electric Co. Ltd. y la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) solicitada por National Semiconductor Corporation. Señaló que el día 15 de julio de 1996, NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 11390 del 16 de abril de 1996 manifestando que la expresión

NATIONAL, que en español significa Nacional, tiene una connotación precisa para indicar lo que es originario de un país y que por tanto, no puede ser apropiable con exclusividad por nadie; adicionalmente señaló que coexisten muchas marcas que incluyen la expresión National o Nacional. Explicó, en la mencionada ocasión, que la marca que sirvió de fundamento para el rechazo y la marca solicitada, coexisten pacíficamente en varios países del mundo. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 21422 del 14 de agosto de 1997, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución impugnada y consecuentemente, concediendo el recurso de apelación. Adujo que mediante Resolución No. 31810, del 30 de noviembre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, donde manifestó que el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, el hecho de que las marcas sean idénticas o se asemejen. Añadió que la parte gráfica de las marcas confrontadas, no les otorga suficiente distintividad, razón por la cual se generaría confusión en los consumidores. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Según la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los

artículos mencionados con las Resoluciones demandadas, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: Sostuvo que la vulneración de la normatividad citada, se debe al hecho de que la marca solicitada, N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) tiene toda la vocación de registrabilidad, por cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que es perceptible, por ser la misma susceptible de ser apreciada por los sentidos del ser humano, además cumple con el requisito de distintividad por hacer posible que el consumidor diferencie este producto de otro y por último, posee una representación gráfica por cuanto la misma es una gráfica y palabras que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales. Manifestó respecto de la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que no existe confundibilidad gráfica ni ortográfica entre las marcas que se están comparando, puesto que por tratarse de marcas mixtas, el análisis debe tratarse respecto de todos sus elementos. Adujo que lo importante es que el aspecto gráfico de las marcas comparadas, evoquen una idea diferente, situación que según el actor, se da en el presente caso. Mencionó que la marca N NATIONAL (ETIQUETA) tiene la letra N como su elemento preponderante, en un tipo especial de tipografía y conteniendo en su interior la palabra National dentro de un círculo con rayos. Ahora bien, la marca gráfica N NATIONAL SEMICONDUCTOR, aunque comparte con la otra marca la letra N y la palabra National, tiene una disposición de elementos diferentes y una tipografía especial, que impide que las marcas se puedan confundir.

Adicionalmente sostuvo que la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR, consta de otro elemento gráfico que no se observa en la marca N NATIONAL de la empresa Matsushita, el cual es la palabra SEMICONDUCTOR y que le imprime una característica especial a la marca solicitada. Agregó que la administración no realizó un análisis siguiendo la regla de cotejo marcario, puesto que de haberse efectuado, se habría llegado a la conclusión de que la marca solicitada no se confunde con la marca registrada, ya que el hecho de que compartan la letra N y la palabra National, no genera confundibilidad entre las mismas, pues tal y como lo ha afirmado el Tribunal Andino, las marcas no pueden ser analizadas de forma aislada, así como se hizo en el presente caso. Explicó que el conjunto gráfico de una y otra marca, le imprime suficiente distintividad a las mismas. Explicó que siguiendo el criterio expuesto por el Tribunal Andino, las marcas deben compararse en forma sucesiva y no simultáneamente como lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, en razón a que el consumidor analiza las marcas de forma individualizada y no simultáneamente. Adicionalmente adujo que no es aplicable el criterio según el cual deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, pues ocurre lo que sucedió en el presente caso en donde la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a hacer un análisis comparativo desde el punto de vista de las dos expresiones y dejó de lado el aspecto gráfico y preponderante de las marcas. Por último, mencionó que no existe confundibilidad de las marcas en el mercado, puesto que las mismas han coexistido por más de 40 años, sin generar

ninguna clase de confusión en los consumidores. Adicionalmente, dada la especialidad de quienes adquieren los productos de ambas marcas, se elimina la confusión puesto que los productos son de consumo selectivo y no masivo. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que en lo relativo a la solicitud de registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), la Superintendencia, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Adujo que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto se ha señalado, que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros, además que la prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otro, tiene su razón de ser en la propia función que desempeña la marca en el campo comercial. Agregó que para el caso concreto de marcas denominativas, deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas de unas y otras. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 9 de julio de 2001 se admitió la demanda y se ordenó darle el

trámite correspondiente (fl. 84) y por auto del 19 de octubre de 2001 se admitió la reforma de la demanda (fl.162). Por auto visible a folios 171 y 172 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 542 a 559 y 560 a 563, respectivamente). Mediante proveído del 6 de agosto de 2004 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 19 de octubre de 2004, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 573 a 590) a través de la interpretación prejudicial No. 124-IP-2004. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 124-IP-2004:

1. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. En caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y

73 eiusdem.

3. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los países miembros de la comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la citación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la solicitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

4. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial se constituya en factor determinante de la valoración. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

5. A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en

las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para saber si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de estas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía por lo que procede su registro, en cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

7. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Por medio de la Resolución 31810, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución

impugnada y en consecuencia, negando el registro del signo N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) en favor de la empresa NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. El signo en conflicto es N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) y su gráfica es la siguiente: Esta marca busca amparar productos comprendidos en la clase 9 los cuales son: “Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.” La actora solicitó el registro para distinguir los siguientes productos: “aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores; programas de computador pre-grabados en cintas, discos y CD Roms; periféricos para computador” La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los

artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo contenido es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “ Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: a. Sean idénticos o se asemejen dé forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Las marcas en disputa tienen el siguiente registro visual: MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA Tanto la marca que se está solicitando como la marca que se encuentra registrada, son marcas mixtas, es decir que están formadas por un gráfico y un nombre, en donde el elemento denominativo tal y como lo ha señalado el Tribunal Andino en reiteradas ocasiones, es el que tiene mayor relevancia en el público y consecuentemente mayor recordación, más aún en los casos en que el elemento gráfico no genera mayor distintividad, como en el presente asunto. De lo anterior se concluye, que a pesar de que los productos que pretende ofrecer NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION a través de su marca N NATIONAL

SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), son productos especializados, la confusión generada entre las marcas es latente y en consecuencia no es procedente el registro de la marca solicitante. Precisado que las marcas analizadas generan confusión entre los consumidores del producto, tal y como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones 11390, 21422 y 31810, entrará la Sala a analizar si existe alguna otra causal que impida el registro de la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA). El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” En el presente caso, tal y como consta a folio 11, se solicitó el 15 de diciembre de 1993, el registro del signo N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA), para distinguir “aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes discretos de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tableros de circuitos, paquetes de circuitos integrados, macros conductores usados en la fabricación de semiconductores, chips semiconductores; programas de computador pre-grabados en cintas, discos y CD Roms; periféricos para computador”. Ahora bien, según el “Diccionario Avanzado ENG/SPA-SPA/ING”, Colección

“Lengua Inglesa”, Edición 2005, la palabra SEMICONDUCTOR (en inglés), significa SEMICONDUCTOR en español, la cual significa: “Se dice de las sustancias aislantes, como el germanio y el silicio, que se transforman en conductores por la adición de determinadas impurezas. Se usan en la fabricación de transistores, chips y derivados.”1 Se concluye entonces que la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) es una marca descriptiva, puesto que está mencionando algunos de los productos que está ofreciendo, tales como semiconductores y chips semiconductores, razón por la cual, si se concede el registro de la mencionada marca, se estaría generando un monopolio ya que que en ningún momento podría otra empresa ofrecer semiconductores o chips semiconductores, con ese nombre descriptivo, entre otros, por encontrarse la palabra semiconductor reservada para una empresa. Como resultado, se concluye que la marca N NATIONAL SEMICONDUCTOR (ETIQUETA) de la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Por último, es importante mencionar que la expresión SEMICONDUCTOR, tiene igual escritura e igual ortografía en español y en inglés, además es un vocablo genérico; por ello su registro es improcedente. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición 2001.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA