CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00191-01(7145)-2006

MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de palabras de uso común o genérico En el caso, se cotejan dos marcas farmacéuticas, tema en el cual el Tribunal Andino ha acogido unos criterios de análisis especiales que responden a la necesidad de proteger al consumidor para que no incurra en un error que podría afectar severamente su salud, lo que supone un estudio excepcional dentro del derecho marcario. Al respecto, ha señalado el Tribunal: «En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.» NOTA DE RELATORIA: Se cita del Tribunal Andino de Justicia el Proceso No. 13IP-97 PREFIJO ZYLORIC - Concepto / PREFIJO XILO - No es raíz de uso común al solo tener 2 usuarios no siendo posible su exclusión en el cotejo marcario Consta en el Vademécum Diccionario de Especialidades Farmacéuticas que «ZYLORIC» es una tableta compuesta por: «Alopurinol, 300 mg. Indicaciones Terapéuticas: indicado para reducir la formación de ácido úrico/urato.» XILO no es una raíz de uso común o generalizado en la formación de marcas

farmacéuticas. El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas-PLM documenta tan solo dos marcas, de propiedad de Laboratorios Astra, con domicilio en Suecia, «XYLOCAÍNA» y «XYLOPROCTO». En ellas XYLO es el elemento distintivo pues la terminación CAÍNA de la primera proviene de «lidocaina» que es el ingrediente activo del anestésico tópico distinguido con la marca «XYLOCAINA». En la segunda PROCTO corresponde a «proctitis», uno de los desórdenes anorectales para cuyo tratamiento está indicado el antihemorroidal distinguido con la marca «XYLOPROCTO». Estos datos coinciden con los que documenta el Vademécum Med-Informática, edición 2006 según puede sustraerse de la página web http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM.htm, cuya última actualización se realizó el 16 de abril de 2006. Por tanto, erró la entidad demandada al excluir la partícula XYLO de la comparación. MARCAS FARMACEUTICAS - Semejanza ortográfica y fonética entre XYLORAL y ZYLORIC: irregistrabilidad Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así: XYLORAL (Marca solicitada) - ZYLORIC (Marca registrada). Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes pues se componen de tres sílabas XYZY LOR – LOR AL – IC ; presentan identidad en la vocal Y de la sílaba inicial, en la sílaba intermedia LOR y en el orden de disposición de los

elementos comunes: YLOR – YLOR. Desde el punto de vista fonético las dos marcas son confundiblemente semejantes, pues ambas se forman con tres sílabas, dos de las cuales tienen idéntica pronunciación: la inicial ZI y la intermedia LOR de modo que al ser pronunciadas solo diferirían en la última AL – IC. La diferencia que presentan en la sílaba tónica es insuficiente para asegurar su diferenciación pues la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva «ZYLORIC» - «XYLORAL» y no simultánea, la impresión que producen los signos «ZYLORIC» y «XYLORAL» es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00191-01(7145)

Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, sociedad domiciliada en Greenford, Middlesex, Inglaterra, promovida contra el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «XYLORAL» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificaación Internacional de Niza1.

I. LA DEMANDA THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó ante esta Corporación la siguiente demanda : 1 Estos son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.» 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 8824 de 28 de abril de 2000 mediante la cual el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED y concedió el registro de la marca «XYLORAL» en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 19258 de 14 de agosto de 2000 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 8824 de 28 de abril de 2000. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 31941 de 30 de noviembre de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución 8824 de 28 de abril de 2000. 1.1.4. Que como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho se cancele el registro de la marca «XYLORAL» en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza 1.2. Hechos  El 6 de octubre de 1999 HEALTHCO LIMITED solicitó el registro del signo «XYLORAL» para distinguir productos farmacéuticos dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  El 29 de Noviembre de 1999 se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial número 486 el extracto de la solicitud.  El 11 de enero de 2000 THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó escrito de oposición contra la nombrada solicitud con fundamento en sus marcas registradas con anterioridad «ZYLORIC» (No. 78955 vigente hasta marzo 22 de 2002) y «ZYLORIC 300» (No. 97.056 vigente hasta marzo 24 de 2002), ambas registradas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  El 28 de abril de 2000 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 8824 por

medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo «XYLORAL» .  La firma THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED interpuso dentro del término legal el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra dicha resolución.  El 30 de noviembre de 2000 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución 02832, que confirmó la Resolución 8824 en todas sus partes.  El 30 de noviembre de 2000 el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 8824 de 28 de abril de 2000. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora hace consistir la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en que la Superintendencia de Industria y Comercio no dio aplicación a las reglas de comparación de las marcas nominativas, las cuales deben ser analizadas en su conjunto y no de manera separada, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal. Agrega que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 pues de haberse realizado el estudio comparativo de las marcas en su conjunto y de haberse tenido en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias, se habría concluido que las marcas presentan semejanzas gráficas, fonéticas, visuales y conceptuales. Con respecto a la similitud ortográfica, manifiesta que la marca «XYLORAL»

reproduce cinco de las siete letras que componen la marca «ZYLORIC» en su mismo orden, aparte de que el cambio que hizo la parte demandada en su solicitud de registro consistió en reemplazar la sílaba IC por AL, que no otorga suficiente distividad, ya que los elementos predominantes de las marcas registradas fueron imitados en su totalidad. Refiriéndose a la similitud fonética, entre las marcas «ZYLORIC» y «XYLORAL» sostiene ser tal que llegan a confundirse, puesto que ambas se pronuncian de manera casi idéntica, en tanto que las letras X y Z tienen el mismo sonido. Agrega que el Tribunal Andino ha sostenido que si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que son semejantes, pues el orden de distribución de las vocales produce la impresión que impacta en el consumidor. Plantea que, desde el punto de vista conceptual la marca «XYLORAL» es confundible con «ZYLORIC», pues ninguna de ellas posee un significado, sino que se trata de expresiones de fantasía, lo que conduce a que el consumidor que observe el signo «XYLORAL», lo relacione directamente con la marca «ZYLORIC» cayendo en confusión directa entre los dos productos e induciéndolo a error en el momento de adquirir el producto.

II. LAS CONTESTACIONES A LA DEMANDA 2.1. El apoderado de la entidad demandada contestó la demanda extemporáneamente. 2.2. HEALTHCO LIMITED como tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostiene que las marcas «XYLORAL»

(solicitada) y «ZYLORIC» (registrada) ofrecen diferencia en sus letras, lo que las hace completamente distintas. Desde el punto de vista fonético es diferente escuchar la expresión XILORAL con el sonido que tiene la letra X en castellano, a oír la expresión ZILORIC, pues si se pronuncian correctamente no inducen al consumidor en error. Agrega que si bien las marcas «ZYLORIC» y «XYLORAL» están destinadas a los productos farmacéuticos dentro de la misma clase 5ª, ninguna tiene un significado como tal, ni representa un contenido, sino que constituyen nuevos signos o denominaciones de un producto. Concluye que no existe similitud que ocasione confusión entre los respectivos productos; que sí existe diferencia entre los dos signos; que no existe mejor derecho de la marca «ZYLORIC» sobre «XYLORAL» y que no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora insistió en las semejanzas que presentan las marcas «XYLORAL» y «ZYLORIC», la similitud ortográfica que también genera una semejanza fonética que se manifiesta al repetir las palabras: ZYLORICXYLORAL-ZYLORIC-XYLORALZYLORIC-XYLORAL. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos acusados y afirma que no se violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues se ajustaron plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido

proceso y el derecho de defensa de las partes. Sostiene que de la comparación entre las marcas «XYLORAL» y «ZYLORIC» se desprende que éstas tienen un elemento común, cual es el prefijo XYLO, que es de uso común para distinguir productos de la Clase 5ª, tanto con la letra Z como con la X, de forma tal que el examen de confundibilidad debe realizarse entre los sufijos RAL y RIC, entre los cuales no existe ninguna similitud. Agrega que del examen comparativo de las marcas en conflicto se concluye que no son semejantes entre sí, y que no existe confundibilidad al tenor del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de suerte que pueden coexistir en el mercado sin que induzcan en error en el público consumidor. 3.3. HEALTHCO LIMITED no presentó alegatos de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED y concedió el registro de la marca «XYLORAL» para distinguir productos de la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza. Según se lee en la Resolución 8824 de 28 de abril de 2000, el Jefe de la División

de Signos Distintivos concedió el registro del signo «XYLORAL» aduciendo que la solicitud se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria y que, una vez efectuado el examen comparativo de las marcas en disputa, se concluye que no son semejantes entre sí, y por tanto no existe la confundibilidad a que hace referencia el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y pueden coexistir en el mercado sin inducir en error al público consumidor. La actora considera que al concederse el registro de la marca «XYLORAL» se violan los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena puesto que en el análisis comparativo de estas marcas no se tuvieron en cuenta sus semejanzas, como tampoco se dio aplicación a las reglas de comparación de marcas nominativas, según las cuales éstas deben ser analizadas en su conjunto y no de manera separada. Visto el concepto de la violación, corresponde a la Sala valorar si a la luz del artículo 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las marcas nominativas «XYLORAL» y «ZYLORIC» son o no confundiblemente semejantes, atendida la circunstancia de destinarse ambas a distinguir productos comprendidos en la misma clase 5ª Internacional. La demanda se fundamentó en las siguientes normas de la Decisión 344: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o

comercializados por una persona de los productos servicios idénticos o similares de otra persona. «Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueden inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir a error. ... » Debe la Sala tener en cuenta las reglas para el cotejo de marcas, reiteradas por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial No. 105-IP-2003 emitida en este proceso: «Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. «Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. «Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. «Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. «Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha menifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de las marcas, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a

confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” ... » Es importante resaltar que el Tribunal aludió a las características propias de una situación de semejanza, precisando lo siguiente: «Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las

mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en la raíces o terminaciones, entre otras. Son embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión .» Respecto de los cargos formulados, son del caso las siguientes consideraciones: En el caso, se cotejan dos marcas farmacéuticas, tema en el cual el Tribunal Andino2 ha acogido unos criterios de análisis especiales que responden a la necesidad de proteger al consumidor para que no incurra en un error que podría afectar severamente su salud, lo que supone un estudio excepcional dentro del

derecho marcario. Al respecto, ha señalado el Tribunal3: «En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.» Consta en el Vademécum Diccionario de Especialidades Farmacéuticas 4 que «ZYLORIC» es una tableta compuesta por: «Alopurinol, 300 mg. Indicaciones Terapéuticas: indicado para reducir la formación de ácido úrico/urato.» 2 Proceso No. 13-IP-97 3 Ibidem 4 Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Editorial PLM S.A., edición 27, Bogotá, 1999. Pg. 1215. XILO no es una raíz de uso común o generalizado en la formación de marcas farmacéuticas. El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas-PLM5 documenta tan solo dos marcas, de propiedad de Laboratorios Astra, con domicilio en Suecia, «XYLOCAÍNA» y «XYLOPROCTO». En ellas XYLO es el elemento distintivo pues la terminación CAÍNA de la primera proviene de «lidocaina» que es el ingrediente activo del anestésico tópico distinguido con la marca «XYLOCAINA». En la segunda PROCTO corresponde

a «proctitis», uno de los desórdenes anorectales para cuyo tratamiento está indicado el antihemorroidal distinguido con la marca «XYLOPROCTO». Estos datos coinciden con los que documenta el Vademécum Med-Informática, edición 2006 según puede sustraerse de la página web http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM.htm, cuya última actualización se realizó el 16 de abril de 20066. Por tanto, erró la entidad demandada al excluir la partícula XYLO de la comparación. Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así:

XYLORAL ZYLORIC

(Marca solicitada) (Marca registrada) Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes pues se componen de tres sílabas XYZY LOR – LOR AL – IC ; presentan identidad en la vocal Y de la sílaba inicial, en la sílaba intermedia LOR y en el orden de disposición de los elementos comunes: YLOR – YLOR. 5 Vigésima sétima edición, editorial PLM, S.A., folios 1194-1196 6 Ver página web http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM.htm, última actualización: 16 de abril de 2006 Desde el punto de vista fonético las dos marcas son confundiblemente semejantes, pues ambas se forman con tres sílabas, dos de las cuales tienen idéntica pronunciación: la inicial ZI y la intermedia LOR de modo que al ser pronunciadas solo diferirían en la última AL – IC. La diferencia que presentan en

la sílaba tónica es insuficiente para asegurar su diferenciación pues la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva «ZYLORIC» - «XYLORAL» y no simultánea, la impresión que producen los signos «ZYLORIC» y «XYLORAL» es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias. La Sala reitera que se tratándose de marcas farmaceúticas, el análisis debe ser más riguroso ante las nefastas consecuencias que pudiese tener para la salud una eventual confusión al momento de adquirir un producto farmacéutico. Así lo recordó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 48-IP-2000: «En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido

de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.» El Tribunal ha puesto de presente: «El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligros como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación. ... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto7.» El análisis procedente lleva a la Sala a concluir que el signo «XYLORAL» (denominativo) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional puede inducir al público en error debido a las similitudes que presenta con la marca «ZYLORIC» (denominativa) registrada en la misma Clase a favor de THE WELLCOME FOUNDATION COMPANY, circunstancia que encaja dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81

exige para conceder su registro. Fuerza es, entonces, concluir que al otorgar a HEALTHCO LIMITED el registro de la marca «XYLORAL» en Clase 5ª Internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio contravino lo artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, que prohíben el registro de marcas que se asemejen de forma tal que puedan inducir al público a error. Se impone, pues, declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A : 7 Proceso No. 12-IP-2004

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 8824 de 28 de abril de 2000; 19258 de 14 de agosto de 2000 y 31941 de 30 de noviembre de 2000, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO.- Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca «XYLORAL» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, a favor de HEALTHCO LIMITED y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada

el 8 de mayo de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON