CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00204-01-2005

SIGNO DESCRIPTIVO - Surge de la relación directa entre el signo y los productos o servicios: lo es cine clasiccs / SIGNO EN IDIOMA EXTRANJERO - Cuando su uso es generalizado se torna en expresión local / CLASICCSSigno descriptivo de uso generalizado convertido en expresión local El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 59-IP-2004, rendida en este proceso, frente al alcance del artículo 82, literal d) de la Decisión 344, ilustró a la Sala sobre la noción de denominación descriptiva, indicando que el signo es descriptivo cuando informa exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que se buscan identificar; que la descriptividad surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar; y que uno de los métodos que la doctrina ha diseñado para determinar si un signo es descriptivo es formularse la pregunta de cómo es el servicio o producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por un consumidor medio, es igual a la designación del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Al aplicar en este caso las nociones expuestas por el Tribunal, advierte la Sala que el signo solicitado para registro “cine CLASICCS”, es descriptivo de los servicios de la clase 41, como quiera que esta ampara, entre otros películas y películas cinematográficas, y, precisamente, dichos vocablos tienen una relación directa con tales servicios en la medida en que ellos significan clásicos del cine y tales clásicos se manifiestan en películas cinematrográficas. Ahora, si bien el vocablo

CLASICCS se utiliza en idioma extranjero, no lo es menos que el conocimiento frente al mismo así como su significado conceptual ha sido generalizado por la mayoría de las personas, por lo que, conforme se precisa en la Interpretación Prejudicial que obra en este proceso debe tomarse como si se tratara de una expresión local.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00204-01

Actor: CANAL + SOCIETE ANONYME

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CANAL + SOCIETE ANONYME, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 8974 de 12 de mayo de 1995, por la cual se niega el registro de la marca Cine classics (mixta), para distinguir servicios de la clase 41,; 25496 de 30 de septiembre de 1997, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”; y 32501 de 30 noviembre del 2000, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el día 29 de diciembre de 2004 la sociedad CANAL + SOCIETE ANONIME, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CINE CLASSICS (mixta), para distinguir servicios de la clase 41 internacional de Niza. 2°: Aduce que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 412 de 30 de enero de 1995, sin que se presentaran oposiciones u observaciones por parte de terceros. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca solicitada, al considerar que el signo consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó, por indebida aplicación, el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé: “no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. Estima que el error de la Administración radica en concluir que la marca mixta solicitada a registro consiste exclusivamente “en una indicación que puede servir

en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse” tal como se afirma en la Resolución núm. 8974, pues la marca está compuesta de elementos denominativos y gráficos , por lo que no puede predicarse que consista en una indicación descriptiva. Tanto las letras como los elementos adicionales del signo son característicos de la misma y permiten su reconocimiento por parte de los consumidores de los servicios. En su opinión, la prohibición contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 solamente se aplica a los signos que sirvan exclusivamente para designar o describir la especie o sus características, y dicha exclusividad significa que el signo no tenga ningún poder distintivo adicional, que permita su reconocimiento por el público, salvo como medio para describir la especie, lo que no ocurre en este caso, pues el conjunto marcario tiene poder distintivo y ha sido distinguido por los consumidores de los servicios amparados como signo capaz de distinguir un origen empresarial cierto. Indica que la marca debe ser analizada en su conjunto evitando su fraccionamiento y que la marca solicitada sí es lo suficientemente distintiva para que se otorgue su registro, en primer lugar, porque los elementos gráficos que la componen son novedosos, suficientemente apreciables y recordables; y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la fuerza visual de la marca y su forma de uso; que, por otra parte, todos los elementos de la misma deberán ser tenidos en cuenta como un todo evitando su fraccionamiento y el análisis de elementos denominativos por separado. Sostiene que el Tribunal Andino destaca que la expresión “exclusivamente” tiene una significación jurídica y por lo mismo, no puede ser desconocida por la

Administración, es decir, que la marca en su totalidad debe consistir en un signo genérico o descriptivo para caer bajo la prohibición, tal y como lo señala la norma andina y lo reitera acertadamente el Tribunal en su interpretación. Resalta el hecho de que diferentes marcas, que como la analizada en este caso, gozan de poder distintivo, no obstante contener elementos que aisladamente pudieran considerarse genéricos o descriptivos y han sido registradas por la entidad demandada, como es el caso de TV CABLE (MIXTA), MUSIC TELEVISION o MTV, PEOPLE AND ARTS, ANIMAL PLANET, etc., que distinguen programas relacionados con música, personas, arte y el mundo de los animales, respectivamente. Señala que la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas radica en que las primeras son las que sirven exclusivamente para describir una característica necesaria del producto o servicio, de manera directa, es decir que constituyen el término directo y común, o generalmente usado para designar o describir el producto.

II. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo en esencia que el signo que se pretende registrar como marca, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la clasificación internacional, es irregistrable, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la

Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Igualmente, a través de numerosas sentencias del Consejo de Estado y actos administrativos proferidos por parte de la entidad demandada, se ha precisado que para que un signo pueda ser registrado como marca, además de reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 344, debe no estar incurso en una de las causales de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la misma norma. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en la Ley 17 de 1980, artículo 28 y siguientes. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca CINE CLASICCS (Mixta), para distinguir servicios de la clase 41. Para denegar dicho registro consideró la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo en cuestión se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que al efecto prevé que no pueden registrarse

las marcas que consistan en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. La marca solicitada para registro obra a folio 54 del expediente, folio que se reproduce en la providencia para mayor ilustración: Conforme consta a folios 49 y 50 la actora describió así la marca que solicitó registrar: “...Registro de la marca MIXTA que consiste en una Etiqueta en donde aparece un rombo de doble trazo con la expresión cine clasiccs escrita en dos líneas en letra imprenta, donde encontramos la palabra cine en letra minúscula de trazo delgado y la palabra CLASICCS, en letra mayúscula de trazo grueso.

DISTINGUE: Educación, entretenimiento, entretenimiento por radio y televisión, actividades deportivas y culturales, publicación de libros y revistas; préstamos de libros, entrenamiento de animales, producción de espectáculos, películas, telefilmes, emisiones de televisión, reportajes, debates, audio y video cintas; agencias para artistas, arrendamiento de videogramas, fonogramas, películas, películas cinematográficas, arrendamiento de grabaciones de sonido, arrendamiento de proyectores de películas y sus accesorios; arrendamiento de decodificadores; arrendamiento de escenografías de teatro; arrendamiento de soportes audiovisuales, sus aparatos, instrumentos y accesorios; organización de competiciones, juegos educacionales de entrenamiento, montaje de emisiones de televisión,

programas, debates, reportajes, preparación y conducción de coloquios, conferencias, congresos; organización de exhibiciones para fines culturales o educacionales, productos comprendidos en la Clase 41 de la clasificación internacional de Niza de 1.957”. Para el análisis que corresponde efectuar a la Sala en aras de establecer si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada en los actos acusados, en primer término, debe precisar cuál es el elemento que predomina en la marca cuestionada. En este caso, a juicio de la Sala el elemento que tiene mayor fuerza expresiva y que da al signo especial caracterización lo constituye el denominativo, pues a los consumidores les resulta más fácil solicitar el producto o identificarlo por el signo que contiene la expresión “cine CLASICCS”, y no a través de la descripción de la figura de un rombo. El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 59-IP-2004, rendida en este proceso, frente al alcance del artículo 82, literal d) de la Decisión 344, ilustró a la Sala sobre la noción de denominación descriptiva, indicando que el signo es descriptivo cuando informa exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que se buscan identificar; que la descriptividad surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar; y que uno de los métodos que la doctrina ha diseñado para determinar si un signo es descriptivo es formularse la pregunta de cómo es el servicio o producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por un consumidor medio, es igual a la designación del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza

descriptiva de la denominación (folios 141 a 142). Igualmente, la Sala trae a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que se rindió dentro del expediente 6401 (sentencia de 3 de abril de 2003, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza), en cuanto allí se hizo hincapié en que para que rija la prohibición de registrar debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. Al aplicar en este caso las nociones expuestas por el Tribunal, advierte la Sala que el signo solicitado para registro “cine CLASICCS”, es descriptivo de los servicios de la clase 41, como quiera que esta ampara, entre otros películas y películas cinematográficas, y, precisamente, dichos vocablos tienen una relación directa con tales servicios en la medida en que ellos significan clásicos del cine y tales clásicos se manifiestan en películas cinematrográficas. Ahora, si bien el vocablo CLASICCS se utiliza en idioma extranjero, no lo es menos que el conocimiento frente al mismo así como su significado conceptual ha sido generalizado por la mayoría de las personas, por lo que, conforme se precisa en la Interpretación Prejudicial que obra en este proceso debe tomarse como si se tratara de una expresión local. En efecto, dijo el Tribunal de Justicia: “... V. Signos en idioma extranjero ....Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al

vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (negrilla fuera de texto). Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO