CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00209-01(7196)-2005

PREFIJOS COMUNES - Inapropiabilidad; carecen de distintividad / MARCAS NOMINATIVAS EVOCATIVAS - Diferencias entre PODYNE y POTEN antecedidas del prefijo PRE / PREPOTEM - Marca con distintividad sin riesgo de confusión con PREPODYNE Los signos en conflicto son denominativos. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar por el aspecto visual se presentan así: PREPODYNE(Marca solicitada previamente) PREPOTEN (Marca registrada). Se trata de signos denominativos compuestos de dos elementos, el primero de dos sílabas que es idéntica en ambos y el segundo por una sílaba. Uno y otro signo resultan de la combinación de elementos lingüísticos que se forman a partir de la combinación de la partícula «PREPO». Según el Diccionario de la Real Academia Española, «PRE» es un prefijo tomado directamente del latín que significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento. Síguese de ello que «PRE» es una raíz genérica y por consiguiente, inapropiable, puesto que en el lenguaje corriente se emplea con ese significado, como prefijo connotativo de una acción antecedente. Carece, por tanto, de fuerza distintiva. Así deberá apreciarse, al efectuar el examen de confundibilidad de los signos en conflicto. Los conjuntos nominativos resultantes de la conjugación de la raíz genérica PRE con los elementos PODYNE y POTEN son perfectamente diferenciables. No puede perderse de vista que se trata de marcas nominativas evocativas, y que en este tipo de marcas en la mente del consumidor la recordación de PREPODYNE y PREPOTEN se asocia

estrechamente a su significado. No siendo ideológicamente confundibles, la diferencia de su terminación en PODYNE y POTEN refuerza su aptitud por diferenciarse suficientemente. Fuerza es, entonces, concluir que al conceder la entidad demandada el registro de la marca «PREPOTEN» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, no contravino el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues las diferencias conceptuales de los signos en conflicto impiden que puedan prestarse a confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00209-01(7196)

Actor: WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTIRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada una observación y concedió a WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ el registro de la marca «PREPOTEN» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional1.

I. LA DEMANDA WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. domiciliada en Nueva York, Estados Unidos, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 12294 de 17 de mayo de 1996, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. y concedió el registro de la marca nominativa «PREPOTEN» a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por un período de 10 años. 1.1.2. Que es nula la Resolución 28125 de 31 de octubre de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de las declaraciones anteriores, se cancele el certificado de registro de la marca nominativa «PREPOTEN» expedido a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ. 1.2. Hechos  WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo 1 Los productos de la Clase 5 son: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» «PREPOTEN», para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza.  Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 404 de 14 de julio de 1994, WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. presentó observaciones con fundamento en su solicitud anterior de registro para «PREPODYNE» en la Clase 5ª Internacional y en las semejanzas que presenta el signo «PREPOTEN» que hacen imposible su diferenciación, pues de sus 8 letras, 7 constituyen la reproducción de los elementos que componen la marca solicitada con anterioridad, siendo también idéntico el orden de colocación de los elementos alfabéticos en el conjunto.  Mediante Resolución 12294 de 17 de mayo de 1996 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. y concedió el registro de la marca «PREPOTEN» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ, por un período de 10 años. La Administración consideró que entre los signos no existen semejanzas capaces de inducir al consumidor a error, luego pueden coexistir sin prestarse a confusión.  Contra esta decisión WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. interpuso los recursos de reposición y apelación. Reiteró que las semejanzas graficas, ortográficas y fonéticas que presentan los signos en colisión pueden inducir al público a error, y no deben coexistir.  Sin considerar el argumento acerca del riesgo de asociación existente entre las

marcas, la Superintendencia confirmó la resolución que concedió el registro de la marca «PREPOTEN». 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostuvo que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 se violó por falta de aplicación, porque al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en él, la Administración estaba en el deber de aplicarlos y, en consecuencia, debió denegar el registro del signo «PREPOTEN» porque carece de distintividad respecto de la marca registrada. Del análisis de confundibilidad de la expresión solicitada «PREPOTEN», se concluye que su elemento sobresaliente reproduce el núcleo principal de la marca previamente registrada «PREPODYNE». Los signos en colisión presentan semejanzas capaces de inducir al público a error, ya que su composición morfológica y gráfica es muy similar. Conformándose ambos signos por las sílabas iniciales «PREPO» como elemento principal, la percepción visual resulta idéntica para el consumidor medio, y lo induce necesariamente a error no sólo en la elección de los productos sino en lo que la doctrina ha denominado «confusión indirecta,» que lo conduce equivocadamente a creer que se trata de marcas que pertenecen a una misma familia de productos de un fabricante, pese a no ser así en la realidad. La confusión es aún mayor cuando se tiene en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, distinguen productos de la Clase 5° de la Clasificación Internacional.

Además, dichos productos son farmacéuticos y según la jurisprudencia y la doctrina, el examen de confundibilidad debe ser más estricto atendiendo a las graves consecuencias que se generarían para el público consumidor.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1. LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA S.C.A., tercera interesada, notificada el 19 de octubre de 20012, no contestó la demanda. 2.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los actos acusados no violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, visto que el signo «PREPOTEN» no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, pues de su examen comparativo con «PREPODYNE» resulta suficientemente distintivo. 2 Fl 111.

Conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la marca «PREPOTEN» es registrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª ; por tanto, los actos administrativos acusados se ajustaron a las disposiciones legales vigentes sobre marcas y a las normas de carácter supranacional.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio defendió el acto acusado con argumentos similares a los que expuso al contestar la demanda y reiteró que la marca «PREPOTEN» es suficientemente distintiva.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en

los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 12294 de 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. y concedió a WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ el registro de la marca nominativa «PREPOTEN» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por considerarla suficientemente distintiva en relación con «PREPODYNE», y por estimar que su coexistencia en el mercado no genera confusión en el público consumidor.

Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si la marca nominativa «PREPOTEN» era o no registrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, dado el hecho de haberse solicitado con anterioridad por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC., el registro del signo «PREPODYNE» para distinguir los productos comprendidos en la misma clase, según lo preceptuado en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, cuyo tenor literal es el siguiente: «DECISIÓN 344 «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

... h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. » El signo «PREPODYNE» fue solicitado para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, que son los siguientes: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» El registro de la marca registrada «PREPOTEN» se concedió para los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. Los signos en conflicto son denominativos. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar por el aspecto visual se presentan así:

PREPODYNE PREPOTEN

(Marca solicitada previamente) (Marca registrada) A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad, en la Interpretación Prejudicial 62-IP-2003 dictada en este

proceso, el Tribunal señaló: «En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultáneamente.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. ...» Se trata de signos denominativos compuestos de dos elementos, el primero de dos sílabas que es idéntica en ambos y el segundo por una sílaba. Uno y otro signo resultan de la combinación de elementos lingüísticos que se forman a partir de la combinación de la partícula «PREPO».

Según el Diccionario de la Real Academia Española3, «PRE» es un prefijo tomado

directamente del latín que significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento. Síguese de ello que «PRE» es una raíz genérica y por consiguiente, inapropiable, puesto que en el lenguaje corriente se emplea con ese significado, como prefijo connotativo de una acción antecedente. Carece, por tanto, de fuerza distintiva. Así deberá apreciarse, al efectuar el examen de confundibilidad de los signos en conflicto. En la Interpretación Prejudicial, el Tribunal Andino sostuvo: 3 Vigésima Primera Edición. Pg. 1171. « Así mismo, es preciso señalar que en el presente caso se encuentran en conflicto dos marcas que poseen el prefijo PREPO, elemento que el juez consultante deberá tener en cuenta al momento de resolver, a fin de determinar si el mismo es de uso común en el ámbito de la marca farmacéutica. Sobre este punto, el juez consultante deberá observar lo manifestado por este Órgano Jurisdiccional en otros procesos análogos: En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre –la Autoridad encargada del examen de registrabilidadque las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona,

propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca. ... En el presente caso, el consultante deberá analizar la composición del signo PREPOTEN para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PREPO, si la segunda parte de la denominación TEN atribuye al conjunto distintividad suficiente.» Consta en el Vademécum Diccionario Farmacéutico4 que «PREPODYNE» es un jabón compuesto por: «Complejo yodo polaxámero 45%, Yodo activo 0.75% - 1%. Excipientes 55%. Indicaciones: Jabón quirúrgico yodado; detergente y antiséptico. Prolongada acción microbicida de amplio espectro; lavado quirúrgico pre y postoperatorio de manos y piel en área hospitalaria; curaciones en heridas y quemaduras.» «PREPODYNE» evoca la idea de un producto farmacéutico o higiénico compuesto a base de yodo5, en razón de su componente «IODINE» con que se designa a este elemento en lengua inglesa, similar a la castellana «YODO». El Diccionario de la Real Academia Española describe este elemento así: «Metaloide de textura laminosa, de color gris negruzco y brillo metálico, que se volatiliza a una temperatura poco elevada, desprendiendo vapores de color azul violeta y de olor parecido al del cloro. Simb: I.». Por contraste, «PREPOTEN» evoca una preparación que se traduce en potencia. 4 Diccionario Farmacéutico. Ediciones HC Ltda., edición 32, Bogotá, 1992. Pg. 349.

5 Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Pg. 686. Chemical Element. Iodine is a blue-black sustance found in sea water. A liquid containing iodine is sometimes used as an anticeptic (a sustance used on wounds to prevent infection). Por su parte según el mismo Diccionario POTENCIA6 significa : «Del latín potentia. Virtud para ejecutar una cosa o producir un efecto; se suele distinguir por los adjetivos que los explican.» Los conjuntos nominativos resultantes de la conjugación de la raíz genérica PRE con los elementos PODYNE y POTEN son perfectamente diferenciables. No puede perderse de vista que se trata de marcas nominativas evocativas, y que en este tipo de marcas en la mente del consumidor la recordación de PREPODYNE y PREPOTEN se asocia estrechamente a su significado. No siendo ideológicamente confundibles, la diferencia de su terminación en PODYNE y POTEN refuerza su aptitud por diferenciarse suficientemente. Fuerza es, entonces, concluir que al conceder la entidad demandada el registro de la marca «PREPOTEN» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, no contravino el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues las diferencias conceptuales de los signos en conflicto impiden que puedan prestarse a confusión. Se impone, pues, denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 20 de octubre de 2005. 6 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima edición Pg. 1092, T.II.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO