CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00228-01-2005

SIGNOS EN INGLES - Expresiones de fantasía / EXPRESION DE FANTASIALo son los signos en inglés / JEANS - Signo genérico inapropiable / SEMEJANZA DE MARCA - Existencia entre los signos DIUSED y USED / DIUSED - Marca irregistrable por su confundibilidad con el signo USED En efecto, se tiene que la marca acusada esta compuesta por el elemento nominativo DIUSED JEANS y la marca de la sociedad actora esta compuesta únicamente por el elemento nominativo USED; estos signos son de fantasía ya que, son expresiones que no son del idioma español así: USED es una palabra del idioma ingles cuyo significado es usado, en tanto que DIUSED es una expresión caprichosa que no pertenece al idioma ingles, términos que no son comunes o de uso generalizado, por lo que no son expresiones conocidas por el consumidor promedio colombiano y su pronunciación será como se lee en el idioma español. El signo DIUSED JEANS tiene un componente gráfico representado como la letra “D” mayúscula en cuyo interior aparecen las letras “i” y “u” formando una sola figura, la parte nominativa del signo como ya se dijo comprende las palabras en ingles DIUSED y JEANS siendo esta última expresión aunque de fantasía de uso común y conocido ampliamente por el consumidor promedio colombiano, es decir, se esta ante un término de tipo genérico que describe un producto fabricado por muchas empresas a nivel mundial, por lo que no es un término que pueda ser apropiable. De esta manera se tiene que, la representación DIUSED, desde el punto de vista ortográfico y fonético, crea un riesgo de confusión para el consumidor dada la

identidad y similitud de sus silabas finales con las de marca ya registrada ( DI-USED)- (U-SED), así, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea la impresión que producen los signos son de semejanza. De lo anterior, se tiene que tomada la marca sin descomponer la unidad, no puede afirmase que exista suficiente capacidad diferenciadora provista de elementos que confieren eficacia particularizadora respecto de la marca registrada, de esta manera se crea un riesgo de confusión ya que la gráfica de la marca cuestionada y los demás elementos que acompañan a la palabra DIUSED no tienen fuerza distintiva respecto del signo USED. En criterio de la Sala los signos tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor desprevenido pudiendo este, asociarlas con un origen común, por cuanto las marcas DIUSED JEANS (mixta) y USED amparan los mismos productos, por lo que deberá protegerse el derecho previo que tiene sobre la marca USED la sociedad actora. Se concluye que la marca DIUSED (MIXTA) está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declarar nulos los actos administrativos acusados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00228-01

Actor: CREARAMOS LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sociedad CREARAMOS LIMITADA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17025 del 28 de julio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la cual concedió el registro de la marca DIUSED JEANS, para distinguir los productos de la clase 25, a favor de HENRY SAENZ VASQUEZ. 2ª. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se niegue el registro de la marca DIUSED JEANS, y se ordene comunicar la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. , y se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes: 1º. El señor HENRY SAENZ VASQUEZ solicitó el registro de la marca DIUSED JEANS, para distinguir los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud esta que se tramitó en el expediente administrativo No. 9949396. 2º. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 484 del 27 de septiembre de 1999.

3º. Contra la mencionada solicitud la sociedad CREARAMOS LTDA formuló oposición, por ser titular de la marca USED, registrada bajo el certificado No. 146802, vigente hasta el 8 de octubre de 2006. 4º. Por Resolución 03567 del 28 de febrero de 2000, expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad CREARAMOS LTDA y se negó el registro solicitado. 4º. Contra la anterior Resolución el señor HENRY SAENZ VASQUEZ interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación 5º. Mediante Resolución No. 08733 del 28 de abril de 2000, de la División de Signos Distintivos confirmó el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. 6º. Por la resolución No. 17025 del 28 de julio de 2000, que es la resolución acusada, se revocaron las decisiones anteriores y se concedió el registro de la marca DIUSED JEANS, para distinguir los productos de la clase 25 de la clasificación internacional a favor del señor HENRY SAENZ VASQUEZ.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 (hoy artículo 134 de la Decisión 486) de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto la marca no cumplió con el requisito de distintividad. 2º. Se violó el artículo 83, literales a) y b) de la Decisión 344 (hoy artículo 36,

literal a) de la Decisión 486), ibidem, por cuanto la marca registrada es susceptible de producir confusión con la marca USED previamente registrada por la sociedad demandante, ya que de la comparación gráfica y fonética de los signos, se concluye que existe coincidencia en el número de sílabas, en la sílaba tónica, que es la que retiene el consumidor y determina la existencia de la confusión, en la ubicación y número de vocales. Citó como fundamento de su análisis comparativo la decisión IP 32 – IP96 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 3º. Se vulneraron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, de la norma antes citada, (hoy artículo 278 de la Decisión 486) en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, porque no se interpretaron ni aplicaron correctamente estas disposiciones en tanto la demandada no salvaguardó los derechos allí contenidos que amparan a la sociedad demandante, pues debió abstenerse de conceder el registro de la marca DIUSED JEANS. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA El señor HENRY SAENZ VASQUEZ a quien le fue notificado personalmente el auto admisorio de la demanda, en calidad de tercero, a través de su apoderado, manifestó que la resolución acusada efectuó un análisis juicioso del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de de la Comunidad Andina

al referirse a cada uno de los puntos impugnados por la actora y se hizo claridad respecto a las diferencias desde el punto de vista marcario que existen entre una marca mixta y otra denominativa. No hubo falta de aplicación del artículo 83, literales a) y b) , ibidem, en tanto la resolución demandada también hace un pormenorizado análisis de los criterios que se deben aplicar para el estudio de registrabilidad de marcas. Citó como fundamento de su oposición un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, sobre la confundibilidad. - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: Conforme a los criterios jurisprudenciales y legales se tiene que efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas “DIUSED JEANS” y “USED” no arroja confusión, al no presentar similitudes, porque cada uno presenta elementos distintivos de orden gráfico y fonético, además de que existe una diferencia conceptual, como se explicó en el acto acusado. Analizó los requisitos de registrabilidad para precisar que la expresión “USED JEANS” de la clase 25, tiene la suficiente fuerza distintiva porque al comparar los signos enfrentados no se lleva al consumidor a confusión ni sobre el producto ni sobre la procedencia empresarial. Agregó que entre las dos expresiones en conflicto “USED JEANS” existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí y como tales se pueden distinguir de manera suficiente. La marca solicitada

tipo mixta “USED JEANS” (sic) “tiene un componente figurativo propio e importante (la marca de la pantera) (sic) que, sin ser predominante dentro del respectivo conjunto, contribuye a hacer más acentuada y destacable las diferencias entre los dos signos confrontados .”. Desde el punto de vista de la estructura de la palabra, cotejo visual y fonético, “DIUSED JEANS” (marca solicitada ) – “USED WINNY” (sic) (marca opositora), se llegó a la conclusión de que sin descomponer la unidad fonética y gráfica con fonemas o voces parciales, la denominada marca solicitada es de seis (6) letras y con una composición diferente de la opositora, que le da suficiente distintividad, además de que, desde el punto de vista visual hay una estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente. Señaló que no hay confusión visual porque los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es diferente, es decir no existe similitud e identidad de los signos confrontados desde el punto de vista visual o fonético. Así, teniendo en cuenta, las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales, las dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. Señaló que la marca es registrable en la clase 25, conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el acto administrativo acusado no es nulo, pues se ajusta en pleno derecho a las disposiciones vigentes aplicables sobre marcas y no vulnera ninguna norma superior.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 85-IP-2004, rendida en este proceso, indicó: “Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: De conformidad con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

Tercero: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no

obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Quinto: En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.” ( folios 161 a 172 Expediente).

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto acusado concedió el registro de la marca DIUSED JEANS (mixta), para distinguir jeans, camisas, chaquetas, ropa de damas, caballeros y niños; productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La controversia se contrae a establecer si la marca “DIUSED JEANS”, se encuentra en una causal de irregistrabilidad con respecto a la marca registrada “USED” en cabeza de la sociedad demandante CREARAMOS LTDA.

El contenido de las normas que la parte actora considera violadas, es el siguiente: Artículo 81 de la Decisión 344 (hoy artículo 134 de la Decisión 486) de la Comisión de la Comunidad Andina. “ Artículo 81 .- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. Artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 (hoy artículo 36, literal a) de la Decisión 486) de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 83 .- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;”. El argumento esencial de la actora consiste en afirmar que existe un impedimento de registrabilidad de la marca “DIUSED JEANS” ya que, es susceptible de producir confusión con respecto de la marca “USED”,

previamente registrada por la sociedad demandante. Al respecto, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de la marca, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial efectuada en este proceso. La marcas en disputa tiene el siguiente registro visual: USED Los signos enfrentados pretende proteger productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que comprende: “Clase 25 Vestidos , calzados, sobrerería” La marca acusada es mixta, es decir esta formada por un gráfico y un nombre, en donde el componente nominativo es predominante y por ende, es el que tiene mayor relevancia en el público. Los signos de fantasía los ha clasificado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así: “En este campo de la marca denominativa se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica”(Expediente 6449, Sentencia de octubre 3 de 2002) En efecto, se tiene que la marca acusada esta compuesta por el elemento nominativo DIUSED JEANS y la marca de la sociedad actora esta compuesta únicamente por el elemento nominativo USED; estos signos son de fantasía ya

que, son expresiones que no son del idioma español así: USED es una palabra del idioma ingles cuyo significado es usado, en tanto que DIUSED es una expresión caprichosa que no pertenece al idioma ingles, términos que no son comunes o de uso generalizado, por lo que no son expresiones conocidas por el consumidor promedio colombiano y su pronunciación será como se lee en el idioma español. El signo DIUSED JEANS tiene un componente gráfico representado como la letra “D” mayúscula en cuyo interior aparecen las letras “i” y “u” formando una sola figura, la parte nominativa del signo como ya se dijo comprende las palabras en ingles DIUSED y JEANS siendo esta última expresión aunque de fantasía de uso común y conocido ampliamente por el consumidor promedio colombiano, es decir, se esta ante un término de tipo genérico que describe un producto fabricado por muchas empresas a nivel mundial, por lo que no es un término que pueda ser apropiable. De esta manera se tiene que, la representación DIUSED, desde el punto de vista ortográfico y fonético, crea un riesgo de confusión para el consumidor dada la identidad y similitud de sus silabas finales con las de marca ya registrada ( DI-U-SED)- (U-SED), así, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea la impresión que producen los signos son de semejanza. De lo anterior, se tiene que tomada la marca sin descomponer la unidad, no puede afirmase que exista suficiente capacidad diferenciadora provista de elementos que confieren eficacia particularizadora respecto de la marca

registrada, de esta manera se crea un riesgo de confusión ya que la gráfica de la marca cuestionada y los demás elementos que acompañan a la palabra DIUSED no tienen fuerza distintiva respecto del signo USED. En criterio de la Sala los signos tienen similar repercusión sensorial en la retención del consumidor desprevenido pudiendo este, asociarlas con un origen común, por cuanto las marcas DIUSED JEANS (mixta) y USED amparan los mismos productos, por lo que deberá protegerse el derecho previo que tiene sobre la marca USED la sociedad actora. Se concluye que la marca DIUSED (MIXTA) está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declarar nulos los actos administrativos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 17025 del 28 de Julio de 2000 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revoca la resolución No. 03567 de 28 de febrero de 2000 y se concede el registro de la marca DIUSED JEANS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a cancelar el registro de la marca DIUSED JEANS (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25. Tercero.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO