CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00230-01-2005

COTEJO DE MARCAS FIGURATIVAS - Examen de aspectos gráfico y conceptual / MARCA FIGURATIVA - Concepto / SIMILITUD DE MARCAS FIGURATIVAS - Inexistencia de similitud gráfica entre los signos de CONAVI Y COOPSIBATE De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen elaborado tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual. Así mismo, la Interpretación Prejudicial dedicó un capítulo a la marca notoria para enfatizar que la misma goza de especial protección y no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen para las marcas comunes. Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que las marcas en conflicto son figurativas, es decir, conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, que representan figuras de realidades concretas; o que sirven de representación o figura de otra cosa. Según se extrae de los antecedentes administrativos, la figura de la actora consiste en la cabeza de una abeja. Según consta a folio 117, las marcas en conflicto presentan la siguiente figura:”...”. Del cotejo de las marcas en cuestión no surge la similitud que aduce la demandante. En efecto, claramente se advierte que mientras la figura de la actora (abeja) únicamente está formada por la cabeza del animal, la del tercero con interés directo en las resultas del proceso (hormiga) tiene, además, cuerpo y de humano,

amén de que sobre su cabeza se aprecia un gorro por donde salen las dos antenas, que no tiene aquélla. Observa la Sala que la idea que se pretende evocar es distinta, pues según se lee a folio 62 del expediente, las características de la marca del tercero solicitada para registro pretenden evocar a un trabajador incansable, a un ahorrador previsivo, de ahí su aspecto masculino, que no posee la abeja, además de que la forma y expresión de los ojos y de la boca de la abeja difiere de la de la hormiga, que posee cuerpo, brazos y piernas, que no tiene la marca de la actora. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00230-01

Actor: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 21270 de 26 de septiembre de 1996 “POR LA CUAL SE DECIDEN UNAS

OBSERVACIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO”; 09381 de 29 de mayo de 1998, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” y 00216 de 16 de enero de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el día 6 de marzo de 1995, la sociedad denominada COOPERATIVA FINANCIERA DE SIBATE COOPSIBATE, por medio de apoderado judicial, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca figurativa, consistente en la FIGURA DE UN INSECTO para amparar productos comprendidos en la clase 36 internacional de Niza. 2°: Aduce que la solicitud de registro descrita anteriormente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 416 de abril 27 de 1995 y que la Sociedad CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI, denominada actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI, por medio de apoderado presentó demanda de observaciones, con base en sus marcas ”CABEZA DE UNA ABEJA (marca figurativa)” Clase 36, Expediente núm. 374.573 CONAVI (marca mixta) Clase 36 Certificado núm. 158852 vigente hasta el 29 de marzo de 2004. 3°: Explica que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la

observación presentada y concedió el registro de la marca figurativa consistente en la figura de una HORMIGA, a la COOPERATIVA FINANCIERA SIBATE, COOPSIBATE de Sibaté (Cundinamarca). I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política al desconocerse la obligación constitucional que tiene la Superintendencia de proteger la Propiedad Intelectual, cuya una de sus especies es la Propiedad Industrial. 2º. Que se violó el literal a) del artículo 83 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, debido a que existe causal de irregistrabilidad, toda vez que la marca figurativa consistente en la FIGURA DE UN INSECTO O FIGURA DE UNA HORMIGA tiene elementos figurativos que pueden inducir a error con relación a los servicios financieros ofrecidos. Señala que, tanto en las marcas de CONAVI, como en la de COOPSIBATE, los insectos que se cotejan tienen como característica una cabeza en forma ovalada muy similar, al igual que sus expresiones de sonrisa y ojos vivaces; además, en el diseño de los insectos se destacan claramente dos antenas que son fácilmente perceptibles por el público consumidor, quien aprecia las marcas en su conjunto y no en sus detalles, por lo cual considera, que si bien las marcas cotejadas no son idénticas, sí presentan las suficientes semejanzas que las hacen confundibles. 3º. Que se violaron los literales d) y e) del artículo 83 de la decisión 344 del Acuerdo

de Cartagena, en concordancia con el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto se desconoció la calidad de notorias de las marcas de la sociedad actora, sin tener en cuenta la continua presencia y publicidad a nivel nacional e internacional que tienen los establecimientos financieros CONAVI, a través de diferentes medios como la televisión, la radio y el Internet. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS.

II.1.1.-A la Nación -Superintendencia de Industria y Comerciose le tuvo por no contestada la demanda, por cuanto no se adjuntó el poder respectivo dentro de la oportunidad procesal pertinente (folio 178). II.1.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso: La Sociedad Cooperativa Financiera Sibaté- COOPSIBATÉ-, no obstante haber sido notificada del auto admisorio de la demanda, no la contestó (folio 167). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó la interpretación judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en los artículos 28 y siguientes de la Ley 17 de 1980. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados desecharon la observación formulada por la actora a la solicitud de registro de la marca figurativa consistente en la representación de una hormiga

para distinguir productos de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La causal de irregistrabilidad alegada es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 23-IP-2004 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión (folio 228).

Dichas reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó

que el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen elaborado tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual. Así mismo, la Interpretación Prejudicial dedicó un capítulo a la marca notoria para enfatizar que la misma goza de especial protección y no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen para las marcas comunes. Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que las marcas en conflicto son figurativas, es decir, conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, que representan figuras de realidades concretas; o que sirven de representación o figura de otra cosa. Según se extrae de los antecedentes administrativos, la figura de la actora consiste en la cabeza de una abeja (folio 135). Según consta a folio 117, las marcas en conflicto presentan la siguiente figura: Del cotejo de las marcas en cuestión no surge la similitud que aduce la demandante. En efecto, claramente se advierte que mientras la figura de la actora (abeja) únicamente está formada por la cabeza del animal, la del tercero con interés directo en las resultas del proceso (hormiga) tiene, además, cuerpo y de humano, amén de que sobre su cabeza se aprecia un gorro por donde salen las dos antenas, que no tiene aquélla. Observa la Sala que la idea que se pretende evocar es distinta, pues según se lee a folio 62 del expediente, las características de la marca del tercero solicitada para registro pretenden evocar a un trabajador incansable, a un ahorrador previsivo, de ahí su aspecto masculino, que no posee la abeja, además de que la forma y

expresión de los ojos y de la boca de la abeja difiere de la de la hormiga, que posee cuerpo, brazos y piernas, que no tiene la marca de la actora. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO