CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00231-01-2005

RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre los signos YRY y IRB: fonética y auditivamente / SIMILITUD ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS - Existencia entre los signos YRY y IRB fonética y auditivamente Siguiendo los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la Sala advierte, en primer término, que las marcas en conflicto son predominantemente denominativas (y no gráficas), en cuanto están representadas por letras, dispuestas para ser objeto de pronunciación por los consumidores que pretendan describirlas, según se muestra a continuación: Y R V Marca solicitada para registro - I R B Marca previamente registrada. De igual manera, desde el punto de vista conceptual o ideológico dichas marcas no evocan idea o significado alguno, por lo que pueden considerarse como expresiones caprichosas o de fantasía. De tal manera que los elementos de juicio a tener en cuenta son los aspectos gráfico y fonético. No obstante que la marca solicitada está formada inicialmente por una consonante (YE) y que la previamente registrada lo está por una vocal (I), y que las consonantes finales V y B, gramaticalmente son diferentes, desde el punto de vista fonético hay similitud pues la consonante “YE” a la vez se tiene como i latina y las consonantes V y B finales en ambas marcas tienen similar pronunciación para la generalidad de las personas. Ahora, aceptando, en gracia de discusión, que la consonante Y solo se pronuncie como YE, la similitud entre las marcas persiste pues una y otra pueden deletrearse como yere ve o iere be; y la unión de la vocal i con la consonante ere

tiene una entonación muy similar a la que resulta de la unión de la consonante ye con la ere, lo cual conduce a una confusión auditiva. De otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase 12, el público consumidor al cual van dirigidos puede fácilmente creer que provienen de la misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre los signos en cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de diferenciarlos o distinguirlos.

NOTA DE RELATORIA: la Sala en sentencia de 2 de marzo de 2000,Exp.5269, C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, consideró que existía similitud gráfica y fonética entre los signos AYR e IR; y en sentencia de 3 de octubre de 2002, Exp.6064, C.P.Camilo Arciniegas Andrade, igualmente halló similitud gráfica y fonética entre los signos USTOP y STOP.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00231-01

Actor: SOCIEDAD DAIHATSU MOTOR CO. LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad DAIHATSU MOTOR CO.LTDA., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad

de las Resoluciones núms. 16281 de 24 de julio de 2000 “POR LA CUAL SE NIEGA UN REGISTRO”; 26245 de 20 de octubre de 2000, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, y 35549 de 30 de diciembre de 2000, POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN, expedidas por Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 10 de febrero de 2000, a través de apoderado, la sociedad DAIHATSU MOTOR CO.LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca YRV (etiqueta) para la clase 12 Internacional, que distingue: Automóviles, motores para automóviles, sus partes y accesorios. 2°: Aduce que el extracto de su solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 490 de marzo con el lleno de los requisitos formales. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca al considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal (a) de la Decisión (344) de la Comisión de la Comunidad Andina, decisión frente a la cual interpuso los recursos de reposición y apelación, que le fueron desfavorables al estimar la demandada que entre los signos YRV (mixta) e IRB (denominativa) existen semejanzas ortográficas y fonéticas

capaces de generar confusión en el público consumidor. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 134-A de la Decisión 486 porque, a su juicio la marca solicitada para registro “YRV” frente a la marca “IRB” verificada de oficio, no presenta similitudes ideológicas, ortográficas, fonéticas ni auditivas, que permitan confusión por parte de los consumidores, y por lo tanto cada una de ellas es lo suficientemente distintiva para coexistir pacíficamente en el mercado. 2º: Señala que en casos similares, que relaciona en su demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido el registro de la marca y que la marca solicitada se encuentra registrada o en trámite de registro en muchos países siendo su origen empresarial la sociedad comercial DAIHATSU MOTOR CO. LTDA., con domicilio en OSAKA, (JAPÓN) cuya actividad principal es la de producción de vehículos automotores de reconocida fama mundial. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en

esencia, que los requisitos de registrabilidad de la marca YRV (mixta) para distinguir los productos ubicados en la clase 12, presenta semejanza fonética y auditiva respecto de la marca IRB, de la sociedad INDUSTRIAS DEL RODAMIENTO S.A. además de que ambas marcas se escriben en una forma muy similar, lo que configura la causal de irregistrabilidad señalada en el literal (a) del artículo 83 de la Decisión 344, que prohíbe el registro como marca de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca previamente registrada respecto de productos o servicios iguales o similares. Destaca que el elemento predominante en la marca YRV (mixta) es el denominativo y la letra cursiva no le aporta distintividad al signo. II.1.2. La sociedad INDUSTRIAS DEL RODAMIENTO S.A. fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, en calidad de tercero con interés directo en el proceso, no obstante lo cual no se hizo parte dentro del mismo (folio 127). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la interpretación prejudicial al TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en los términos y para los efectos previstos en los artículos XXVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron el registro de la marca solicitada por la actora consistente en las letras YRV en disposición cursiva, mayúsculas, para distinguir automóviles, motores para automóviles, sus partes y accesorios incluidos en esta

clase (la 12) (folio 79). La causal de irregistrabilidad alegada por la Superintendencia de Industria y Comercio es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En la interpretación prejudicial núm. 19-IP-2004 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enfatiza en que la comparación para determinar si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y la marca previamente registrada, debe realizarse cotejando los elementos fonético, gráfico y conceptual; que la valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que en el conjunto de los elementos que lo integran el todo prevalezca sobre sus partes. Igualmente, señala el Tribunal Andino que la similitud visual o gráfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar el grado de confusión; y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en

el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético produce el citado orden de distribución . En cuanto a la similitud conceptual el Tribunal de Justicia indica que la misma se configura cuando los signos evocan una idea idéntica o semejante. Concluye que la confusión puede manifestarse cuando si bien hay cierta diferencia entre las marcas en conflicto el consumidor cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Finalmente, se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión (folios 188 a 189).

Dichas reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Siguiendo los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la Sala advierte, en primer término, que las marcas en conflicto son predominantemente denominativas (y no gráficas), en cuanto están representadas por letras, dispuestas para ser objeto de pronunciación por los consumidores que pretendan describirlas, según se muestra a continuación: Y R V I R B Marca solicitada para registro Marca previamente registrada En este caso la parte denominativa es la que mayormente se destaca en ambas

marcas, no obstante que la primera pretendió ser considerada igualmente como mixta, con base en la configuración gráfica de la expresión misma. De igual manera, desde el punto de vista conceptual o ideológico dichas marcas no evocan idea o significado alguno, por lo que pueden considerarse como expresiones caprichosas o de fantasía. De tal manera que los elementos de juicio a tener en cuenta son los aspectos gráfico y fonético. En ese orden de ideas se tiene que al cotejar las marcas en conflicto se aprecia que la solicitada está compuesta por tres letras, igual número que tiene la previamente registrada, por lo que la longitud y extensión de las palabras es la misma. No obstante que la marca solicitada está formada inicialmente por una consonante (YE) y que la previamente registrada lo está por una vocal (I), y que las consonantes finales V y B, gramaticalmente son diferentes, desde el punto de vista fonético hay similitud pues la consonante “YE” a la vez se tiene como i latina y las consonantes V y B finales en ambas marcas tienen similar pronunciación para la generalidad de las personas. Ahora, aceptando, en gracia de discusión, que la consonante Y solo se pronuncie como YE, la similitud entre las marcas persiste pues una y otra pueden deletrearse como yere ve o iere be; y la unión de la vocal i con la consonante ere tiene una entonación muy similar a la que resulta de la unión de la consonante ye con la ere, lo cual conduce a una confusión auditiva. De otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase 12, el público consumidor al cual van dirigidos puede fácilmente creer que provienen de la

misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre los signos en cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de diferenciarlos o distinguirlos. Es oportuno resaltar que la Sala en sentencia de 2 de marzo de 2000 (Expediente 5269, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) consideró que existía similitud gráfica y fonética entre los signos AYR e IR; y en sentencia de 3 de octubre de 2002 (Expediente 6064, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), igualmente halló similitud gráfica y fonética entre los signos USTOP y STOP. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO