CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00245-01(7283)-2006

DERECHO DE PREFERENCIA REGISTRAL - Derecho de prioridad registral: primero en el tiempo, primero en el derecho / PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL - Insuficiencia ante falta de distintividad del signo VINIL LATEX / VINIL LATEX - Carencia de distintividad en marcas de pinturas En primer lugar, en relación con el derecho de preferencia que alega la demandante por haber solicitado con anterioridad a la sociedad GLASURIT DO BRASIL Ltda. el registro de la marca VINIL – LATEX frente a la marca SUVINIL LATEX (Explicativa), se tiene lo siguiente: El 3 de julio de 1992, el mandatario judicial de TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. solicitó al Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, registrar a nombre de la citada sociedad la marca VINIL-LATEX para ser usada o acompañada de leyendas indicativas o de figuras o alegorías y en cualquier tamaño o combinación de colores, con el fin de distinguir todos los productos comprendidos en la clase 2 previstos en el artículo 2° del Decreto 755 de 1972. De conformidad con el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario por parte de la demandante, no pueden registrarse como marcas los signos que frente a derechos de terceros presenten, entre otros impedimentos, identidad o semejanza, de manera tal que induzcan a error al público, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indiscutible que le

asiste razón al demandante al sostener que la administración incurrió en error al no darle preferencia a su solicitud del registro de la marca VINIL-LATEX frente a SUVINIL LATEX (Explicativa), toda vez que TERINSA lo hizo con antelación a la sociedad GLASURIT DO BRASIL LTDA.; con mayor razón, por cuanto es de público conocimiento que la base del principio de prioridad registral se fundamenta en la máxima “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para acceder a las súplicas de la demanda por las razones que a continuación se exponen: Observa la Sala, que la palabra “VINILLATEX”, sin lugar a dudas, evoca las expresiones vinilo y látex, que contienen los elementos que componen el producto objeto de registro. El látex es un liquido viscoso que se adhiere y se utiliza para designar una variedad de emulsiones de cauchos y resinas sintéticas, especialmente PVA, acrílica y copolímeros de estireno butadieno usadas en pintura. A su vez el vinilo es una pintura compuesta por una resina, basada en copolímero de cloruro y acetato de vinilo. Decir que vinilo y látex son polímeros, no le da a la marca VINIL LATEX la distintividad suficiente para que pueda usarse como tal. En esas condiciones, conforme se precisó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, la marca solicitada resulta inapropiable, por no contener la fuerza necesaria para diferenciarse de otras marcas relacionadas con pinturas, cuyos productos ofrecidos al mercado, se hayan elaborado a base de vinilo y látex, y en consecuencia, irregistrable, por carecer de la

distintividad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C. , seis (6) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00245-01(7283)

Actor: SOCIEDAD TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. “TERINSA”, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda formulada busca la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución 24126 del 31 de octubre de 1996, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ICO PNTURAS S.A. y negó el registro de la marca VINIL-LATEX, clase 2ª del Decreto 755 de 1972. - Resolución 08879 del 22 de mayo de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. - Resolución 01951 del 31 de enero de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y

Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 24126 del 31 de octubre de 1996, confirmándola. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se ordene a la demandada, la concesión del registro de la marca VINIL-LATEX en la Clase 2ª Internacional. De igual manera, solicitó que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que ponga fin al proceso. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 3 de julio de 1992 solicitó el registro de la marca VINIL-LATEX (nominativa), Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 384 del 30 de agosto de 1993, tramitada bajo el expediente 92-362.748. 2º. Dentro del término legal, ICO PINTURAS S.A. presentó oposición al registro de la marca VINIL-LATEX, con fundamento en la existencia de los registros 55.063 y 140.342, de la marcas VINILUX e ICOLATEX, respectivamente, para distinguir los productos contenidos en la Clase 2ª del artículo 2° del Decreto 755 de 1972. 3º. Mediante los actos acusados la demandada declaró infundada la oposición presentada y negó el registro de la marca VINIL-LATEX, ya que oficiosamente, consideró que se presentaba confundibilidad por su similitud con la marca SUVINIL LATEX de que era titular la empresa GLASURIT DO BRASIL

LIMITADA, por haber cedido sus derechos a la firma BASF BRASILERA S.A. INDUSTRIAS QUÍMICAS; que ello induciría al consumidor a error, con mayor razón porque ambas marcas distinguen los mismos productos. 4°. La demandada al no tener en cuenta la fecha de la presentación de las solicitudes de las marcas VINIL-LATEX y SUVINIL LATEX, cometió un error grave, ya que la demandante elevó la solicitud respectiva el 3 de julio de 1992, mientras que la empresa GLASURIT DO BRASIL LIMITADA, lo hizo el 25 de agosto de 1993, es decir trece (13) meses después, desconociéndose con ello el derecho preferencial. 5°. El razonamiento anterior, dice, no fue analizado en sede gubernativa por la demandada; que adicionalmente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al desatar la apelación interpuesta contra la resolución N° 24126 del 31 de octubre de 1996, fundamentó la negativa en el hecho de que la marca solicitada carece de distintividad, presupuesto que tampoco fue motivo de cuestionamiento en los recursos presentados. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 29 de la Constitución Política y 50 del Código Contencioso Administrativo, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma vigente al expedirse los actos enjuiciados y los artículos 14 y 15 del Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992,

señala para el efecto los siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados infringen el literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que la marca SUVINIL LATEX, pese a que contiene el prefijo SU no le imprime distintividad en relación con la marca VINIL-LATEX; tales marcas en su aspecto fonético presentan similitudes en su pronunciación y tienen las mismas acentuación y sílaba tónica; los productos son de consumo popular, tienen un precio parecido y en su selección no se presta un grado de atención, lo que llevaría a confusión; por lo cual puede inferirse que al presentarse los supuestos de irregistrabilidad consagrados en la norma aludida, la administración debió darle aplicación, negando el registro de la marca SUVINIL LATEX, con mayor razón, por cuanto el Superintendente Delegado desconoció el derecho prioritario de TERINSA frente a su marca VINIL-LATEX sobre la marca SUVINIL LATEX (Explicativa). La concesión de la marca SUVINIL LATEX está viciada de nulidad, pues el primero que solicita una marca tiene un derecho preferencial para obtener su registro, el cual es oponible a posteriores solicitudes. El Superintendente Delegado debió revocar las resoluciones 24126 y 08879, para en su lugar conceder la marca solicitada por la demandante, por haber concluido, cuanto hizo el estudio de confundibilidad entre las marcas SUVINIL LATEX y VINIL-LATEX, que no presentaban similitudes que las hicieran confundibles entre sí desde los aspectos ortográfico, gráfico, fonético y conceptual.

Segundo cargo.- Violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 50 del C.C.A. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quebrantó el derecho al debido proceso y a la defensa de TERINSA para controvertir a través de recursos en sede gubernativa los actos administrativos que rechazaron su solicitud de registro de la marca VINIL-LATEX, cercenando la oportunidad de controvertir la falta de distintividad de la marca, toda vez que al resolver, introdujo aspectos que no estaban consagrados en la resolución recurrida ni en los recursos interpuestos. d.- Las razones de la defensa BASF S.A. A pesar de que se vinculó al proceso, mediante memorial suscrito por su apoderado, visible a folios 319 y 320, pues la sociedad GLASURIT DO BRASIL LIMITADA, le cedió los derechos sobre la marca SUVINIL LATEX, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. ICO – PINTURAS S.A. También fue vinculada al proceso como tercera interesada la citada sociedad, pues presentó oposición al registro de la marca VINIL-LATEX, con fundamento en la existencia de los registros 55.063 y 140.342, de la marcas VINILUX e ICOLATEX, respectivamente, para distinguir los productos contenidos en la Clase 2ª del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, y pese a que su representante legal se notificó por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda (v. Fl. 342), tampoco contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Mediante su

apoderado contesta la demanda y solicita que no se tengan en cuenta sus pretensiones y condenas, por carecer de fundamento jurídico y legal, por lo siguiente: Que auncuando el signo VINIL-LATEX clase 2, es perceptible y susceptible de representación gráfica, contrario a lo manifestado por la parte actora, carece de fuerza distintiva, por no tener la capacidad de distinguir los productos para los cuales se solicitó su registro, es decir, colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbe y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, por cuanto, como se precisó en la resolución 01951, tal signo compone la expresión VINIL que da la idea inmediata de VINILO, por limitarse a suprimirle la letra O y por el genérico LATEX, combinación que no le imprime al conjunto ninguna distintividad, porque el consumidor no estaría en capacidad de diferenciar un producto marcado con tal signo de un vinilo a base de latex cualquiera. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de octubre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente. Por proveído visible a folios 359 y 360 se abrió el proceso a pruebas y se tuvieron como tales las pedidas por las partes.

Mediante providencia del 19 de julio de 2004, entre otros, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se ordenó la suspensión del proceso, mientras se sometía el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Corporación, que dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia del 16 de marzo de 2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluye: “1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo

solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.”. 7° A tenor del artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344,

el funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá a su respecto, y sobre la concesión o negativa del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El caso controvertido se centra en establecer si procede la declaración de nulidad de las resoluciones 24126, 08879 y 01951 del 31 de octubre de 1996, 22 de mayo de 1998 y 31 de enero de 2001, expedidas, en su orden, por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negaron a la sociedad TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. “TERINSA” el registro de la marca VINIL-LATEX, clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. En primer lugar, en relación con el derecho de preferencia que alega la demandante por haber solicitado con anterioridad a la sociedad GLASURIT DO BRASIL Ltda. el registro de la marca VINIL – LATEX frente a la marca SUVINIL LATEX (Explicativa), se tiene lo siguiente: El 3 de julio de 1992, el mandatario judicial de TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. solicitó al Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, registrar a nombre de la citada sociedad la marca VINIL-LATEX para ser usada o acompañada de leyendas

indicativas o de figuras o alegorías y en cualquier tamaño o combinación de colores, con el fin de distinguir todos los productos comprendidos en la clase 2 previstos en el artículo 2° del Decreto 755 de 1972. (v. Fl. 245). De conformidad con el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma vigente al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario por parte de la demandante, no pueden registrarse como marcas los signos que frente a derechos de terceros presenten, entre otros impedimentos, identidad o semejanza, de manera tal que induzcan a error al público, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indiscutible que le asiste razón al demandante al sostener que la administración incurrió en error al no darle preferencia a su solicitud del registro de la marca VINIL-LATEX frente a SUVINIL LATEX (Explicativa), toda vez que TERINSA lo hizo con antelación a la sociedad GLASURIT DO BRASIL LTDA.; con mayor razón, por cuanto es de público conocimiento que la base del principio de prioridad registral se fundamenta en la máxima “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para acceder a las súplicas de la demanda por las razones que a continuación se exponen: Como quedó claro, mediante la resolución N° 01951 del 31 de enero de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la resolución N° 24126 del 31 de octubre de 1996, que declaró infundada la

oposición de la sociedad ICO PINTURAS S.A. y que negó el registro de la marca

VINIL-LATEX.

Fueron fundamentos de dicha decisión, los siguientes: - Que auncuando las marcas SUVINIL LATEX (Explicativa) y VINIL-LATEX, examinadas en conjunto, no presentan similitudes que las hagan confundibles, la marca VINILLATEX, carece de distintividad, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que corresponde en la actualidad, al literal b) de la Decisión 485 del mismo Acuerdo, ya que no son registrables los signos que no tengan distintividad, pues la expresión VINIL da la idea inmediata de VINILO y el término genérico LATEX, no le dan al conjunto distintividad alguna, por cuanto el consumidor no estaría en capacidad de distinguir un producto marcado con dicho signo, por carecer de distintividad intrínseca. Ahora bien, en cuanto atañe a la facultad del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, como superior jerárquico de la Jefe de Signos Distintivos de la citada entidad, dirá la Sala que el mencionado funcionario puede hacer uso de la facultad oficiosa que le otorga la ley para conceder o no el registro de una marca que no cumpla todas las exigencias señaladas en las normas de la Comunidad Andina y por ende puede analizar el fondo del asunto, sin necesidad de limitarse a lo que las partes en sede gubernativa le soliciten. De otra parte, frente a los requisitos que se deben cumplir para que sea posible el registro de una marca, se tiene: El literal a) del artículo 82 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena,

norma aplicable al momento en que se expidieron los actos acusados, prohíbe registrar los signos carezcan de distintividad. En el caso controvertido, como ya se dijo, la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro marcario solicitado, por cuanto el mismo carecía de distintividad. Corresponde determinar entonces, si dicho signo es distintivo o no y para tal efecto, se tiene en cuenta lo siguiente: Observa la Sala, que la palabra “VINIL-LATEX”, sin lugar a dudas, evoca las expresiones vinilo y latex, que contienen los elementos que componen el producto objeto de registro. En esas condiciones, conforme se precisó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, la marca solicitada resulta inapropiable, por no contener la fuerza necesaria para diferenciarse de otras marcas relacionadas con pinturas, cuyos productos ofrecidos al mercado, se hayan elaborado a base de vinilo y latex, y en consecuencia, irregistrable, por carecer de la distintividad, característica esencial para que pueda ser registrada como marca, pues no basta que sea perceptible y susceptible de representación gráfica, dado que el elemento distintividad es el que permite que el público consumidor y los medios comerciales identifiquen los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares. Las razones expuestas son suficientes para negar las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad

TERMINADOS INDUSTRIALES S.A. TERINSA contra la NACIÓNSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Segundo: Por Secretaría DESGLÓSENSE los folios 144 a 219, por no pertenecer al proceso de la referencia, para que se anexen al proceso pertinente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha precitada.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA