CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00248-01-2008

SIGNOS DESCRIPTIVOS - Definición; lo es MUEBLES & ACCESORIOS: irresgistrabilidad / MUEBLES Y ACCESORIOS - Signo genérico o descriptivo: irregistrabilidad En la interpretación prejudicial allegada al proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dedicó un acápite especial a los signos genéricos, descriptivos, usuales o comunes. En relación con tales signos se adujo: Que “Son irregistrables las denominación es descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades”. Que no son registrables, por carecer de distintividad, “los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquellos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía”. Finalmente, concluye que tampoco pueden registrarse los signos que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios, porque se establecería una relación directa entre el signo y el producto o servicio que la ampara. El signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto), con el cual se pretenden distinguir los productos de la clase 11, no es suficientemente distintivo, en la medida en que está compuesto básicamente por dos expresiones que, además de ser simples y comúnmente utilizadas para promocionar productos, estableciendo una relación directa con los mismos, son genéricas, en

cuanto distinguen los productos que se pretenden identificar con la marca, en la medida en que los aparatos de la clase 11 y las instalaciones sanitarias pueden requerir para su puesta en funcionamiento de los muebles y accesorios. De otra parte, conforme lo precisó el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro y “Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto”. Es menester resaltar que la Sala en sentencia de 17 de abril de 2008 (Expediente 20010271, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), resolvió una controversia similar a la que aquí se plantea, entre las mismas partes, en relación con el mismo signo, solo que para una clase distinta (la 24), y arribó a la misma conclusión a la que llega la Sala en esta oportunidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00248-01

Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA., por medio de apoderada y en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 14537 de 30 de junio de 2000, POR LA CUAL SE NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA MUEBLES & ACCESORIOS (Mixta); 24380 de 29 de septiembre de 2000, POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN; y 34291 de 28 de diciembre del año 2000, que resolvió el recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1.- Que desde hace más de 15 años la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA ha usado continua e ininterrumpidamente como nombre, enseña comercial y marca, el signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS para identificarse en el mercado y diferenciar con él sus productos de los de los demás comerciantes del ramo. 2.- Señala dicho signo es plenamente identificado en el mercado como la marca que distingue los productos de la actora, por lo que es notoriamente conocido en el territorio colombiano. 3.- Señala que para proteger los derechos del signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTO), la actora lo depositó ante la Superintendencia de Industria y Comercio como nombre y enseña comercial, como se prueba con los certificados 12777 y 12877, que anexó. 4.- Expone que el 31 de mayo de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria

y Comercio el registro como marca del signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS, adicionándolo con elementos figurativos, para amparar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. A esta solicitud se le dio publicidad en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 480, sin que ningún tercero formulara observación (oposición). 5.- Sostiene que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 15061 de 30 de junio de 2000, oficiosamente negó el registro solicitado por considerar que la expresión se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina Acuerdo de Cartagena, frente a lo cual interpuso los recursos de reposición y de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1o.- Considera que se violó, por indebida aplicación, el artículo 81 y el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar erróneamente la Superintendencia que el signo MUEBLES & ACCESORIOS (Mixto) para distinguir los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en dichas normas e impide el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos. Manifiesta que perfectamente el consumidor puede distinguir los productos del signo

mixto MUEBLES & ACCESORIOS, que produce o comercializa la sociedad actora, frente a lo de los de los demás comerciantes. Argumenta que la Administración omitió considerar la procedencia de aplicar los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, para resolver la solicitud de la actora de registrar la marca MUEBLES & ACCESORIOS (MIXTA); que si lo hubiese hecho, habría advertido que del análisis sistemático de estos literales habría concluido que no se prohíbe indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, sino el registro de signos que constan exclusivamente en indicaciones, nombres genéricos o técnicos o en una designación común o usual del producto o servicios de que se trate, lo que no acontece con el signo MUEBLES & ACCESORIOS más elementos figurativos, como quiera que este signo no es una indicación, nombre o designación de los productos, ni es exclusivamente nominativo. 2.- Señala que fueron vulnerados, por falta de aplicación, los artículos 248 y 250 del C. de P.C. al no tomar en cuenta la Superintendencia que dentro del trámite de la solicitud de registro quedaron probados dos hechos indicativos de que el signo MUEBLES & ACCESORIOS más elementos figurativos sí tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de los demás que se ofrecen en los círculos comerciales y su utilización no afecta ningún derecho del resto de empresarios. El primero, que ningún tercero se opuso al registro de la marca y el segundo, que la

sociedad actora ha hecho publicidad al signo distintivo MUEBLES & ACCESORIOS y la sociedad así denominada ha realizado ventas, de donde se colige que el consumidor asocia efectivamente el signo con los productos que comercializa la empresa MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA. 3.- Considera que la Administración violó el tercer inciso de la primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 135, ibídem, como quiera que la Resolución de 28 de diciembre de 2000 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía el citado artículo 135, según el cual se puede registrar como marca un signo que carezca de distintividad “si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. Manifiesta que el signo tiene sobrada distintividad y las pruebas aportadas durante el trámite administrativo de registro, demuestran fehacientemente que se cumplían los requisitos para el mismo. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIÖN DE LA DEMANDA.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en las Decisiones 344 y 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina y que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría. Señala que la marca MUEBLES & ACCESORIOS (solicitada) pretende distinguir productos de la clase 11, que comprende: aparatos de alumbrado, de cocción, de refrigeración, de secado, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y carece de la suficiente distintividad para ser considerado como marca, es decir, que la expresión MUEBLES, ACCESORIOS pertenece al mismo y exacto tipo de descripción, por lo que carece de función diferenciadora y, en consecuencia, es irregistrable; amén de que el componente gráfico no es suficiente para otorgar distintividad. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Las Resoluciones acusadas denegaron el registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta clase identifica los siguientes productos: “Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”. Conforme se observa a folio 75, la marca solicitada para registro se expresa así: A folios 52 a 53 del expediente obra la Resolución 14537 de 30 de junio de 2000, en cuya parte motiva se adujo lo siguiente para denegar la solicitud de registro

marcario: “La marca Muebles & Accesorios Ltda., cuyo registro se solicita se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 81 y 82 literal a) que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos. (..) Que la expresión Muebles & Accesorios Ltda., solicitada, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que se trata de términos muy débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas, por tanto no podrán diferenciarse de otros productos competidores dentro del mercado”. La Resolución 34291 de 28 de diciembre de 2000, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución citada anteriormente, además de prohijar las consideraciones del acto principal, adujo que la expresión MUEBLES & ACCESORIOS hace referencia directa a los muebles y accesorios, por lo que no es susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar términos necesarios para ofrecer sus productos en el mercado (folio 61). Por resultar pertinente, se transcribe el texto del artículo 274 de la Decisión 486, que al efecto dispone: “La presente decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000”. Debe precisarse que las disposiciones transitorias señalan: ”Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su

otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” A juicio de la actora debieron aplicarse los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre el particular, la interpretación prejudicial 139 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó: “… la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnacióntanto en sede administrativa como judicialrespecto de la resolución interna que expresó la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario…”. “…A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los

requisitos que se exigen para el registro de la marca…” (folios 228 y 229). De lo anterior se desprende que la norma aplicable en este caso es la que se encontraba en vigencia al momento de haberse solicitado el registro marcario, esto es, la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual la inconformidad de la actora, referente a la aplicación de disposiciones de la Decisión 486, queda sin sustento jurídico. Los artículos 81 y 82, literal a) de dicha Decisión 344, que se invocan como sustento de los actos acusados, prevén: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ”Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituír marca conforme al artículo anterior”. En la interpretación prejudicial allegada al proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dedicó un acápite especial a los signos genéricos, descriptivos, usuales o comunes. En relación con tales signos se adujo: (folio 236): Que “Son irregistrables las denominación es descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades”. Que no son registrables, por carecer de distintividad, “los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que de alguna forma son necesarios para

designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquellos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía”. Finalmente, concluye que tampoco pueden registrarse los signos que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios, porque se establecería una relación directa entre el signo y el producto o servicio que la ampara (folios 235 y 236). Para la Sala en el signo en cuestión prevalece el elemento denominativo, ya que es el que le da mayor fuerza y profundidad para penetrar en la mente del consumidor. El signo MUEBLES & ACCESORIOS (mixto), con el cual se pretenden distinguir los productos de la clase 11, no es suficientemente distintivo, en la medida en que está compuesto básicamente por dos expresiones que, además de ser simples y comúnmente utilizadas para promocionar productos, estableciendo una relación directa con los mismos, son genéricas, en cuanto distinguen los productos que se pretenden identificar con la marca, en la medida en que los aparatos de la clase 11 y las instalaciones sanitarias pueden requerir para su puesta en funcionamiento de los muebles y accesorios. De otra parte, conforme lo precisó el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otro y “Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto” (folio 231).

Es menester resaltar que la Sala en sentencia de 17 de abril de 2008 (Expediente 20010271, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), resolvió una controversia similar a la que aquí se plantea, entre las mismas partes, en relación con el mismo signo, solo que para una clase distinta (la 24), y arribó a la misma conclusión a la que llega la Sala en esta oportunidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN Ausente con excusa