CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00250-01-2008

MUEBLES Y ACCESORIOS - Marca genérica irregistrable / MARCA GENERICA O DESCRIPTIVA - Identificación con la pregunta QUE ES La Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el punto respecto de la marca en comento, con diseño idéntico, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por la misma sociedad actora contra sendos actos administrativos que le negaron su registro como marca, aunque con relación a otras clases de productos y servicios de la clasificación internacional de Niza, mediante las siguientes sentencias: (…). En todas se estableció que el signo Muebles & Accesorios (mixto), no es suficientemente distintivo respecto de los productos o servicios que en cada caso se querían distinguir con el mismo. Al efecto coincidieron en deducir esa deficiencia de la circunstancia de que el elemento denominativo del mismo prevalece en el conjunto marcario y “está compuesto básicamente por expresiones genéricas que distinguen los productos que pretenden identificar con la marca”, en el caso de las clases 24, 28 y 11, ó que “distinguen los objetos sobre los que recaen los servicios que pretenden identificar con la marca”, en el proceso de la clase 42. Sobre el particular siguieron la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto precisó en todos los procesos referidos que es posible identificar el carácter genérico de una marca si al hacerse la pregunta qué es?, frente a los productos o servicios de que se trate, y si la respuesta es que son los relacionados con los servicios o productos de dicha clase, o emerge exclusivamente de la denominación genérica, la marca no será suficientemente distintiva, no pudiendo ser registrada como tal. MUEBLES Y ACCESORIOS - Signo genérico irregistrable

Como quiera que aquí está de por medio una clase diferente a las de los procesos atrás referenciados, es necesario hacer las consideraciones particulares sobre la cuestión planteada, esto es, el grado de distintividad del mismo signo marcario dentro de los servicios anotados que con él se quieren distinguir, los de la clase

35. Se observa al respecto que la situación del sub lite es similar a la considerada en la segunda de las sentencia atrás relacionadas, toda vez que también se trató de distinguir servicios (clase 35), cuyo ámbito es similar al de la clase 42, en razón a que en ambas pueden quedar comprendidos servicios que tengan como objeto bienes o productos que pueden ser denominados o nombrados con cualquiera de las dos palabras o vocablos que conforman la expresión constitutiva de la marca solicitada, es decir, las palabras muebles y accesorios. Es así como una campaña publicitaria o un negocio que tenga por objeto promover o transar muebles y/o accesorios, respectivamente, quedará en la situación de que sus correspondientes objetos se distinguen o denominan con las mismas palabras de la marca bajo la cual se realiza una u otro. Es decir, si tales objetos son muebles y enseres - como es muy probable que ocurra por ser bienes que se transan en el comercio y de alto uso y consumo en cualquier mercado -, a la pregunta de qué se promueve o se vende bajo la aludida marca se habrá de responder con las mismas palabras de la marca.

FUNCIONES DE LAS MARCAS - Función distintiva / FUNCION DISTINTIVAConcepto / DISTINTIVIDAD - Definición; carencia en signos genéricos o descriptivos En esas circunstancias, no es posible que dicha marca cumpla frente a los servicios que con ella se quieren distinguir, las funciones que debe cumplir la

marca, y que al decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad a propósito de este proceso, son las siguientes: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Conviene destacar de dicha interpretación prejudicial que de la distintividad, tema central de la cuestión bajo estudio, dice: “La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Que “La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se

trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00250-01

Actor: MUEBLES & ACCESORIOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala procede a decidir el presente proceso de única instancia, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales negó a la actora el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Declarar la nulidad de las resoluciones números 14538 de 30 de junio de 2000; 24157 del 28 de diciembre de 2000, ambas expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 34296 de 28 de diciembre de 2000 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, le fue negado el

registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS (M) para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (publicidad y negocios) y le resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la mencionada resolución, en el sentido de confirmarla. 1.2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordenar conceder el registro de la marca MUEBLES & ACCESORIOS (M) por un término de diez años, así como también publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

2. Hechos y omisiones de la demanda 2.1. La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA, depositó la expresión MUEBLES & ACCESORIOS LTDA como nombre y enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y el 31 de mayo de 1999 solicitó su registro como marca adicionándolo con elementos figurativos, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, contra lo cual no hubo manifestación de terceros. 2.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 14538 de 30 de junio de 2000, negó esa solicitud de registro por considerar esa expresión incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 81 y en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3. Mediante las Resoluciones Núms. 24157 del 28 de septiembre de 2000 de la

Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia, y 34296 del 28 de diciembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, le decidieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, que interpuso contra la primera, en el sentido de confirmarla.

3. Normas violadas y concepto de la violación Invoca como violados los artículos 81, literal a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; tercer inciso de la primera disposición transitoria y los literales e), f) y g) y el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil, por razones que se resumen en los siguientes cargos: 3.1.- Los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344 fueron violados por falta de aplicación, debido a que la marca MUEBLES & ACCESORIOS (M) para distinguir servicios de la clase 35 cumple los requisitos señalados en el primero, permite perfectamente al consumidor distinguir los productos que ofrece o comercializa la sociedad demandante de los demás comerciantes, y de ninguna manera puede ser una atadura para quienes comercializan con otras marcas.

Además, un servicio de publicidad, como es el de la marca de la cual se solicita el registro, se diferencia de los identificados con cualquiera de las otras marcas conocidas en el mercado, siendo suficientemente distintivo tratándose de identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y solo le asistiría la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio si se

hubiese solicitado el registro como marca de denominaciones como publicidad, consultas, etc. La entidad demandada interpretó de manera equivocada los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto omitió considerar la aplicación de dichas normas; debido a que de haberlo hecho, hubiera advertido la concordancia gramatical existente entre estas con las normas que de manera enunciativa señalan la condición para que un signo se pueda registrar como marca, las cuales de ninguna manera prohíben el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas; sino que por el contrario, lo hace de signos que consistan exclusivamente en indicaciones, en nombres genéricos o técnicos o en una designación común o usual del producto o uso de que se trate, lo que no sucede con el signo MUEBLES & ACCESORIOS (M) + ELEMENTOS

FIGURAIVOS.

Tampoco tuvo en cuenta la sentencia del 19 de octubre de 1989 del Tribunal Andino de Justicia, según la cual: “...la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca...”; jurisprudencia que sí fue objeto de estudio al

momento de resolver el recurso de apelación presentado dentro del proceso de solicitud de registro de la misma marca para distinguir los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.- La violación del tercer inciso de la primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, obedece a que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial la desconoció al expedir la Resolución 24157 del 28 de diciembre de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la negación de conceder el registro de la marca mencionada. 3.3.- Existió violación del último inciso del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca MUEBLES &ACCESORIOS (M), goza de distintividad y que las pruebas aportadas en el trámite administrativo de registro, demuestran fehacientemente que se cumplían los requisitos señalados para conceder su registro. 3.4.- La violación de los artículos 248 y 250 del C. de P.C. se dio por falta de su aplicación y error de procedimiento al no ser tomado en cuenta que en el trámite de la solicitud de registro quedaron probados dos hechos indicantes de que el signo objeto de esa solicitud sí tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de la actora, de los demás que se ofrecen en el mismo círculo y que no afecta derecho alguno del resto de empresarios.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que los hechos son ciertos, y aduce que la entidad no incurrió en violación de las

normas invocadas por la parte actora; que los actos acusados se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, garantizando el debido proceso, toda vez que al efectuar el examen de la marca, se evidencia que no reúne los requisitos para ser registrada como marca para distinguir productos de la clase 32 según el artículo 82, litera e) de la Decisión 344 por ser descriptiva de ingredientes de esos productos. Que si bien es cierto la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados era la vigente al momento de decidir los mismos, no obsta para que se dé aplicación a la anterior de la expedición del acto impugnado, por cuanto sus principios fundamentales pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad del principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable. Tras analizar los antecedentes jurisprudenciales sobre los requisitos de un signo para ser registrado como marca, sostiene que la marca objeto de discusión en el presente asunto carece de fuerza distintiva suficiente para poder ser registrada como tal por tratarse de “términos muy débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas”, además de generar confusión entre los consumidores al no poder ser diferenciados de otros servicios de similares competidores en el mercado, siendo esa fuerza distintiva y su novedad u originalidad el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente1; requisito que no fue demostrado por la demandante dentro del trámite Administrativo correspondiente; simplemente las pruebas indican que al signo se

le ha hecho publicidad y que se han realizado ventas a través de aquél, pero no que el consumidor relacione MUEBLES & ACCESORIOS (M) con un determinado producto y en consecuencia haya adquirido la distintividad para ser registrada como marca. 1 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 1-IP-87. Que si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca2, y la expresión solicitada podría dar a entender el tipo de gestión de negocios que identificaría; de modo que es inadmisible sostener la irregistrabilidad de un signo con base en lo que ya está registrado, debido a que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretende distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo3. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que las resoluciones demandadas acusadas no son nulas, se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante. Analiza nuevamente los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, y cita al Tribunal Andino de Justicia la Doctrina acerca

del tema, resaltando los de la distintividad como “el medio por el cual los empresarios individualizan sus productos y les permite diferenciar en el mercado de los otros comerciantes. El público consumidor es el que asocia estos bienes con un signo determinado, relacionándolos directamente con la marca, por lo tanto un signo que no tenga esta capacidad de distinguir ante otros, carecería del requisito primordial4”. Que si bien la marca es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, carece de distintividad, por no singularizar o distinguir los servicios que se pretenden prestar, de otros servicios o productos ofrecidos o prestados por sus competidores dentro del mercado, tal como lo afirmó la misma sociedad demandante quien pretende obtener los derechos sobre expresiones que 2 Tribunal Andino de Justicia, expediente 27-IP-95. 3 Tribunal Andino de Justicia, expediente 5-IP-1997. 4 Tribunal Andino de Justicia, expediente 7-IP-2002. se utilizan en el mercado de productos como los muebles y sus accesorios, para que ningún otro empresario de ese sector utilice las expresiones MUEBLES & ACCESORIOS (M) dentro del giro normal de sus negocios. Al efectuar el análisis de los requisitos necesarios para determinar si la presente expresión puede ser objeto de registro como marca, señala que MUEBLES & ACCESORIOS (M) contiene un elemento gráfico, sobre el cual el mas característico y determinante es el nominativo, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, ya que la disposición del elemento gráfico no le imprime al conjunto mayor distintividad. Así mismo, desestima el derecho que alega la demandante sobre el nombre y la

enseña comercial, por cuanto el mismo sirve de fundamento para negar o prohibir el uso de signos iguales o similares que limiten o reproduzcan un nombre o una enseña comercial legalmente protegidos. Por lo demás, reitera lo manifestado en su escrito de contestación de la demanda dentro del presente asunto. 2.- La actora aduce que el análisis realizado en armonía con las definiciones que sobre el mismo punto estableció el Tribunal Andino de Justicia, acerca de los elementos gráficos y ortográficos que constituyen la marca solicitada de registro, otorgan a todo el diseño unas características únicas y especiales que relevan a un segundo plano el significado que como tal tienen las palabras que también hacen parte de su conjunto, lo cual da a la expresión la capacidad de convertirse en marca. Además, teniendo en cuenta que el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. Que la expresión MUEBLES & ACCESORIOS (M) pretende distinguir los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina, de los cuales ninguno tiene relación directa con el significado que involucra la marca, lo que convierte a este signo en una expresión arbitraria y caprichosa. Aclara que su registro es viable y se entiende que no da al titular la exclusividad sobre la expresión sino sobre el conjunto mismo donde ella se ubica, y en relación sólo a estos productos. Que debido al intenso uso que por tanto tiempo le ha dado su titular a la mencionada expresión, ésta ha adquirido distintividad propia e incluso un segundo significado, para lo cual señala que los signos descriptivos o genéricos que adquieran un significado secundario (secondary meaning) pueden ser

susceptibles de registro, por cuanto el consumidor ha relacionado el nombre del signo con la función de la marca y no con su significado conceptual. Por consiguiente, esa expresión debe ser registrada como marca en virtud de la excepción contenida en el artículo 135 de la Decisión 486, además, teniendo en cuenta que de las pruebas allegadas en el curso del proceso se concluye el cumplimiento de los requisitos que la doctrina ha expresado para el registro de la misma en aplicación de la citada excepción y que son los siguientes5: Que la marca haya sido usada; que el signo sea reconocido como marca por el público; que los dos anteriores caracteres hayan sido adquiridos antes de presentarse la solicitud.

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 198).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, radicada bajo el núm. 179-IP-2006 y fechada 19 de enero de 2007, concluye que: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las

etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 5 Casado Cerviño Alberto, El Sistema Comunitario de marcas, Editorial Lex Nova, 1° Edición, página 155.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor, tal y como sería el caso de que fuera evocador de conceptos.

CUARTO: Son irregistrables, entre otras, las figuras o denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus

propiedades.

QUINTO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos o figuras que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía.

SEXTO: El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

La figura de la “distintividad sobrevenida” opera bajo el régimen de la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo uso en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo,

de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. Para determinar si el titular del signo que ha adquirido distintividad puede oponerse con éxito al registro de otro signo, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, en su caso, deberán realizar un análisis complejo tomando en cuenta aspectos como el grado de genericidad o distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, si el signo que ha adquirido distintividad es igualmente notorio, o si el signo que ha adquirido distintividad, entre otros factores.” (folio 256 a 258)

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad del acto administrativo conformado por las resoluciones números 14538 de 30 de junio de 2000; 24157 del 28 de diciembre de 2000 ambas de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 34296 de 28 de diciembre de 2000, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante el cual le fue negado a la actora el registro de la marca Muebles & Accesorios (mixta), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: publicidad y negocios.

Esa decisión obedece a que la entidad demandada considera que la marca solicitada está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que “la expresión Muebles & Accesorios Ltda., solicitada, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que se

trata de términos muy débiles, simples y faltos de originalidad para poder ser registrados como marcas, además en lugar de distinguir los servicios que se pretenden, lograrán generar confusión entre los consumidores, por lo tanto no podrán diferenciarse de otros servicios similares competidores dentro del mercado.”

2. Examen de los cargos 2. 1. El problema principal La cuestión a resolver, entonces, se contrae a establecer si la expresión Muebles & Accesorios (mixta), utilizada para conformar una marca mixta dirigida a distinguir servicios de la clase 35 carece de la capacidad de distintividad que se hecha de menos en el acto acusado respecto de esos servicios; y si por ello está incursa o no en la causal de irregistrabilidad aducida en dicho acto acusado con base en los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.2.- Clase del signo marcario Lo primero a precisar es la clase de dicha marca. Según ha anotado la Sala, atendiendo el derrotero jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el signo mixto Muebles & Accesorios + gráfica, ha de tomarse como denominativa, no obstante que la marca registrada tiene un elemento gráfico, consistente la ubicación de dicha expresión entre dos líneas, todo en color rojo sobre fondo verde de la mitad hacia arriba y azul, de la mitad hacia abajo, conformando una etiqueta rectangular con ángulos redondeados, según se aprecia a continuación: Es claro que la parte figurativa o gráfica no tiene ninguna significación especial y menos predominante sobre la parte denominativa, sino que, por el contrario, le da

más fuerza expresiva por destacarla mediante el color rojo que le mayor visibilidad. De modo que su examen se ha de hacer como marca nominativa, y como tal cabe decir que está conformada únicamente por la expresión Muebles & Accesorios. Los servicios que se quieren distinguir con esa marca son publicidad y negocios, correspondientes a la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, Decreto 755 de 1972. 2.3.- La normatividad aplicable a la cuestión planteada Atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traído al sub lite, la normatividad que rige el asunto bajo examen es la pertinente de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que justamente sirvió de fundamento a la decisión administrativa. En efecto, el Tribunal precisó lo siguiente: “,…si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. (…) De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto MUEBLES & ACCESORIOS se

realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente