CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00255-01-2007

DENOMINACION GENERICA O DESCRIPTIVA - Inapropiabilidad al evocar cualidad del producto o servicio / MARCA DEBIL - Se presenta por uso de palabras, partículas, prefijos o sufijos de uso común: no impide su inclusión en otros órganos; cotejo benevolente Ha precisado la jurisprudencia que las denominaciones genéricas, descriptivas o que evoquen una cualidad del producto, su naturaleza o características y las que se han convertido en usuales o comunes, son inapropiables pues de conferirse derechos sobre palabras que pertenecen al uso generalizado, se impediría que otros empresarios los utilizaran. Si alguno de los elementos que integran el signo es genérico, descriptivo o si evoca una cualidad del producto o servicio, la marca deviene débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. En efecto, en Interpretación Prejudicial 54-IP-2004 el Tribunal se refirió así a las marcas débiles: «Considera pertinente el Tribunal referirse a «la debilidad de la marca», que se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso. Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se

encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Otamendi ha señalado que una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente» (Otamendi, Jorge; Ob.cit., p. 191 y 192). Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. ARTR - Raíz de uso común; no puede impedirse su uso por otras marcas /

MARCAS FARMACEUTICAS - Inexistencia de confundabilidad entre ARTREM y ARTRATE: diferencia silábica y de tonalidad Es lo que ocurre en este caso, pues la raíz «ARTR» no es apropiable con carácter exclusivo por tratarse de una partícula comúnmente empleada en la formación de marcas farmaceúticas que amparan medicamentos para la artritis, artrosis, osteoartritis y similares. Síguese de lo expuesto que el titular de la marca «ARTREN» debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen, a condición de que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso, original y diferenciable de las marcas ya registradas. En el asunto sub-examine el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento que evoca una cualidad posible del producto, como es la raíz «ARTR» frente a la cual el titular de la marca opositora «ARTREN», por utilizar igual elemento no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión, de suerte que cualquier signo que se distinga de las marcas previamente registradas, en forma tal que no resulte idéntico a ninguna de éstas, es susceptible de registro. Por tanto, el signo «ARTRATE» resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, como es el caso de la marca opositora «ARTREN» pese a la identidad de la raíz evocativa, pues, se reitera, una y otra son marcas débiles que no pueden pretender derecho exclusivo sobre la raíz «ARTR». En el caso presente la sílaba terminal «ATE» otorga

suficiente distintividad al signo «ARTRATE» con respecto a la marca «ARTREN» previamente registrada por MERCK KGaA, haciéndolas diferenciables desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son absolutamente diferentes, pues mientras que la opositora se forma con dos sílabas, AR―TREN la solicitada tiene tres AR―TRA―TEy difieren en la sílaba intermedia y en la sílaba Terminal. «ARTREN» y «ARTRATE» no presentan semejanzas auditivas, gráficas u ortográficas pues la marca opositora termina en la sílaba aguda «EN». Por contraste, la controvertida tiene una sílaba intermedia TRA y su sílaba terminal es «TE». Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada dentro de este proceso, para valorar las similitudes entre signos denominativos, se advierte que las expresiones ARTREN / ARTRATE / ARTREN / ARTRATE / ARTREN / ARTRATE / ARTREN / ARTRATE apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá, diez (10) de mayo dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00255-01

Actor: MERCK KGaA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por MERCK KGaA. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LTDA. ―FARINTER el registro de la expresión «ARTRATE» como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional 1.

I. LA DEMANDA MERCK KGaA., domiciliada en Darmstadt, Alemania, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la

siguiente demanda : 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 3835 de 1998 (27 de febrero) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por MERCK KGaA con fundamento en su marca «ARTREN» y concedió a a LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LTDA. ―FARINTER el registro del signo «ARTRATE» como marca denominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 11316 de 1998 (30 de junio) por la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, confirmando la decisión anterior. 1.1.3. Que es nula la Resolución 34519 de 2000 (28 de diciembre), por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca «ARTRATE» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Estos son: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.» 1.2. Hechos El 15 de mayo de 1996, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LTDA ―FARINTER presentó solicitud de registro del signo «ARTRATE» como marca para distinguir los productos de la Clase 5ª Internacional. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 433 de 19 de julio de 1996. Dentro del término legal MERCK KGaA presentó escrito de oposición con base en su marca «ARTREN», registrada según Certificado No. 131630 en la Clase 5ª Internacional, vigente para entonces hasta el 28 de noviembre de 2005. Mediante Resolución 3835 de 1998 (27 de febrero), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de MERCK KGaA y concedió el registro marcario solicitado. Por Resolución 11316 de 1998 (30 de junio) la misma funcionaria decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 3835 de 1998,

confirmándola en todas sus partes. Con la Resolución 34519 de 2000 (28 de diciembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación y confirmó el acto definitivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohíbe el registro como marca de aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente derechos de terceros, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente registrada para los mismos productos, o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar el examen de registrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio debió tener en cuenta que el signo presentado a registro «ARTRATE» reproduce casi completamente la marca «ARTREN», previamente registrada por

MERCK KGaA.

La Superintendencia de Industria y Comercio analizó los signos confrontados de manera equivocada, pues fraccionó y descompuso sus elementos, lo que contraría claramente las reglas de comparación contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La unión de las letras A, R, T, y R forma un conjunto novedoso y distintivo, que no resulta descriptivo ni genérico de los productos farmaceúticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. La marca «ARTREN» y el signo «ARTRATE» comparten cinco letras, siendo las 4

iniciales idénticas en su orden consecutivo. Estas similitudes son susceptibles de generar confusión al consumidor de productos farmacéuticos, pues las sílabas iniciales son las de mayor recordación. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 pues «ARTREN» es un vocablo de fantasía y goza de plena protección legal. «ARTRATE» carece de distintividad y es capaz de inducir en error al consumidor.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos demandados y sostuvo que los signos en conflicto no causan confusión en el público, pues cada uno tiene elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes que permiten diferenciar los productos y sus fabricantes.

Puesto que el prefijo «ARTR» es de uso común, los titulares de registros marcarios que lo utilicen no pueden apropiarse de este con carácter exclusivo ni oponerse a otras que lo empleen. Finalmente, sostuvo que el consumidor de los productos amparados en la Clase 5ª es especializado, luego podrá perfectamente diferenciar el producto que desea adquirir, de otros similares dentro del mercado. 2.2. LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LTDA. ―FARINTER en calidad de tercero interesado, puso de presente que el prefijo «ARTR» no es susceptible de apropiación, pues es la raíz gramatical de ARTICULACIÓN y su uso es generalizado para los medicamentos utilizados para la artrosis o la artritis.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los mismos argumentos expuestos en la demanda y las respectivas contestaciones.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante los actos acusados la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por MERCK KGaA y concedió a LABORATORIOS FARMACÉUTICOS INTERNACIONALES LTDA. ―FARINTER el registro del signo «ARTRATE» como marca nominativa para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, por considerarla suficientemente distintiva en relación con «ARTREN», y por estimar que su coexistencia en el mercado no es capaz de crear confusión en el público consumidor.

Los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional para los cuales se otorgó el registro como marca del signo denominativo «ARTRATE» son los siguientes: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.» La marca nominativa «ARTREN» distingue los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. Visto el concepto de la violación corresponde a la Sala valorar si, a la luz de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, el signo nominativo «ARTRATE» es o no registrable como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, dada la existencia de la marca «ARTREN» registrada con anterioridad a favor de MERCK KGaA., en la misma clase. Las normas comunitarias preceptúan:

«DECISIÓN 344

Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. […] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]». Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a los requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina exige, según la Interpretación Prejudicial No. 112-IP-2004 emitida en este proceso: «En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y

asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.» Con respecto a las reglas para apreciar el riesgo de confusión entre signos

nominativos, el Tribunal manifestó: «La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la

confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso

“DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la

percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1.La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa». Se trata de marcas farmacéuticas, respecto de las cuales el Tribunal Andino2 ha sentado unos criterios de análisis especiales que responden a la necesidad de proteger al consumidor ante las nefastas consecuencias que pudiese tener para la salud una eventual confusión al momento de adquirir un producto farmacéutico. Así lo recordó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 48-IP-2000: «En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico,

dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.» El Tribunal ha puesto de presente: «El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligros como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación. ... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De 2 Proceso No. 13-IP-97 poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto3.» Los signos en conflicto son denominativos. En el cotejo que le corresponde a la Sala efectuar por el aspecto visual se presentan así: A R T R E N (Marca previamente registrada) A R T R A T E (Marca solicitada) Consta en el Diccionario Ilustrado Latino―Español Español 4 que «ARTR» es partícula de uso común tomada del vocablo latino «ARTHRITIS» e interviene en todas las palabras relacionadas con este sustantivo; en efecto, se consignan las siguientes expresiones derivadas de esa raíz: «artralgia. F.pat. Dolor de las articulaciones. artrítico. Adj. Med. Perteneciente o relativo a la artritis.II 2. Perteneciente o

relativo al artritismo. II 3. m. y f. Persona enferma de artritis. artritis. F.Pat. Inflamación de las articulaciones. artritismo. M. Pat. Supuesta predisposición constitucional a padecer enfermedades como las afecciones articulares, el eczema, la obesidad, la jaqueca, hemorroides y diversas litiasis. artografía. F. Descripción de las articulaciones. artrología. F. Parte de la anatomía, que trata de las articulaciones. artropatía. F. Enfermedad de las articulaciones.» Ha precisado la jurisprudencia que las denominaciones genéricas, descriptivas o que evoquen una cualidad del producto, su naturaleza o características y las que se han convertido en usuales o comunes, son inapropiables pues de conferirse derechos sobre palabras que pertenecen al uso generalizado, se impediría que otros empresarios los utilizaran. Si alguno de los elementos que integran el signo es genérico, descriptivo o si evoca una cualidad del producto o servicio, la marca deviene débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. En efecto, en Interpretación Prejudicial 54-IP-2004 el Tribunal se refirió así a las marcas débiles: 3 Proceso No. 12-IP-2004 4 Prologo de Don Vicente García de Diego. Edición 4ª., página 42. «Considera pertinente el Tribunal referirse a «la debilidad de la marca», que se presenta cuando el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca

tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso. Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente: La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro» (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: «DERECHO DE MARCAS», Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo

puede haberse tornado banal «por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el registro […] Otamendi ha señalado que una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro... esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente» (Otamendi, Jorge; Ob.cit., p. 191 y 192). Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que: El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. [...] se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.» Es lo que ocurre en este caso, pues la raíz «ARTR» no es apropiable con carácter

exclusivo por tratarse de una partícula comúnmente 5 empleada en la formación de marcas farmaceúticas que amparan medicamentos para la artritis, artrosis, osteoartritis y similares. Síguese de lo expuesto que el titular de la marca «ARTREN» debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen, a condición de que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso,