CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00256-01-2006

MEGA JET - Marca de fantasía / MEGA - Prefijo superlativo de uso común / SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos MEGA y MEGA JET: gráfico, ortográfico y fonético Para resolver, es preciso tener en cuenta que la marca previamente registrada «MEGA JET» es de fantasía, pues no tiene ninguna relación con las cualidades, características o propiedades de los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal de la Comunidad Andina, su titular tiene el derecho a usarla en forma exclusiva y a oponerse al registro de las que constituyan su imitación o reproducción, para distinguir productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. La expresión «MEGA» es un prefijo superlativo de uso corriente que significa «grande». En el Diccionario de la Lengua Española figura con dicha etimología y con la siguiente acepción: «Elemento compositivo inicial que con el significado de un millón se emplea para formar nombres de múltiplos de determinadas unidades. MEGAciclo, MEGAimperio, MEGAlumen. Su símbolo es M». Las marcas son conceptualmente semejantes pues el signo nominativo «MEGA» cuyo registro se solicita y la marca «MEGA JET» representan en la mente del consumidor la misma idea, alusiva a una gran cantidad. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «MEGA» reproduce la expresión inicial de la marca «MEGA JET» previamente registrada, y por tanto, tiene similar repercusión

sensorial en el consumidor, tanto que es capaz de causar confusión. (...). Para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente registradas para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo nominativo «MEGA» frente a «MEGA JET», y menos cuando ambas distinguen productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por ser evidente su casi absoluta identidad. Aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea), las expresiones MEGA / MEGA JET / MEGA / MEGA JET / MEGA / MEGA JET, producen una impresión de semejanza. El consumidor podría asociarlas desprevenidamente con un mismo origen empresarial, máxime cuando comestibles y helados se expenden en los mismos sitios.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00256-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra el acto

administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «MEGA» como marca denominativo para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional1.

I. LA DEMANDA SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., domiciliada en Vevey, Cantón de Vaud

(Suiza), mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: I.1. Pretensiones I.1.1. Que es nula la Resolución 17040 de 1996 (29 de julio) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó la solicitud de registro del signo «MEGA» como marca para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional. I.1.2. Que es nula la Resolución 14347 de 1998 (31 de julio) con la cual la misma funcionaria decidió el recurso de reposición, confirmando el acto anterior. I.1.3. Que es nula la Resolución 35265 de 2000 (28 de diciembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. I.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio 1 Los productos de la Clase 30 son: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y

confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.» conceder el registro del signo «MEGA» denominativo como marca para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional. 1.2. Hechos El 25 de noviembre de 1994, UNILEVER N.V. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo nominativo «MEGA» para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 412 de 30 de enero de 1995. Dentro del término legal la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A presentó oposición con base en su marca «MEGA JET» registrada para distinguir productos de las Clases 29 y 30 Internacional según certificados N°s 149488 y 149485, vigentes hasta el 22 de marzo de 2004. Mediante Resolución 17040 de 1996 (29 de julio), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y negó el registro del signo «MEGA» por considerar que entre el signo presentado a registro y la marca previamente registrada «MEGA JET» existe similitud literal, fonética y conceptual capaz de hacer incurrir en error al público consumidor, de suerte que está probado la causal de iregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Mediante memorial de 25 de junio de 1997, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. acreditó el traspaso de la solicitud de marca realizado a su favor por

UNILEVER N.V.

Por Resolución 14347 de 1998 (31 de julio), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 17040 de 1996, manteniéndola en todas sus partes. Con la Resolución 35265 de 2000 (28 de diciembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación, confirmando el acto definitivo.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 13 incisos 1° y 2° de la Constitución Política, 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena. El signo presentado es registrable como marca por ser suficientemente distintivo, no confundible o semejante con ningún signo registrado previamente, es susceptible de representación grafica y es perceptible. Además esta registrado como marca en Bolivia, Ecuador y Perú. Desde el punto de vista conceptual la marca «MEGA JET» connota la idea de un jet, mientras que «MEGA» representa una cualidad enunciada en abstracto. La marca «MEGA JET» no es confundible con «MEGA» pues la primera está compuesta por dos expresiones, de los cuales predomina «JET» notoriamente conocida por el público consumidor como distintiva de chocolates y confitería. Tampoco existe riesgo de asociación entre los productos pues el signo «MEGA»

fué solicitado para distinguir helados comestibles, helados de agua, dulces o confites congelados y cristalizados y preparaciones para elaborar los mencionados productos. Se le violó el derecho a la igualdad pues la Superintendencia de Industria y Comercio ha admitido a registro otras marcas compuestas con la expresión «MEGA» como «BON BON BUM MEGA MIX», «MEGA-POP», «MEGA BETA CAROTENE EL MUELLE», «MEGAR», «MEGAGUM», «MEGAVI», «PREMEGA» y «PROMEGA». La Superintendencia de Industria y Comercio también ha admitido a registro la marca «SÚPER» que coexiste con «SÚPER JET», la marca «ALEGRÍA» que coexiste con «ALEGRÍA JET», la marca «VITA» que coexiste con «VITA JET», la marca «SER» que coexiste con «SER JET» y la marca «ESTRELLITAS» que coexiste con «ESTRELLITAS JET». Al notificar la Resoluciones 14347 de 1998 y 35265 de 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial violó los artículos 44 y 48 CCA pues la surtió con el apoderado de UNILEVER N.V. pese a que desde el 25 de junio de 1997 se había puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio el traspaso de la solicitud a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A.

II. CONTESTACIÓN 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, argumentó que los signos «MEGA» y «MEGA JET» analizados en su conjunto en

forma sucesiva y no simultánea, presentan similitudes ortográficas y fonéticas porque comparten dos de sus tres sílabas. Además, ambos distinguen productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, lo que genera riesgo de confusión pues el consumidor podrá creer que se trata de productos del mismo empresario. 2.2. La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., tercera interesada, sostuvo que el signo solicitado para registro (MEGA) no es suficientemente distintivo, ni resulta novedoso u original por cuanto es confundiblemente semejante a su marca previamente registrada «MEGA JET» (certificados N°s 149488 y 149485) para distinguir los productos de las Clases 29 y 30 Internacional, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2004. Tampoco cumple con la regla de especialidad, pues así se restrinja el alcance de la solicitud del signo «MEGA» para amparar en la Clase 30 Internacional únicamente helados comestibles, helados de agua, dulces o confites congelados y cristalizados y preparaciones para hacer los productos mencionados, el registro de la marca «MEGA JET» comprende todos los productos de esa clase. Además estos productos se comercializan por los mismos canales de distribución, lo que hace más probable que pueda inducirse al público consumidor en error. Pone de presente que la marca compuesta con la palabra «MEGA», acompañada de otra palabra distinta es admisible para registro, pero «MEGA» individualmente considerada no es registrable porque constituiría apropiación y monopolización de la raíz de la marca «MEGA JET».

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. insistió en los argumentos de la demanda y reiteró que los signos en conflicto presentan diferencias gráficas, fonéticas y ortográficas. Recalcó los numerosos registros de marcas a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. formados con expresiones acompañadas de la palabra JET, en la cual radica el elemento diferenciador de su origen empresarial. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio puso de presente que el signo «MEGA» se destina a los mismos productos distinguidos por la marca registrada «MEGA JET», circunstancia capaz de causar confusión en el consumidor acerca de su origen empresarial. 3.3. La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. no alegó de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES  VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44 Y 48 CCA La actora invocó como violados los artículos 44 y 48 CCA pues la Superintendencia de Industria y Comercio notificó las Resoluciones 14347 de 1998 y 35265 de 2000, que decidieron los recursos de reposición y apelación, al apoderado de UNILEVER N.V. y no al de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ,

pese a que desde el 25 de junio de 1997 se había puesto en conocimiento de la Dirección de Signos Distintivos la cesión de la solicitud de la marca. Para la Sala, la informalidad alegada afectaría ciertamente la notificación mas no la validez de tales decisiones, y se resolvería, de un lado, en la imposibilidad de ejecutarlas (artículo 48 CCA), y de otro, en habilitar al interesado para demandarlos directamente (artículo 135 ídem) como lo hizo la actora.  EL CASO CONCRETO Según la Resolución 17040 de 1996 (29 de julio), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A fundada en su marca «MEGA JET», registrada según certificados N° 149488 y 149485, para distinguir productos de las Clases 29 y 30 Internacional y negó a UNILEVER N.V. (que había cedido la solicitud de marca a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ) el registro marcario del signo denominativo «MEGA» para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, por considerarlo desprovisto de fuerza distintiva y, por tanto, afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que presenta similitud conceptual, fonética y ortográfica con la marca «MEGA JET», capaz de causar confusión en el consumidor. Los productos de la Clase 30 Internacional son: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del

café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo». La actora solicitó el registro para los siguientes productos: «Helados comestibles, helados de agua, dulces o confites congelados y cristalizados y preparaciones para hacer los mencionados productos» La actora considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, pues el signo «MEGA» no ofrece similitud gráfica, fonética o literal con la marca «MEGA JET», ni ocasiona confusión en el público consumidor. también, estima violado su derecho a la igualdad, pues la Superintendencia ha admitido a registro otras marcas compuestas con la expresión «MEGA» y marcas con expresiones con que la Compañía Nacional de Chocolates S.A. ha acompañado la palabra «JET». Vistos los cargos planteados, considera la Sala que no resulta válido el argumento de la actora según el cual el otorgamiento de registros de otras marcas formadas con la expresión «MEGA» y de marcas que incluyen expresiones con que la Compañía Nacional de Chocolates S.A. ha acompañado «JET», tales como «SÚPER» que coexiste con «SÚPER JET», obligara a la Superintendencia a concederle el registro de la marca «MEGA», en observancia del principio de igualdad. Es claro que el objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento de

derecho no es juzgar el proceder de la Superintendencia en los actos de registro de las marcas formadas con la expresión «MEGA» o con expresiones que acompañan la palabra «JET». La competencia de la Sala se circunscribe a determinar si al negar el registro del signo «MEGA» la Superintendencia violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. en otras palabras, si el signo «MEGA» es semejante a la marca «MEGA JET» y capaz de inducir al público a error. Es decir, si dicho signo está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que a la letra disponen: «DECISIÓN 344 […] Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. [...] Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error». Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta la Interpretación

Prejudicial (87-IP-2004) dictada para este proceso, en estos términos: «Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 y además el signo no podrá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la silaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a

través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituiría el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos». Para resolver, es preciso tener en cuenta que la marca previamente registrada «MEGA JET» es de fantasía, pues no tiene ninguna relación con las cualidades, características o propiedades de los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal de la Comunidad Andina, su titular tiene el derecho a usarla en forma exclusiva y a oponerse al registro de las que constituyan su imitación o reproducción, para distinguir productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. La expresión «MEGA» es un prefijo superlativo de uso corriente que significa «grande». En el Diccionario de la Lengua Española2 figura con dicha etimología y con la siguiente acepción: 2 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Edición 20, página 893. «Elemento compositivo inicial que con el significado de un millón se emplea para formar nombres de múltiplos de determinadas unidades. MEGAciclo, MEGAimperio, MEGAlumen. Su símbolo es M». Las marcas son conceptualmente semejantes pues el signo nominativo «MEGA» cuyo registro se solicita y la marca «MEGA JET» representan en la mente del

consumidor la misma idea, alusiva a una gran cantidad. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las dos marcas son muy semejantes, teniendo en cuenta que «MEGA» reproduce la expresión inicial de la marca «MEGA JET» previamente registrada, y por tanto, tiene similar repercusión sensorial en el consumidor, tanto que es capaz de causar confusión. Marca solicitada Marca opositora MEGA MEGA JET Para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente registradas para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo nominativo «MEGA» frente a «MEGA JET», y menos cuando ambas distinguen productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por ser evidente su casi absoluta identidad. Aplicando los criterios reiterados en la Interpretación Prejudicial rendida dentro de este proceso, para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea), las expresiones MEGA / MEGA JET / MEGA / MEGA JET / MEGA / MEGA JET, producen una impresión de semejanza. El consumidor podría asociarlas desprevenidamente con un mismo origen empresarial, máxime cuando comestibles y helados se expenden en los mismos sitios. En la Interpretación Prejudicial dictada para este proceso, el Tribunal Andino sostuvo: «Generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores el hecho de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas

para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad. [...] La confusión puede ser directa o indirecta; la primera se presenta cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se les ofrecen, un origen empresarial común.

Cavalier expresa que: Es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro.

Los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía». El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo «MEGA» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional puede inducir al público en error, por consistir en la sola reproducción del superlativo incluido en la marca «MEGA JET». Esta circunstancia lo afecta de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que

tampoco tiene la distintividad que su artículo 81 exige para que un signo sea registrable. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de agosto de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN