CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00261-01-2006

NORMAS COMUNITARIAS - Aplicación de la Ley en el tiempo: normas sustanciales vigentes a la fecha de la solicitud; normas procesales aplicables a procedimientos en curso / NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - Se aplican las vigentes a la fecha de la solicitud del registro / NORMA PROCESAL COMUNITARIA - Aplicación de la posterior a procedimientos en curso El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 48-IP-2005: Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. Ahora bien, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En

concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, solicitó el registro de la marca BSCH (NOMINATIVA) el día 2 de diciembre de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial No. 48-IP-2005 que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal. DISIMILITUD DE MARCAS - Diferencia visual, gramatical, fonética y conceptual entre los signos BSCH y BOSCH / BSCH - Distintividad frente a BOSCH La Sala entrará entonces a analizar si existe o no confusión visual entre los signos comparados. Ortográficamente, el signo que se pretende registrar y la marca registrada se escriben así: (...). Es claro que visualmente, tanto el signo que se pretende registrar como la marca registrada son bastante similares. Ahora bien, la marca solicitada, BSCH, tiene cuatro letras, mientras que la marca registrada contiene cinco, diferenciándolas únicamente la vocal O que definitivamente es determinante al momento de marcar una diferencia entre ambos signos desde el punto de vista fonético y semántico pues el solicitado está compuesto únicamente por consonantes que no permiten que el mismo pueda ser leído como un vocablo, mientras que la marca que se encuentra registrada, por tener dentro de sus letras

la vocal O, permite que la misma pueda ser leída como una palabra completa. Por lo anterior concluye la Sala que existe diferencia tanto visual como gramatical, fonética y conceptual que se aprecia entre ambos signos, lo que genera una diferencia que impide que se pueda presentar alguna clase de confusión desde el punto de vista fonético o gramatical pues el signo solicitado, carece de sonidos vocálicos mientras que la marca BOSCH posee una vocal y una sola sílaba, situación que impide hacer un estudio de identidad de sílabas y sus respectivas posiciones. Para el caso concreto es importante señalar además, que el signo que pretende el registro, BSCH, y la marca registrada, BOSCH, no generan confusión auditiva, pues la primera necesita una pronunciación independiente de cada letra (be/ese/ce/hache), mientras que la segunda puede pronunciarse en conjunto lo cual genera gran diferencia en la percepción auditiva de ambas. Respecto de la confusión ideológica o conceptual ha de decirse que el signo de la marca solicitada corresponde a las iniciales de la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH), mientras que la marca registrada corresponde a un apellido extranjero. Por tanto, pueden coexistir los signos objeto de análisis toda vez que sus aspectos gramaticales, fonéticos y conceptuales no producen riesgo alguno y por el contrario sí generan una diferencia tal que le restan fuerza a la similitud gráfica que existe entre los mismos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil seis (2006)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00261-01

Actor: SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 20429 del 25 de agosto de 2000, por la cual se negó el registro de la marca BSCH (NOMINATIVA) para la clase 16, con fundamento en la existencia del registro 180.440 de la marca BOSCH (MIXTA); 33090 del 20 de diciembre de 2000 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 20429 del 25 de agosto de 2000; y 12117 del 30 de marzo de 2001, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo BSCH (NOMINATIVA) para distinguir: “material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería; excluyendo expresamente todos los demás

productos comprendidos en la clase 16 internacional”, a nombre de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD., solicitó el día 2 de diciembre de 1999, el registro de la marca BSCH (NOMINATIVA), para distinguir: “material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, tarjetas de banco, impresas, papelería, lapiceros, bolígrafos, plumas e instrumentos de escribir”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que la mencionada solicitud, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 488 del 31 de enero de 2000, sin que se presentaran observaciones u oposiciones al mencionado registro. Indicó que a través de la Resolución 20429 del 25 de agosto del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo BSCH (NOMINATIVO), para distinguir artículos de la clase 16 internacional, argumentando la existencia de la marca BOSCH (MIXTA) que distingue productos de la misma clase. Señaló que la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. presentó en su momento, los respectivos recursos contra la Resolución 20429 del 25 de agosto del año 2000, argumentando la no existencia de confusión entre las marcas BSCH (NOMINATIVA) y BOSCH (MIXTA), mostrando entre otros las diferencias gráficas,

visuales, fonéticas o de pronunciación e ideológica. Agregó que la marca BOSCH (MIXTA) ampara productos tales como “auxiliares y ayudas de enseñanza, documentos técnicos impresos”, que a pesar de estar comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza, son diferentes a los que pretende amparara la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED con el registro del signo BSCH (NOMINATIVO) para “impresos cheques, cheques de viaje, tarjetas de banco impresas, bolígrafos, plumas e instrumentos de escribir”. Expresó que mediante Resolución 33090 del 20 de diciembre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó su decisión inicial y subsidiariamente, concedió el recurso de apelación. Manifestó que el 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, titular de la marca BOSCH, un acuerdo a nivel mundial, protocolizado ante Francisco Javier Monedero San Martín (Notario de Madrid, España), para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro de la cual se incluyó la clase 16. Adujo que el 13 de marzo de 2001 la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, un escrito modificando los productos que se pretenden amparar con el signo BSCH, los cuales son: “material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería, excluyendo expresamente

todos los demás productos comprendidos en la clase 16 internacional. A la solicitud de modificación se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones, de acuerdo a los establecido en las normas vigentes” Señaló que el 13 de marzo de 2001, se presentó recurso de apelación, en el que se insistió sobre las diferencias entre los signos BSCH y BOSCH (MIXTA), al igual que el acuerdo de coexistencia. El 30 de marzo de 2000, mediante Resolución 12117, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando la negativa al registro del signo BSCH (NOMINATIVO). c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora alegó, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y artículo 59 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. Señaló que las normas aplicables al presente caso, son las relativas a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la misma estableció en su disposición primera transitoria: “Todo derecho de propiedad industrial, válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuará a lo previsto en esta decisión. En lo relativo a uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y

prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” En consecuencia, mencionó que a pesar de haberse solicitado el registro y haberse decidido en primera instancia bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le son aplicables las normas contenidas en la Decisión 486, que era la disposición vigente al momento de proferir la resolución 12117 del 30 de marzo de 2001, que decidió el proceso de registro y agotó la vía gubernativa. Analizó la violación de las normas, comenzando por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto del cual mencionó que el signo BSCH cumple con los requisitos que se mencionan en el precitado artículo, pues está compuesto por letras, tal y como lo permite el literal d) de dicha norma y es susceptible de representación gráfica. Añadió que el signo BSCH, corresponde a las letras iniciales de Banco Santander Central Hispano, que a través de los años se ha incorporado en la mente y conocimiento de los consumidores. Aseveró que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, violó la norma puesto que no hizo un examen minucioso del signo, sino que fundamentó la negativa, en considerar que el factor distintivo no posee la fuerza necesaria que permita la coexistencia comercial con la marca base del rechazo. Luego entró a analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina respecto del cual la Superintendencia de Industria y Comercio mencionó que una vez examinados el signo BSCH (nominativo) y la marca BOSCH (mixta) en forma sucesiva, se concluye que las mismas generan confusión, por presentar similitudes gráfica, fonética y conceptual. Alegó la parte actora, que dicha apreciación resulta apresurada y errónea pues para establecer la semejanza de los signos, se deben atender y observar ciertas reglas establecidas por la jurisprudencia. En primer lugar y desde el punto de vista ortográfico, el signo para el cual se está solicitando el registro, BSCH, tiene algunas letras de la marca BOSCH (mixta), pero sin embargo las letras BSCH hacen referencia a las iniciales de Banco Santander Central Hispano, mientras que BOSCH, identifica el apellido de una persona extranjera. Han mencionado la doctrina y la jurisprudencia que los registros compuestos por letras se constituyen en marcas débiles y que el tener como elemento diferenciador una letra, en este caso la (O), establece diferencia y por tanto puede concurrir en el registro marcario. Respecto del punto de vista fonético, los signos en confrontación se pronuncian de forma muy distinta, pues el signo BSCH se pronuncia be, ese, ce, hache, mientras que BOSCH se pronuncia en conjunto como una frase y no de forma deletreada. Desde el punto de vista visual, no existe riesgo de confusión, puesto que morfológicamente, los dos signos son desiguales. Además los signos cortos, exigen en el consumidor un mayor esfuerzo, lo cual facilita su aprehensión, a lo cual se suma el tipo especial de letra y el tamaño utilizado.

Explicó, haciendo referencia a la similitud de los productos ofrecidos por ambos signos, que aunque ambos se encuentran amparando productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, los productos identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y se limita a distinguir: “material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería”, mientras que la marca BOSCH es para amparar productos o publicaciones con especificaciones técnicas y ayudas que consisten en catálogos para baterías, pues la marca BOSCH, es conocida por producir y comercializar las mismas. Por tanto, indicó que no existe riesgo alguno de confusión, pues los productos de una y otra compañía, tienen diferentes canales de comercialización. Adujo, respecto de la violación del artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que en los casos en que se pretenda hacer una modificación de la solicitud de registro de un signo, deberán acreditarse los siguientes presupuesto: a) una petición por parte de la interesada, que puede ser solicitada en cualquier momento del trámite, b) el cambio o modificación, que no deberá implicar cambios en su aspecto sustantivo o la ampliación de los productos señalados inicialmente en la solicitud y c) el pago de la tasa respectiva. Explicó que el 13 de marzo de 2001, su representada solicitó una modificación de la solicitud inicial, buscando la limitación de los productos a distinguir a: “material impreso, papel impreso, publicaciones, cheques, cheques de viaje, papelería, excluyendo expresamente todos los demás productos comprendidos en la clase 16 internacional”.

La mencionada solicitud, sostuvo el actor, cumplió con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, pero la Superintendencia de Industria y Comercio, omitió el escrito y no se pronunció respecto del mismo. En consecuencia, el acto se encuentra viciado de nulidad pues no se le dio aplicación a la respectiva norma. Por último y en relación con el artículo 59 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, el actor mencionó que dicha disposición fue violada, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, no motivó todos los aspectos de hecho y de derecho convenientes al caso, entre otros, el acuerdo de coexistencia de los signos BSCH y BOSCH. d.- Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Mencionó que con la expedición de las resoluciones 20429 del 25 de agosto 2000, 33090 del 20 de diciembre 2000 y 12217 del 30 de marzo 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Explicó que es indiscutible que la Decisión 344, es el ordenamiento aplicable al asunto objeto de la litis y que por tanto, se constituyó en el régimen adoptado por la Oficina Nacional Competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que contrario a lo afirmado por el actor, el signo BSCH carece de fuerza distintiva puesto que al momento de analizarlo en conjunto con la marca BOSCH, las mismas presentan similitud gráfica y fonética, diferenciándolas únicamente la vocal O, lo que no le otorga la suficiente distintividad para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Al respecto se ha señalado, que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros y tener la suficiente fuerza distintiva, para diferenciar los productos amparados de los del resto del mercado. Añadió que el Tribunal Andino de Justicia ha mencionado que “La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos.” Explicó que no siempre que un signo cumpla con los requisitos exigidos por la Comunidad Andina deberá ser registrado, pues además de los mencionados requisitos, no podrá encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en las normas comunitarias. Al respecto indicó que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que no podrán registrase los signos que: “ a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respeto de los cuales el uso

de la marca pueda inducir al público a error…” En consecuencia y de acuerdo con el análisis de la norma, se concluye por parte del apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo BSCH es semejante a la marca BOSCH, cuyo certificado es el 180440, y que por tanto generan confusión en el público. Respecto de la similitud ortográfica y fonética, se sostuvo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que las mismas se derivan de la utilización de las mismas letras, que al pronunciarse no logran diferenciarse entre sí, pues la única diferencia es la vocal O, que no otorga distintividad frente a la marca ya registrada. Por último indicó que el signo que se pretende registrar como BSCH, comprende productos similares a los amparados por la marca registrada BOSCH, lo cual generaría confusión frente al consumidor respecto al origen empresarial de los mismos. Deja claro, que tanto la marca registrada, BOSCH, como la que se pretende registrar, BSCH, amparan y pretenden amparar productos de la clase 16 internacional y que por su similitud, de llegar a coexistir en el mercado inducirían al público consumidor a incurrir en error. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 19 de octubre de 2001 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 98 y 99). Por auto visible a folios 195 y 196, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron

las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la entidad demandada y de la sociedad actora (fls. 255 a 260 y 261 a 292, respectivamente). Mediante proveído del 27 de mayo de 2003 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 28 de abril de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 312 a 331) en el proceso 48-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó, en el proceso 48-IP-2005:

1. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

3. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio

de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

4. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, amenos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

5. En la comparación entre un signo denominativo y uno mixto, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclator; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público

a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito.

6. De haber acuerdo entre los titulares de los signos para la comercialización de los productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante a otra, caso de encontrarse dichos signos registrados en la Subregión a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, será indispensable que las partes adopten previsiones dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, por lo que deberán especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación de su origen, e inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, la eficacia del acuerdo estará supeditada a la tutela del interés general de los consumidores, por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente.

7. La facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, puede alcanzar a los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución del número de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso afectar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto.

8. En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la

solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 12117 del 30 de marzo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED confirmando la resolución impugnada y en, consecuencia, negando el registro del signo BSCH (NOMINATIVA) en favor de la mencionada empresa, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Es importante señalar que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado la Sala en procesos de similares características1, en los cuales el objeto de la controversia, como en este proceso, versa sobre el signo BSCH. Ahora bien, como lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia y esta Corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, solicitó el registro de la marca BSCH (NOMINATIVA) el día 2 de diciembre de 1999, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele

aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial No. 48-IP-2005 que “la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”, razón por la cual regirá en el presente caso, la Decisión 486 en el aspecto procesal. La jurisprudencia y la doctrina han clasificado las marcas como denominativas, gráficas y mixtas. Por las primeras se entiende que son aquellas que están formadas por una o varias letras que integradas en un todo, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. Las segundas son aquellas que están compuestas por un signo visual que evoca una forma externa característica. Por último, las marcas mixtas son aquellas que se componen de un elemento denominativo y de un elemento gráfico. 1 Expediente 2001-00263-01, actor Santander Investment Bank Limited. M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente 2001-00260-01, actor Santander Investment Bank Limited. M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente 2001-00264-01, actor Santander Investment Bank Limited. M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade. En el caso concreto, estamos frente a un signo denominativo, BSCH, y ante una marca mixta, BOSCH. El Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial 48-IP-2005, sobre el particular, los siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva

propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto (Sentencia dictada en el expediente No 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) Ahora bien, en la marca BOSCH el elemento más característico o determinante es el denominativo y no se advierte algún elemento gráfico que pueda considerarse prioritario frente a aquel, razón por la cual la Sala entrará a analizar las partes denominativas de ambos signos. Es claro el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de l