CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00262-01-2008

COTEJO MARCARIO - Inexistencia de riesgo de confusión entre los signos BSCH y BOSCH tanto fonética, ortográfica y conceptualmente: carencia de vocales y sílabas del primero / BSCH - Registrabilidad frente a BOSCH por no generar riesgo de confusión Debe la Sala, en primer término, precisar que esta Corporación en sentencias de 19 de diciembre de 2004(Expediente 00263, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta); 31 de marzo de 2005 (Expediente 2001-00260, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); 11 de agosto de 2005 (Expediente 2001-00264, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); y 3 de agosto de 2006 (Expediente 2001-00261, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), se pronunció frente a un asunto similar al que es objeto de análisis en este proceso, cuya parte actora es la misma y las marcas en conflicto también son las mismas, solo que para diferentes clases, de tal manera que en esta oportunidad se remite a lo allí expuesto, para prohijarlo.La Sala cotejó los signos en cuestión, así: BSCH BOSCH. Dedujo del cotejo que es claro que visualmente, tanto el signo que se pretende registrar como la marca registrada son bastante similares; que la marca solicitada BSCH, tiene cuatro letras, mientras que la registrada contiene cinco, no obstante lo cual se diferencian únicamente en la vocal O que definitivamente es determinante desde el punto de vista fonético y semántico pues el solicitado está compuesto únicamente por consonantes que no permiten que el mismo pueda ser leído como un vocablo, mientras que la marca

que se encuentra previamente registrada permite ser leída como una palabra completa. Por lo anterior concluyó que al existir diferencia tanto visual como gramatical, fonética y conceptual que se aprecia entre ambos signos, se genera una diferencia que impide que se pueda presentar alguna clase de confusión, máxime si el signo solicitado carece de sonidos vocálicos mientras que la marca BOSCH posee una vocal y una sola sílaba, lo que impide hacer un estudio de identidad de sílabas y sus respectivas posiciones. Resaltó la sentencia que para el caso concreto es importante señalar además, que el signo que pretende el registro, BSCH, y la marca registrada, BOSCH, no generan confusión auditiva, pues la primera necesita una pronunciación independiente de cada letra (be/ese/ce/hache), mientras que la segunda puede pronunciarse en conjunto lo cual genera gran diferencia en la percepción auditiva. Respecto de la confusión ideológica o conceptual aduce que el signo de la marca solicitada corresponde a las iniciales de la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH), mientras que la marca registrada corresponde a un apellido extranjero y que, por tanto, pueden coexistir toda vez que sus aspectos gramaticales, fonéticos y conceptuales no producen riesgo alguno y por el contrario sí generan una diferencia tal que le restan fuerza a la similitud gráfica que existe entre los mismos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00262-01

Actor: SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, a través de apoderado, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 20467 de 25 de agosto de 2000; 31167 de 30 de noviembre de 2000 y 10829 de 30 de marzo de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que negaron el registro de la marca BSCH (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 36, con fundamento en la existencia del registro previo de la marca BOSCH (MIXTA) para la misma clase, en favor de ROBERT

BOSCH GMBH.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: Que el 2 de diciembre de 1999, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD, domiciliada en Nassau, Bahamas, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa "BSCH" para amparar productos comprendidos en la clase 36 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 488, no se presentó demanda de observaciones. 3º: Que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20467 de 25 de agosto de 2000, por medio de

la cual negó el registro de marca nominativa "BSCH" Clase 36, a la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTDA, con base en la existencia de la marca "BOSCH"(Mixta) de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, que ampara servicios de la Clase 36. 4º: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: 1º. Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca "BSCH" cumple con las exigencias para ser registrada, toda vez que corresponde a la sigla Banco Santander Central Hispano, que es uno de los nombres con que se identifica a la actora, teniendo además la fuerza distintiva suficiente de los servicios que ofrece frente a sus competidores, cumpliendo una función individualizadora, la cual, en su opinión, se observa en el prestigio y reconocimiento de los productos y servicios BSCH, del Banco Santander, en Colombia y en muchos países del mundo. Así mismo, considera que el signo "BSCH" cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva, lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores. 2º. Considera que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto no existe causal de irregistrabilidad alguna, toda vez que la marca "BSCH" presenta ostensibles diferencias ortográficas, fonéticas y visuales respecto de la marca "BOSCH", además de amparar servicios, que si bien se encuentran dentro de la

clase 36, son diferentes. Señala cómo los servicios identificados con el signo "BSCH" se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los servicios distinguidos con la marca "BOSCH", son servicios de seguros para aparatos e instrumentos científicos, por lo cual, los canales de comercialización son diferentes, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los servicios y el origen empresarial de los mismos. Que el acto acusado pone de presente la flexibilidad que se debe tener en los asuntos que corresponden a siglas cortas donde una letra es determinante. Por ello la Superintendencia consideró viable en su momento la coexistencia de las marcas UBS y UPS para la misma clase 36 y con mayor razón ha debido valorar y considerar la coexistencia de las marcas BSCH y BOSCH. Señala que actualmente se encuentra registrado el signo BCH para la clase 36 en favor del Banco Central Hipotecario. Alude a que conforme a la jurisprudencia los signos en su cotejo no pueden ser fraccionados y deben tomarse como un TODO y no se pueden comparar exclusivamente algunos elementos a simple vista. Tales son los casos de SEFRITA y FRITA, SEFRITA y FRYTOS, ALICURA y ALICURNIA, MONNY y MONEY, MONO y MONOMANIA, TONO y TONY , TOMO y TOMY, CONO Y CONI. 3º. Que se violó el artículo 143, ibídem, por cuanto no se tuvo en cuenta la solicitud que oportunamente se presentó respecto de la modificación que excluía expresamente los seguros médicos, servicios comprendidos en la clase 36 internacional, la cual cumplió con todas las exigencias del orden legal para la

conducencia de la solicitud de modificación. Alude a que el signo BSCH, como consecuencia de un acuerdo mundial de coexistencia celebrado entre las compañías Santander Investment Bank Ltd y Roberto Bosch GMBH, se limitó a distinguir servicios de cambio de divisas, de compensación, servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito, servicios de inversión de compañías holding, servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y título de propiedad, servicios de trustee, emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y cartas de crédito, análisis financieros, servicios bancarios, servicios de inversión de capitales, excluyendo expresamente “servicios de seguros médicos”. 4º. Que la entidad demandada violó el artículo 59 del C.C.A., pues la actora dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que decidió el recurso de reposición y concedió el de apelación, radicó ante la demandada escrito de sustentación del recurso apelación en el que amplió los argumentos propuestos en el recurso de reposición y adjuntó pruebas conducentes e importantes, frente a los cuales aquella no se pronunció. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIÖN DE LA DEMANDA.- II.1.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en síntesis, que la marca BSCH es irregistrable para los productos de la clase 36, pues comprende servicios similares a los prestados por la marca BOSCH, lo cual generaría

confusión para del consumidor frente al origen empresarial, amén de que se presentan los mismos canales de comercialización. Que, frente a lo relacionado con el convenio efectuado entre la actora y ROBERT BOSCH GMBH, se advierte, luego del examen comparativo de las marcas, que el mismo no puede tenerse en cuenta, pues siendo evidente su semejanza de coexistir en el mercado llevaría a error al público consumidor. II.1.2.- El tercero con interés directo en las resultas del proceso: ROBERT BOSCH GMBH, se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no dio contestación a la misma. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, precisar que esta Corporación en sentencias de 19 de diciembre de 2004(Expediente 00263, Consejero ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Planeta); 31 de marzo de 2005 (Expediente 2001-00260, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); 11 de agosto de 2005 (Expediente 2001-00264, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); y 3 de agosto de 2006 (Expediente 2001-00261, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), se pronunció frente a un asunto similar al que es objeto de análisis en este proceso, cuya parte actora es la misma y las marcas en conflicto

también son las mismas, solo que para diferentes clases, de tal manera que en esta oportunidad se remite a lo allí expuesto, para prohijarlo. Es así como en la última sentencia citada, la Sala sostuvo, con apoyo en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, que teniendo en cuenta que cuando la Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, solicitó el registro de la marca BSCH, para amparar productos de la clase 35, se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, deberá dársele aplicación a dicha norma y no a la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Que en el caso concreto, se está frente al signo denominativo, BSCH, y ante la marca mixta, BOSCH. Que el Tribunal Andino de Justicia indicó en la interpretación prejudicial lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto (Sentencia dictada en el expediente No 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). Destacó la Sala que en la marca BOSCH el elemento más característico o

determinante es el denominativo y no se advierte algún elemento gráfico que pueda considerarse prioritario frente a aquel, razón por la cual analizó las partes denominativas de ambos signos. Y para poder hacer un análisis de las marcas y sus respectivos componentes, adujo que debe tenerse un especial cuidado en valorar los campos que se han considerado como más riesgosos para generar confusión, los cuales son el visual, causado por semejanzas gráficas y ortográficas; el auditivo o fonético y el ideológico o conceptual. La Sala cotejó los signos en cuestión, así: BSCH BOSCH Dedujo del cotejo que es claro que visualmente, tanto el signo que se pretende registrar como la marca registrada son bastante similares; que la marca solicitada BSCH, tiene cuatro letras, mientras que la registrada contiene cinco, no obstante lo cual se diferencian únicamente en la vocal O que definitivamente es determinante desde el punto de vista fonético y semántico pues el solicitado está compuesto únicamente por consonantes que no permiten que el mismo pueda ser leído como un vocablo, mientras que la marca que se encuentra previamente registrada permite ser leída como una palabra completa. Por lo anterior concluyó que al existir diferencia tanto visual como gramatical, fonética y conceptual que se aprecia entre ambos signos, se genera una diferencia que impide que se pueda presentar alguna clase de confusión, máxime si el signo solicitado carece de sonidos vocálicos mientras que la marca BOSCH posee una vocal y una sola sílaba, lo que impide hacer un estudio de identidad de sílabas y sus respectivas posiciones. Resaltó la sentencia que para el caso concreto es importante señalar además, que

el signo que pretende el registro, BSCH, y la marca registrada, BOSCH, no generan confusión auditiva, pues la primera necesita una pronunciación independiente de cada letra (be/ese/ce/hache), mientras que la segunda puede pronunciarse en conjunto lo cual genera gran diferencia en la percepción auditiva. Respecto de la confusión ideológica o conceptual aduce que el signo de la marca solicitada corresponde a las iniciales de la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH), mientras que la marca registrada corresponde a un apellido extranjero y que, por tanto, pueden coexistir toda vez que sus aspectos gramaticales, fonéticos y conceptuales no producen riesgo alguno y por el contrario sí generan una diferencia tal que le restan fuerza a la similitud gráfica que existe entre los mismos. En la sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente 2001-00264), la Sala cotejó las referidas marcas, que amparaban los mismos productos de la clase 36, que es la que atañe a este proceso, solo que en aquél, a diferencia de éste, la marca BSCH era mixta. No obstante lo anterior al concluirse que el elemento predominante era el denominativo, concluyó la Sala que las denominaciones enfrentadas tienen en común las letras BSCH, que no pueden considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarden relación con tales servicios, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la Clase 36, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, y de allí que deban confrontarse ambos signos en su integridad.

Al aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, como las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, observó, que entre BSCH y BOSCH, se presentan semejanzas gráficas o visuales, pero diferencias desde el punto de vista fonético e incluso conceptual o ideológico, pues la falta de la vocal O en la marca solicitada determina una diferencia radical o un cambio cualitativo en los aspectos fonéticos y semánticos o conceptuales con la registrada; y que ello, además de introducir una diferencia visual dentro de las semejanzas en ese campo, hace que gramatical, fonética y conceptualmente los signos resulten sustancialmente diferentes, de tal manera que no existe posibilidad de que se cumpla alguna de las reglas de comparación fonética y gramatical, pues el signo solicitado no tiene vocal ni sílabas propiamente dichas, carece de sonido vocálico, mientras que la registrada posee una sola vocal y una sílaba, luego no admite comparación de sus vocales y sílabas (según el número de sílabas, identidad y posición de vocales y de la sílaba tónica) con la solicitada, por sustracción de materia. Que pasando al plano conceptual, BSCH corresponde a la sigla que de la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO lo que la hace susceptible de representación gráfica y fonéticamente distinta de BOSCH, pues mientras la primera se pronuncia como Be, eSe, Ce Hache, la segunda corresponde a un apellido extranjero, cuya pronunciación corresponde a una sola palabra. De tal modo que consideró que no existe riesgo de confusión entre los signos

BSCH y BOSCH que haga irregistrable el primero y por ende los actos acusados se estimaron contrarios a las normas comunitarias señaladas en la demanda. Al ser la situación del presente proceso, como ya se dijo, similar a las que ya fueron objeto de decisión por parte de esta Corporación, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia de la declaratoria anterior se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite de la solicitud de registro de la actora.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de junio de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN