CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00264-01-2005

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA - No hace los signos registrables, ni enerva las semejanzas ni el riesgo de confusión / SUPREMACIA DEL INTERES GENERAL DE LOS CONSUMIDORES - Vulneración cuando hay riesgo de confusión en acuerdo de coexistencia Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con ROBERT BOSCH GMBH no hace que el signo BSCH per se sea registrable en la Clase 36 Internacional, ni prueba que las semejanzas entre los signos no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben. En modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hace que la marca BSCH sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas. Con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general pueda impedirse su coexistencia. De ahí que enfrente a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano en la Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 del Tribunal Andino se dijo a este respecto: « … Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente

privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles. Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes. …» SEMEJANZA GRAFICA O VISUAL PERO NO FONETICA NI CONCEPTUALEvidencia entre BSCH y BOSCH: distinción vocálica / DISTINTIVIDAD VOCALICA - Evidencia entre los signos BSCH y BOSCH / VOCAL QUE OTORGA DISTINTIVIDAD FONETICA Y CONCEPTUAL - Riesgo de confusión, inexistencia Observa la Sala, con fundamento en las anteriores reglas, que entre BSCH y BOSCH, se presentan semejanzas gráficas o visuales, pero diferencias desde el punto de vista fonético e incluso conceptual o ideológico, por las razones siguientes. La marca solicitada contiene cuatro (4) letras de las cinco (5) que forman la marca registrada, pues reproduce las cuatro (4) consonantes; de suerte que sólo difieren en una letra, que justamente es la vocal O. La falta de esta vocal

en la marca solicitada determina una diferencia radical o un cambio cualitativo en los aspectos fonéticos y semánticos o conceptuales con la registrada, dado que la marca solicitada es un conjunto de consonantes que, por lo mismo, no se ven como vocablo alguno, mientras que la registrada, en virtud de la vocal que posee aparece como una palabra completa. Lo anterior, además de introducir una diferencia visual dentro de las semejanzas en ese campo, hace que gramatical, fonética y conceptualmente los signos resulten sustancialmente diferentes, de tal manera que no existe posibilidad de que se cumpla alguna de las reglas de comparación fonética y gramatical, pues el signo solicitado no tiene vocal ni sílabas propiamente dichas, carece de sonido vocálico, mientras que la registrada posee una sola vocal y una sílaba, luego no admite comparación de sus vocales y sílabas (según el número de sílabas, identidad y posición de vocales y de la sílaba tónica) con la solicitada, por sustracción de materia. Por consiguiente, al pronunciarse ambos signos su sonido será diferente, como quiera que la solicitada tendrá la sucesión de los nombres de las consonantes que lo conforman: B S C H, en tanto que la registrada sonará como la conjunción o fusión de los fonemas que la componen en cuanto constituyen una palabra: BOSCH. Pasando al plano conceptual, dicha situación conduce a que el signo de la marca solicitada tienda a entenderse o tomarse como una sigla o como iniciales de un nombre propio, mientras que el de la marca registrada se asocia a un apellido en idioma extranjero que cabe considerarse con cierto grado de

reconocimiento en la opinión pública. En efecto, BSCH es la sigla que corresponde a la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO lo que la hace susceptible de representación gráfica y fonéticamente distinta de BOSCH, pues mientras la primera se pronuncia como Be, eSe, Ce Hache, la segunda corresponde a un apellido extranjero, cuya pronunciación corresponde a una sola palabra. De modo que gramatical, fonética y conceptualmente no hay riesgo de confusión entre ambas marcas, y sus diferencias en esos aspectos le restan fuerza a la similitud gráfica que tienen entre sí. De esa forma, la Sala encuentra que no existe riesgo de confusión entre los signos BSCH y BOSCH que haga irregistrable el primero, pues no se encuentra incurso en la causal del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al sub lite según lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que, vistos en su conjunto visual, fonético y conceptual, son mayores las diferencias que las semejanzas, de suerte que ambos signos pueden coexistir como marca en el mercado sin riesgo de confusión que pueda inducir a error al público consumidor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00264-01

Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BSCH (MIXTO), como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional1.

I. LA DEMANDA SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, domiciliada en Nassau, Bahamas, mediante apoderado y en ejercicio de la acción instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó la siguiente demanda:

1. Pretensiones 1.1. Que es nula la Resolución 20428 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo «BSCH» (mixto, cuya combinación de colores se reivindica), solicitado por SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED para distinguir servicios de la Clase 36 Internacional. 1.2. Que es nula la Resolución 31168 de 30 de noviembre de 2000 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. 1.3. Que es nula la Resolución 09630 de 29 de marzo de 2001 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de apelación,

confirmando la Resolución 20428 de 25 de agosto de 2000. 1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo «BSCH» (mixto, según combinación de colores reivindicada) para distinguir 1 Los servicios de la Clase 36 son: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios» los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos 2.1. El 2 de diciembre de 1999, SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo «BSCH» (mixto, cuya combinación de colores se reivindica) para distinguir «servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos, títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales, gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios, de financiación, de leasing y de préstamo; servicios de valoración y dirección de propiedades inmobiliarias; servicios de cajas de depósitos» pertenecientes a la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, actuación radicada bajo el expediente 99075.784, solicitud publicada el 31 de enero de 2000 en la Gaceta de Propiedad

Industrial No. 488 sin que terceros hubiesen presentado oposiciones u observaciones dentro del término de legal. 2.2. El 15 de junio de 2000, el BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED suscribieron con ROBERT BOSCH GMBH un «acuerdo a nivel mundial» para la coexistencia de las marcas «BSCH» y «BOSCH», que comprende los servicios de la Clase 36 Internacional, el cual fue protocolizado ante Notario en Madrid, España. 2.3. Mediante Resolución 20428 de 25 de agosto del 2000, la Jefe de División de Signos Distintivos negó el registro argumentando confusión con la marca BOSCH (Mixta), concedida a favor ROBERT BOSCH GMBH para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional. 2.4. El 30 de octubre de 2000, la actora interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior resolución, por considerar que entre los signos mixtos BSCH y BOSCH no existe confusión, pues se diferencian gráfica, visual, fonética e ideológicamente, pese a que ambas distinguen servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. 2.5. Mediante resoluciones 31168 de 30 de noviembre de 2000 y 09630 de 29 de marzo de 2001, respectivamente, se desataron los recursos.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 59 CCA.

La violación del artículo 134 habría ocurrido porque la Superintendencia no hizo un examen minucioso del signo por registrar, siendo así que éste cumple con los

presupuestos señalados en dicha norma. Las letras BSCH corresponden a la razón social BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, uno de los nombres con que se identifica el grupo. Estas letras son aptas para distinguir los servicios de la Clase 36 y son susceptibles de representación gráfica. El signo mixto BSCH, cuya combinación de colores se reivindica, es suficientemente distintivo de los servicios que ofrece frente a sus competidores, y de hecho cumple una función individualizadora. Así lo evidencia el crecimiento, prestigio y conocimiento de los productos y servicios que el Banco Santander presta en Colombia y muchos países del mundo a millones de personas. El signo BSCH tiene fuerza distintiva suficiente y cumple con el presupuesto de la representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retienen los consumidores en su mente. La violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 se da porque al examinar los signos BSCH (mixta, cuya combinación de colores se reivindica) y BOSCH (mixta) en su conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, la Superintendencia consideró que son confundibles y sostuvo que predomina el elemento nominativo, presentando similitud gráfica, fonética y conceptual. Esta apreciación fue apresurada y errónea. Desde el punto de vista ortográfico la marca BSCH (mixta y combinación de colores) tiene algunas letras del signo BOSCH (mixto); sin embargo, el signo por registrar corresponde a las letras iniciales de uno de los productos y servicios que ofrece el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, mientras que BOSCH

identifica el apellido de una persona extranjera. Los signos BSCH y BOSCH, no obstante su composición fonética, son diferentes, puesto que BSCH se pronuncia como «be, ese, ce, hache» y la marca BOSCH se pronuncia en su conjunto, como una palabra y no en forma deletreada, lo que significa una ostensible diferencia. Tampoco existe confusión desde el punto de vista visual, porque morfológicamente los signos son desiguales. El signo por registrar es de cuatro letras, frente a uno de tipo especial BOSCH, factores de por sí suficientes para que puedan coexistir en el mercado sin riesgo de confusión. De conformidad con el acuerdo de coexistencia celebrado entre SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. y ROBERT BOSCH GMBH, cada signo distingue servicios, que si bien están comprendidos dentro de la misma Clase 36, son específicos y concretos, pues el signo BSCH se refiere a actividades financieras y bancarias, mientras que BOSCH distingue servicios de seguros, es decir, los servicios de una y otra compañía tienen disímiles canales de comercialización, lo que impide que exista riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los servicios y su origen empresarial. El artículo 59 CCA establece que concluido el término para practicar pruebas sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse decisión definitiva, en la que se resolverán las cuestiones planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso. La Administración violó esta norma, pues no motivó todos los aspectos de hecho y de derecho, ni tuvo en cuenta la combinación de colores reivindicada en el

Acuerdo de Coexistencia; desconoció, omitió y limitó las pruebas aportadas alejándose de la realidad fáctica y jurídica, razón por la cual los actos administrativos acusados se encuentran falsamente motivados, lesionando el derecho de la actora amparado en normas jurídicas.

II. CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 (hoy 136, literal a) de la Decisión 486), para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En el presente caso, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas BSCH y BOSCH, para distinguir servicios de la Clase 36, se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en sus aspectos ortográfico y fonético, de suerte que, de coexistir en el mercado, inducirían al público consumidor a error. Si se aprecian las marcas en su aspecto de conjunto (totalidad de elementos que las integran, unidad fonética y gráfica) se advierte que sus semejanzas poseen mayor significación o peso comparativo que las diferencias.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Agrega que la marca solicitada a registro cumple con los presupuestos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los

nombres que identifica al Grupo, y son aptas para distinguir, identificar y singularizar los servicios de la Clase 36, evitando confusión o posibilidad de confusión. El signo BSCH (mixto) con sus elementos se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos y productos con los que pudiera confundirse, y cumple con el presupuesto de la representación gráfica, mediante su lectura y escritura que, en definitiva, es cuanto retienen en la imaginación los consumidores. La marca solicitada BSCH (mixta y combinación de colores reivindicada) tiene algunas letras del signo BOSCH (mixto). Sin embargo, la marca solicitada hace referencia a unas letras que corresponden a las iniciales de uno de los establecimientos con que comercia sus productos y servicios el Banco Santander Central Hispano, mientras que el signo BOSCH identifica, indudablemente, el apellido de una persona extranjera. Las marcas con letras cortas deben ser examinadas con benevolencia, y en este caso la marca opuesta, propiedad de ROBERT BOSCH GMBH, resulta ser un apellido que contiene la letra O como vocal, mientras que la solicitada es la sigla de un ente comercial. Además, sus respectivas partes gráficas y colores son notablemente distintos y, por tanto, vistos en forma sucesiva y no simultánea los signos BSCH (mixto, cuya combinación de colores se reivindica) y BOSCH (MIXTA) en sus aspectos gráficos, fonéticos, visual y conceptual no generan de confusión. 3.2. La Superintendencia reiteró los argumentos de su contestación e insistió que el signo BSCH solicitado comprende servicios similares a los prestados por la

marca BOSCH, lo que generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial, pues podría pensarse que se trata de una misma marca o que pertenece a un mismo titular. El signo solicitado presenta similitudes que lo hacen confundible con la marca registrada, pues comparte cuatro de las letras que conforman a esta, diferenciándose solamente por la letra O, lo que no es suficiente para distinguirlas entre sí, pues al pronunciarlas y escribirlas producen una impresión idéntica para el consumidor, de donde se colige que la marca solicitada es una transliteración de la marca registrada con anterioridad: BOSCH. Es decir, la marca solicitada presenta evidentes similitudes que la hacen confundible con la registrada y que inducirían al público consumidor a error y, por consiguiente, no es posible que coexistan en el mercado sin generar riesgo de confusión, razón que lleva a concluir que la marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

IV. CONSIDERACIONES Sea lo primero advertir que esta Sala en ocasión anterior se había pronunciado sobre un asunto de similares características2.

1. El examen de los cargos Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro del signo

BSCH (mixto), como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional, por considerarlo confundiblemente semejante con la marca BOSCH (mixta) registrada en la misma Clase 36 Internacional a favor de ROBERT BOSCH GMBH, y que, de coexistir, sus semejanzas gráficas y fonéticas podrían inducir al público a error, circunstancia que lo hace incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta similitud se deriva de la utilización por ambos signos de las mismas letras ubicadas en el mismo lugar, que al ser pronunciadas no logran distinguirse entre sí, aspecto que generaría confusión. Además, el factor que las diferencia es la letra O que no las hace suficientemente distintivas. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 establece: 2 Expediente 2001-00263-01, actor Santander Investment Bank Limited. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta «Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir a error. ...»

2. El alcance de los Acuerdos de Coexistencia La actora considera que en virtud del Acuerdo de Coexistencia Pacífica suscrito

entre las partes, el signo BSCH es registrable como marca en la Clase 36 Internacional circunstancia que no fue tomada en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio. Vistos los cargos formulados, corresponde a la Sala valorar los efectos del Acuerdo de Coexistencia suscrito el 26 de diciembre de 2000 entre el BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. y ROBERT BOSCH GMBH para determinar si haría registrable el signo BSCH en cuanto hace improbable que entre las marcas exista riesgo de confusión. Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con ROBERT BOSCH GMBH no hace que el signo BSCH per se sea registrable en la Clase 36 Internacional, ni prueba que las semejanzas entre los signos no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben. En modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hace que la marca BSCH sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas. Con ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía

del interés general pueda impedirse su coexistencia. De ahí que enfrente a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano en la Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 del Tribunal Andino se dijo a este respecto3: « … Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles. Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes. …»

4. El examen de confundibilidad.

Los signos en conflicto son mixtos. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así: 3 En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca

ALLEGRA.

A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad en el caso presente, el Tribunal señaló: «... el Tribunal ha sostenido «la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.» (Proceso 109-IP-2002, marca: CHILLIS y diseño publicado en la G.O.A.C. N° 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los

productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de (2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. ...» La Sala retoma la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que deban compararse dos signos mixtos, ha de tenerse en cuenta el elemento predominante en el conjunto marcario, de modo que si lo es el denominativo, como ocurre en la mayoría de los casos por su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, las marcas se deben considerar como nominativas. En caso sub exámine, el elemento gráfico en ambos signos está dado por el diseño especial y los colores de las letras que conforman la parte nominativa; por tanto, no tiene una relevancia o significación especial que desplace a la parte denominativa en la fuerza distintiva, lo cual hace que ambas marcas se deban considerar nominativas. Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común las letras BSCH, que no pueden considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarden relación con tales servicios, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la Clase 36, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, y de allí que deban confrontarse ambos signos en su integridad. En esas circunstancias, han de aplicarse las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, por cuanto estas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es

decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo y no de manera aislada, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si existe semejanza o no y las consecuentes confundibilidad o distintividad. La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diversos aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es el caso, el ideológico o conceptual. Concretamente, las aludidas reglas son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran cada uno de ellos, sin descomponer y menos aún alterar su unidad fonética y gráfica. - El examen de registrabilidad debe, así mismo, realizarse en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común; - Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos deriva de los elementos semejantes o de la s