CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00266-01(7321)-2006

MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de partículas de uso común en el cotejo / COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Reglas El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 65-IP-2005, solicitada en este proceso, precisó que a menudo las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar una característica evocativa de la composición y propiedades esenciales del producto. Que por ello, al realizar el cotejo NO SE DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS MENCIONADAS PARTÍCULAS, SINO QUE LA DISTINTIVIDAD SE BUSCA EN LOS ELEMENTOS DIFERENTES QUE CONFORMAN EL SIGNO y EN LA FANTASÍA QUE EN CONJUNTO COMPONE LA MARCA (folio 228). De igual manera, la Interpretación Prejudicial establece el método para determinar el riesgo de confusión y las reglas de comparación, haciendo énfasis en que para la similitud visual debe analizarse la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o terminaciones iguales, que pueden incrementar el grado de confusión; para la similitud fonética deben observarse la identidad de la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones; y que, así mismo, es menester analizar el aspecto conceptual o ideológico. MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de términos de uso común: CEFA / CEFAXONA - Registrabilidad frente a los signos CEFAX y CEFAMOX al excluir el termino CEFA del cotejo En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión

se presentan así: (...). Como quiera que tratándose de marcas farmacéuticas, “CEFA” constituye un término de uso común, de ahí la diversidad de marcas que lo emplean, verbigracia, CEFA-DRI, CEFA-DROPS, CEFADIN, CEFADRIL, CEFALTRAN, CEFANYL, CEFAPAN, CEFAMEZIN, CEFAPLUS, CEFATIN, etc., (folio 135), ello implica considerar que tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada, según lo advierte la Interpretación Prejudicial antes mencionada. De tal manera que haciendo abstracción en este caso del prefijo “CEFA”, se tiene que la desinencia “XONA”, en la marca objeto de registro difiere de las desinencias ”MOX” y “X” de las marcas registradas a favor de la actora, desde el punto de vista fonético o auditivo. En efecto, “XONA” “MOX” y “X”, desde el punto de vista gráfico tienen una longitud diferente, pues el número de letras que las componen no es el mismo. De igual manera, toda la entonación en “XONA” recae sobre la vocal consonante “X” en tanto que en “MOX” se hace mayor énfasis en la “M” y en “X” prácticamente se pierde el sonido al pronunciarla. En consecuencia, no se advierte la violación a que se alude en la demanda, razón por la cual no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00266-01(7321)

Actor: SOCIEDAD BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: APELACION SENTENCIA La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 35002 de 28 de diciembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual revocó la Resolución 28466 de 30 de diciembre de 1996, que había denegado un registro marcario y, en su lugar, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió dicho registro en favor de LABORATORIOS ECAR LIMITADA, en relación con la marca CEFAXONA, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad LABORATORIOS ECAR LIMITADA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CEFAXONA; y dentro del término legal la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIB COMPANY formuló observación al registro de la marca solicitada, pues con anterioridad tenía en su favor el registro de las marcas CEFAX y CEFAMOX. 2º: La División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIB COMPANY y negó el registro de la marca CEFAXONA. 3º: La sociedad LABORATORIOS ECAR LIMITADA interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión anterior con el objeto de que se revocara y se concediera el registro de la marca solicitada. La División de Signos Distintivos concedió el recurso y confirmó la Resolución impugnada. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación revocó la decisión anterior, declaró infundada la observación presentada por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIB COMPANY y concedió el registro de la marca CEFAXONA para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos, dietéticos, par niños etc., en favor de la sociedad LABORATORIOS ECAR

LIMITADA.

I.2.- Formuló el cargo de violación de falta de aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Fijó, en síntesis, así, el alcance del concepto de la violación:

Que la Administración concedió el registro de la marca CEFAXONA, no obstante que la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIB COMPANY es titular en Colombia de las marcas CEFAX y CEFAMOX, las cuales son confundibles, ya que se asemejan de tal forma que pueden inducir al público a error. Considera que el riesgo de confusión de las marcas en conflicto se deriva de los siguientes aspectos: -. Las marcas comparadas amparan productos de la clase 5a de la Clasificación Internacional, que comprenden productos farmacéuticos y en estos casos la comparación marcaria debe hacerse de una forma más rigurosa, ya que la confusión en la que podría incurrir el consumidor le acarrearía graves consecuencias a su salud. -. Las marcas en conflicto son denominativas, o sea, que están constituidas por denominaciones simples; y que si se hace una apreciación de conjunto de las denominaciones CEFAX y CEFAXONA se concluye que entre las mismas existe un riesgo de confusión, pues la marca posterior reproduce en su totalidad a la marca prioritaria, que a su vez es el elemento caracterizante de la marca posterior y el que le otorga distintividad. -. Indica que entre las denominaciones CEFAMOX y CEFAXONA se concluye igualmente que existe un acentuado riesgo de confusión que se ratifica por las siguientes circunstancias: a) las dos silabas iniciales son coincidentes, b) de las siete letras que componen la marca prioritaria seis se reproducen en la marca posterior y la única restante es gráficamente confundible, c) los tres sonidos vocálicos de la marca prioritaria (E-A-O) se reproducen en la marca posterior y el orden de

disposición de las vocales es el mismo. Estima que es necesario traer a colación el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según el cual en caso de duda sobre riesgo de confusión entre una marca registrada y una marca en vía de registro, el examinador deberá decidir en beneficio de la marca ya registrada, porque tiene un derecho consolidado y en ocasiones una clientela a su favor, y que puede llegar a sufrir grandes perjuicios si existiera confusión con otra marca (Interpretación de 13 de febrero de 1998, proceso 13 IP-97). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.- II.1.1.-La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, que CEFAXONA, CEFAX Y CEFAMOX tienen un prefijo “CEFA” que es de uso común y la terminación XONA, X y MOX es visualmente diferente y que el consumidor especializado, que será un profesional del área de la salud, puede distinguir perfectamente los productos; además de que la distribución de los productos no es masiva y por ello el consumidor medio no tendría acceso directo a los mismos, razones por las cuales el acto acusado se ajusta a pleno derecho. II.1.2.- La sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., cesionaria de los

derechos de la sociedad ECAR LIMITADA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, que las marcas farmacéuticas comparten elementos de uso común, por lo que para su análisis deben separarse tales elementos. Hace una relación de la coexistencia en el mercado, sin generar ningún riesgo de confundibilidad, de numerosas marcas que comparten el prefijo CEFA; y al excluir este de la comparación, se concluye que las terminaciones XONA, MOX y X, son muy diferentes desde el punto de vista fonético y ortográfico.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardo silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto acusado concedió el registro de la marca CEFAXONA, para distinguir productos comprendidos en la clase 5a, de la Clasificación Internacional de Niza. A juicio de la actora, dicha marca es confundible con las marcas CEFAX y CEFAMOX, de las cuales es titular para distinguir productos de la mima clase. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 65-IP-2005, solicitada en este proceso, precisó que a menudo las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar una característica evocativa de la composición y propiedades esenciales del producto. Que por ello, al realizar el cotejo NO SE DEBEN TOMAR EN

CONSIDERACIÓN LAS MENCIONADAS PARTÍCULAS, SINO QUE LA

DISTINTIVIDAD SE BUSCA EN LOS ELEMENTOS DIFERENTES QUE CONFORMAN EL SIGNO y EN LA FANTASÍA QUE EN CONJUNTO COMPONE LA MARCA (folio 228).

De igual manera, la Interpretación Prejudicial establece el método para determinar el riesgo de confusión y las reglas de comparación, haciendo énfasis en que para la similitud visual debe analizarse la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o terminaciones iguales, que pueden incrementar el grado de confusión; para la similitud fonética deben observarse la identidad de la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones; y que, así mismo, es menester analizar el aspecto conceptual o ideológico. Siguiendo la Sala los lineamientos trazados en la interpretación prejudicial, resulta lo siguiente: Las marcas en conflicto son denominativas y pertenecen a la misma clase 5ª. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, las marcas en cuestión se presentan así:

CEFAXONA CEFAX

CEFAMOX

(Marca solicitada) (Marcas registradas). Como quiera que tratándose de marcas farmacéuticas, “CEFA” constituye un término de uso común, de ahí la diversidad de marcas que lo emplean, verbigracia, CEFA-DRI, CEFA-DROPS, CEFADIN, CEFADRIL, CEFALTRAN, CEFANYL, CEFAPAN, CEFAMEZIN, CEFAPLUS, CEFATIN, etc., (folio 135), ello implica considerar que tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada, según lo advierte la Interpretación Prejudicial antes mencionada.

Así también lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en sentencias de 22 de febrero de 2001, Actora: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, de 17 y 23 de mayo de 2002, Expedientes núms. 6007 y 6010, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. De tal manera que haciendo abstracción en este caso del prefijo “CEFA”, se tiene que la desinencia “XONA”, en la marca objeto de registro difiere de las desinencias ”MOX” y “X” de las marcas registradas a favor de la actora, desde el punto de vista fonético o auditivo. En efecto, “XONA” “MOX” y “X”, desde el punto de vista gráfico tienen una longitud diferente, pues el número de letras que las componen no es el mismo. De igual manera, toda la entonación en “XONA” recae sobre la vocal consonante “X” en tanto que en “MOX” se hace mayor énfasis en la “M” y en “X” prácticamente se pierde el sonido al pronunciarla. En consecuencia, no se advierte la violación a que se alude en la demanda, razón por la cual no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de noviembre de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Salva voto RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN S A L V A M E N T O D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Expediente 2001-0266 (7321) Actora: SOCIEDAD BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY Discrepo de la mayoría por las siguientes razones: La circunstancia de que «CEFA» constituya un término comúnmente empleado en la formación de marcas destinadas a distinguir productos de la Clase 5ª. Internacional (medicamentos) no significa que deba excluirse en la comparación de los signos enfrentados, como equivocadamente se afirma en la sentencia. La práctica de excluir de la comparación los prefijos comunes seguida por la mayoría para sostener que «CEFAX» es registrable pese a estar previamente registrada la marca «CEFAXONA», contraviene la regla de comparación de los signos denominativos que dicta apreciarlos en su conjunto, sin fraccionarlos. Esta regla se aplica en todos los casos en que haya lugar al cotejo de signos denominativos y obliga a apreciar los signos marcarios tal como son, sin desmembraciones ni exclusiones. De la circunstancia de que los prefijos de común utilización no sean apropiables

con carácter exclusivo no se sigue que el cotejo de los signos marcarios que los empleen comprenda únicamente los elementos que se les adicionan. Esa práctica desconoce reiterada jurisprudencia de esta Sala, fundada en las reglas esbozadas por el Tribunal Andino de Justicia para comparar las marcas denominativas, a saber: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a

base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcarlo. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos ". La mayoría perdió de vista que el signo solicitado constituye la reproducción total de la marca previamente registrada, y que por el aspecto de conjunto son semejantemente confundibles CEFAX / CEFAXONA; CEFAX / CEFAXONA; CEFAX / CEFAXONA; CEFAX / CEFAXONA . Las marcas que se forman con prefijos de uso común, también confieren a su titular el derecho a no ser imitadas ni reproducidas. No en vano el literal d) del artículo 82 de la Decisión erige la reproducción en causal de irregistrabilidad. «CEFAX» constituye la reproducción total de la marca previamente registrada

«CEFAXONA.» No forma una palabra nueva puesto que no se asocia a otro elemento que la diferencie del conjunto resultante de los previamente registrados. La sentencia de que discrepo omitió tener en cuenta que el Tribunal Andino y esta Sala han puesto de presente que para que las marcas farmacéuticas formadas con prefijos de común utilización sean registrables, es requisito sine qua non que formen una palabra nueva, con distintividad propia. El hecho de que los prefijos de uso común no sean susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, en modo alguno significa que terceros puedan reproducir las combinaciones previamente registradas. Para que un empresario pueda emplear un prefijo de común utilización, la jurisprudencia de manera constante y reiterada ha exigido que el solicitante lo asocie a otro elemento que diferencie el conjunto marcario resultante de los previamente registrados. En sentencia 11 de julio de 2002 1 la Sala negó el registro del signo denominativo «NEORAL» para distinguir productos de la Clase 5ª. Internacional, precisamente por no diferenciarse de «NORAL» al ser reproducción. Se sostuvo: 1 Expediente 6013. Actora: NOVARTIS AG. «...De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que su uso queda para el público en general. Pero la utilización de esos prefijos queda condicionada a que la nueva palabra

que se utilice sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia, capaz de diferenciarla de la anterior. ...» Con este criterio, la Sala ha anulado registros de marcas farmaceúticas, entre ellos, el de la marca «SOREL» por reproducir la marca «SOROL» , el de la marca «XYLORAL» 2 por reproducir la marca ZYLORIC»; el de «ANDIN» » por reproducir la marca previamente registrada «ANACIN» 3, y más recientemente el de la marca «ADVINSIL»4 por reproducir la marca previamente registrada «ADVIL.» Así también en sentencia de 21 de septiembre de 2006 5 la Sala canceló el certificado el registro de la marca «ONE ZIPAC», por reproducir la marca «ONEZIP.» Todos esos pronunciamientos se adoptaron por unanimidad. «CEFAX» carece de la distintividad exigida por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 82 ibídem, que a la letra dicen: «... ARTÍCULO 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios 2 3 Sentencia de 11 de mayo de 2006. Expediente 11001-0324-000-2001-02970-1. Actora: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION 4 Sentencia de 2 de noviembre de 2006. Expediente 11001-0324-000-2001-0324-01 Actora:

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION

5 Exp. 2000-06427-01. Actora: TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ARTÍCULO 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. ...» Era preciso, entonces, anular los actos acusados y ordenar la cancelación del certificado de registro de la marca «CEFAX» en la Clase 5ª Internacional. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Fecha ut supra