CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00270-01(7334)-2005

SIMILITUD DE MARCAS - Existencia entre los signos RAFT y TAFT: ortográfica, fonética y por conexión competitiva / HERBICIDAS - Similitud de marcas: RAFT y TAFT Las marcas en conflicto son denominativas y pertenecen a la misma clase 5ª; y en el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así: RAFT (Marca solicitada) TAFT(Marca registrada). A juicio de la Sala las expresiones en conflicto evidentemente son similares desde el punto de vista ortográfico y fonético o auditivo, pues presentan coincidencia de las letras AFT; la longitud, el número de sílabas y la terminación. Ahora, dicha similitud ortográfica se traslada al campo fonético, pues toda la entonación recae sobre la vocal “A” y las consonantes “F” y “T” que precisamente son las letras que coinciden en una y otra marca. La “R” y la “T” iniciales en las referidas marcas no tienen incidencia alguna en la pronunciación, ya que se desvanecen con la acentuación que se enfatiza en las vocales y consonantes restantes. Ahora, para determinar si dicha similitud conlleva riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso ha precisado que debe acudirse a los criterios referentes a la CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS¸ que se relacionan con los canales de comercialización; los medios de publicidad; el mismo género de productos; la misma finalidad y su intercambiabilidad. En este caso considera la Sala que no obstante que los productos que se pretenden amparar con la marca “RAFT”, están

limitados únicamente a los HERBICIDAS mientras los de la marca “TAFT”, registrada con anterioridad, incluye a todos los farmacéuticos, no por ello el riesgo de confusión se diluye, pues lo cierto es que unos y otros pertenecen a la misma clase 5ª. NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia de 26 de noviembre de 2004 (Expediente 200100242, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00270-01(7334)

Actor: SOCIEDAD RHONEPOULENC AGRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad RHONE POULENC AGRO., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 11067 de 29 de mayo de 2000, por la cual se niega el registro de la marca “RAFT”; 20246 de 25 de agosto de 2000, por la cual se resuelve un recurso de reposición, emanadas de la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01447 de 30 de enero de 2001, por la

cual se resuelve un recurso de apelación, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 2 de junio de 1995, la sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RAFT, para distinguir “herbicidas”, productos de la clase 5a internacional de Niza; el 26 de noviembre de 1998 se solicitó a la Superintendencia de Industria y ComercioDivisión de Signos Distintivos, anotar el cambio de nombre de ésta sociedad por el de RHONE POULENC AGRO y se acompañaron los documentos, que probaban este hecho. 2°: Aduce que la solicitud de registro descrita anteriormente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 420 de julio 15 de 1995 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros, ni mucho menos solicitud contra el registro de la referida marca. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca por ella solicitada a través de la Resolución núm. 11067 de 29 de mayo de 2000, contra la cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad

Andina, pues para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. Argumenta que a nivel doctrinal se ha establecido que para que un signo pueda convertirse en marca y ser registrado como tal, debe ser novedoso y especial; que la marca TAFT está registrada para distinguir productos farmacéuticos, higiénicos y veterinarios de la clase 5° internacional, mientras que RAFT pretende distinguir únicamente herbicidas. Las preparaciones farmacéuticas, higiénicas y veterinarias no son las mismas ni similares a los herbicidas y el uso de las marcas no genera confusión en el público consumidor. 2°: Considera que se violó el literal a), del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma esta clara al establecer los presupuestos de hecho para la prohibición del registro de marcas: “Que el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o semejante a otro previamente registrado” y que “ambos signos distingan los mismos productos o servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público al error” ; y que para el caso que nos ocupa, se da el primer presupuesto de hecho pero no el segundo. Afirma que en Colombia la venta de productos farmacéuticos está bajo control especial del Estado, al igual que los medios de promoción y publicidad de los mismos productos, por lo que no es presumible que se de el riesgo de confusión para el usuario entre productos farmacéuticos y los productos para la destrucción de hierbas malas, ya que el usuario promedio es la persona media, con inteligencia media, percepción media y que conoce cómo satisfacer sus necesidades.

3°: Estima que en este caso se viola el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no se realizó el examen de registrabilidad en su totalidad, ya que se afirmó que la marca TAFT amparaba todos los productos de la clase 5ª internacional, lo cual no es cierto, pues la citada marca no ampara productos herbicidas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, que la entidad se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Que la marca “RAFT” es irregistrable, porque al apreciarla con la marca “TAFT”, en una visión de conjunto, se observa que la unidad fonética y gráfica de los nombres son semejantes e inducen al consumidor a error. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA A través de la Resolución núm. 11067 de 29 de mayo de 2000, obrante a folios 88 a 90, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca denominativa

“RAFT”, para distinguir herbicidas, producto comprendido en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, con el argumento de que existe similitud entre dicha marca y la marca “TAFT”, de la misma Clase 5ª, cuyo titular es la sociedad Hans SchwarzkopfGmbh & Co. Kg, que al ser comparada con la solicitada es confundiblemente semejante. Se invocan en la demanda como normas comunitarias desconocidas los artículos 81, 83, literal a) y 96 de la Decisión 344, los cuales prevén: “Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Art. 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. “Art. 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será

comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 9-IP-2004, solicitada en este proceso, precisó en relación con el alcance del artículo 81 que un signo para ser registrable debe ser perceptible, distintivo, susceptible de representación gráfica. (folio 155) En torno del artículo 83, literal b), ibídem, expresó que en este caso el juzgador debe, alejándose de un criterio arbitrario, determinar con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia ha sugerido, el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la similitud a la identidad. Afirma que la similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en las cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes pueden producir en mayor o menor grado que la confusión sea más palpable u obvia. Que la similitud fonética depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones (folio 157). Señala el Tribunal las reglas para el cotejo marcario, esto es, que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos; y que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (folio 157). Debe la Sala seguir los lineamientos trazados en la interpretación prejudicial antes

reseñada, de donde resulta lo siguiente: Las marcas en conflicto son denominativas y pertenecen a la misma clase 5ª; y en el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así:

RAFT TAFT

(Marca solicitada) (Marca registrada). A juicio de la Sala las expresiones en conflicto evidentemente son similares desde el punto de vista ortográfico y fonético o auditivo, pues presentan coincidencia de las letras AFT; la longitud, el número de sílabas y la terminación. Ahora, dicha similitud ortográfica se traslada al campo fonético, pues toda la entonación recae sobre la vocal “A” y las consonantes “F” y “T” que precisamente son las letras que coinciden en una y otra marca. La “R” y la “T” iniciales en las referidas marcas no tienen incidencia alguna en la pronunciación, ya que se desvanecen con la acentuación que se enfatiza en las vocales y consonantes restantes. Ahora, para determinar si dicha similitud conlleva riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso ha precisado que debe acudirse a los criterios referentes a la CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS¸ que se relacionan con los canales de comercialización; los medios de publicidad; el mismo género de productos; la misma finalidad y su intercambiabilidad (folios 159 y 160). En este caso considera la Sala que no obstante que los productos que se pretenden amparar con la marca “RAFT”, están limitados únicamente a los HERBICIDAS

mientras los de la marca “TAFT”, registrada con anterioridad, incluye a todos los farmacéuticos, no por ello el riesgo de confusión se diluye, pues lo cierto es que unos y otros pertenecen a la misma clase 5ª y frente a éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfático en exigir de parte del juez nacional un análisis riguroso para evitar causar daños irreparables en la salud del consumidor o en los destinatarios de los productos. Obsérvese cómo en este caso los herbicidas, definidos como productos químicos que combaten la maleza, en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa. De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo. En esta oportunidad, la Sala reitera lo expresado en sentencia de 26 de noviembre de 2004 (Expediente 2001-00242, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), en cuanto allí se sostuvo frente al análisis de las marcas “CALIDAN”, que pretendía amparar productos herbicidas y fungicidas y la marca “CARIDAN”, que amparaba productos farmacéuticos para padecimientos cardíacos de la clase 5ª, que “...en estas circunstancias, además de tratarse de productos que están en una misma clase, se trata de productos cuyo uso ameritan especial precaución, de allí que exigen la mayor diferenciación posible, el criterio aducido por la actora en cuanto a que se trata de productos distintos que no tienen conectividad competitiva no cuenta en este caso”.

Así las cosas, estima la Sala que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, habrán de denegarse. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO