CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00275-01-2005

MARCAS IDENTICAS O SIMILARES - Acuerdo de coexistencia: requisitos / ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS O SIGNOS - Requisitos según Decisión 344 / COEXISTENCIA DE MARCAS - De hecho y regulada / COEXISTENCIA DE HECHO - No genera derechos En gracia de discusión, si el acuerdo existiera y fuera posible la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 107 de dicho acuerdo establece: “Artículo 107. Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando: “El Tribunal ha señalado al respecto que “no obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.... En este sentido la suscripción de

acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001, marca ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. “Respecto de la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios...La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15_IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 del 2 de abril de 2003, marca TMOBIL)”.

NOTA DE RELATORIA: Se cita Sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente4

7062, Magistrado Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. COEXISTENCIA DE MARCAS - La falta de prueba por falta de requisitos no impide examen de registrabilidad / IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia entre las marcas Universal por ser productos de la misma clase en conexión de competitividad Se concluye que un acuerdo respecto de la coexistencia de las marcas no inhibe ni a la administración ni al juzgador para hacer el correspondiente estudio de registrabilidad cuando dicho acuerdo no cumple los requisitos exigidos por normatividad aplicable, mucho menos cuando no se aportó ni en la vía gubernativa ni en el curso de este proceso. El argumento mas fuerte del demandante para solicitar la nulidad de los actos acusados, radica en el hecho de que la sociedad titular del registro limitó el uso de la marca para el café y sus derivados en tanto que la sociedad actora, por su parte, excluyó de su solicitud en vía gubernativa el café y sus derivados; por lo que considera que las marcas podrían coexistir en el mercado. Al no existir prueba evidente de la existencia de éste acuerdo la Sala debe hacer el análisis de registrabilidad de la marca motivo de este proceso, solicitada por la sociedad actora, frente a los actos acusados. No cabe duda que entre las marcas UNIVERSAL(mixta) existen identidades fonéticas, conceptuales y visuales que pueden llevar a confusión al público consumidor, máxime cuando ambas cobijan productos pertenecientes a la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y aunque las dos marcas UNIVERSAL son mixtas, es decir, están compuestas por un elemento gráfico y uno denominativo, a simple

vista se observa que el elemento predominante en ellas es el denominativo. La palabra CAFÉ que acompaña a la marca registrada UNIVERSAL, no puede tenerse en cuenta por ser una expresión genérica que no agrega mayor distintividad al producto y por tanto, no es susceptible de registro, por lo tanto la marca no puede decirse que es CAFÉ UNIVERSAL como lo pretende hacer ver el actor, su parte denominativa es simplemente la palabra UNIVERSAL. Y por otro lado, en la marca cuestionada predomina la palabra “universal”, ya que, el texto que la rodea describe características e identificación del producto. Desde el punto de vista estrictamente marcario y en los términos del artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al caso concreto, la registrabilidad de la marca depende de que sea novedosa, visible y suficientemente distintiva de suerte que no se confunda con otro. Ante la innegable similitud fonética, conceptual y visual entre las marcas y teniendo en cuenta que, desde el punto de vista del consumidor, se trata de alimentos que tienen conexión competitiva, es decir, por ser comestibles se venden en los mismos sitios, puede generarse confusión acerca del origen del titular de la marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00275-01

Actor: SOCIEDAD CORN PRODUCTS INTERNATIONAL

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la

demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de los siguientes actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 14001 de 30 de junio del 2000, mediante la cual se negó el registro para la marca UNIVERSAL(mixta), Resolución 24186 de Septiembre 28 del 2000, mediante la cual confirmó la Resolución 14001 y se concedió el recurso de apelación y Resolución 01527 de enero 30 de 2001 la cual confirmó las Resoluciones 14001 y 24186 atrás mencionadas y declaró agotada la vía gubernativa.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y registro de la marca UNIVERSAL(mixta). Asimismo, que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:. a) Hasta julio 3 de 1990 UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC , fue titular del registro 9.748 para la marca UNIVERSAL dentro de la clase 30, clasificación internacional de Niza . b) El 19 de julio 1990, UNIVERSAL CPC INTERNATIONAL INC radicó ante la

Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud 325681 a fin de que se le concediera nuevo registro para la marca UNIVERSAL para productos de la clase 30. c) Con fecha 18 de marzo de 1994, el extracto de la solicitud fue publicado en la gaceta de la propiedad industrial. d) Dentro del término establecido por la ley, la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA promovió observaciones con apoyo en la existencia de la Resolución 4353 de 31 de enero de 1994, mediante la cual se concedió registro de la Marca UNIVERSAL(mixta). e) Teniendo en cuenta los evidentes mejores derechos que sobre UNIVERSAL poseía CPC International Inc (quien cedió sus derechos a CORN PRODUCS INTERNATIONAL INC.) y ante la ausencia de confusión entre las etiquetas de una y otra compañía y el uso que de las marcas se hace, las sociedades CPC INTERNATIONAL INC. Y NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA lograron un entendimiento según el cual la marca CAFÉ UNIVERSAL DE NAVARRO VIVES LTDA se usa solo para café y sus derivados, y la marca UNIVERSAL DE CPC International inc.( hoy de CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC ) para productos de la clase 30 diferentes de CAFÉ y sus derivados. f) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 14001 de junio 30 del 2000 mediante la cual niega el registro de UNIVERSAL solicitada por la sociedad actora, argumentando la existencia del registro 150916 para UNIVERSAL de NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, desconociendo el entendimiento entre las partes. g) CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC. interpuso los respectivos recursos

contra la Resolución 14001 de junio 30 del 2000. h) Mediante Resolución 24186 de septiembre 28 de 2000 la Superintendencia, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 14001, mantuvo su decisión inicial y concedió el recurso de apelación. m) Mediante Resolución 01527 de enero 30 del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó dicha resolución. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: Articulo 83 de la Decisión 344 y articulo 136 de la Decisión 486, conforme a los cuales se prohibe el registro de marcas cuando existe confusión entre los signos y entre los productos para los cuales se destinan las marcas. Hace notar, que la Superintendencia de Industria y Comercio dio una equivocada interpretación de las normas acabadas de citar, pues hizo caso omiso de las diversas circunstancias y pruebas que demuestran a plena cabalidad que los signos UNIVERSAL Y CAFÉ UNIVERSAL pueden coexistir. Basa la actora su fundamento en que las normas prohíben el registro de marcas cuando hay confusión con otra marca previamente registrada y, en este caso, UNIVERSAL y CAFÉ UNIVERSAL no tienen confusión, porque se dieron las siguientes circunstancias:

1. Entendimiento logrado entre las partes.

2. El uso distinto que se hace de una y otra etiqueta.

3. El hecho de que la administración ya hubiera concedido el registro para UNIVERSAL (titular NAVARRO VIVES E HIJOS) estando previamente solicitada la etiqueta UNIVERSAL (por CORN PRODUCTS INTERNATIONAL), situación que hace ver que la administración ya había tolerado la coexistencia. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, tercera directa interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio. Esta entidad expuso como argumentos en su defensa los siguientes: Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales como lo sostiene la parte demandante. De los documentos obrantes en el expediente no. 92-325281 y contentivos de la actuación administrativa en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “UNIVERSAL”

(mixta) presentada por la parte demandante, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; por lo que es claro e inequívoco el contenido de los actos administrativos acusados expedidos por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca UNIVERSAL (registrada a favor de la sociedad Navarro Vives e Hijos) clase 30, frente a la marca UNIVERSAL (mixta), solicitada por la sociedad demandante para distinguir

productos de la clase 30 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 19 de octubre de 2001 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 53). Por auto visible a folio 94 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 113 y 122, respectivamente). Mediante proveído del 20 de octubre de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 21 días del mes de julio de 2004, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 140). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de

garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con los requisitos de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

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Tercero: En la comparación entre signos mixtos, generalmente el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y

ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.

Cuarto: De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

Quinto: En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Sexto: Por la característica no monopolizable de la locución genérica, el titular de una marca que contenga una denominación de uso común, no

podrá impedir el registro de otras marcas que hagan uso de la misma denominación para diferenciar a productos de la misma clase del nomenclátor.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Los signos en conflicto son UNIVERSAL (mixta) de la sociedad actora Corn Products International y UNIVERSAL (mixta) de la sociedad Navarro Vives e Hijos Ltda. (ya registrada), cuyas gráficas son las siguientes: MARCA EN CONFLICTO MARCA REGISTRADA INDICACIÓN DE SERVICIOS Y CLASE Las anteriores marcas identifican productos de la clase 30, pero la marca UNIVERSAL (mixta) que se encuentra en discusión, fue solicitada para distinguir los productos de la clase 30 diferentes al café y sus derivados, como se puede verificar de la lectura de la Resolución 14001 de junio 30 de 2000, así: “Resolución 14001 “…………….. “Por la cual se acepta el desistimiento de una observación y se niega un registro” “…………….. “PRIMERO. La sociedad CPC internacional INC, a través de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca mixta UNIVERSAL, para distinguir Café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas en cereales, pan, biszcochos tortas, pastelería y confitería, helados comerstibles;miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hacer sibir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagres, salsas, especias; hielo, productos comprendidos en la Clase30 de la Clasificación Internacional de Niza. “SEGUNDO. Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial

No. 389, la sociedad Navarro e Hijos Limitada, mediante apoderado formula demanda de observación, contra la solicitud de registro mencionada en el considerando anterior. “TERCERO. Por medio escrito radicado en esta entidad el día 1 de Diciembre de 1994 la sociedad solicitante del registro marcario de la referencia excluye de su solicitud inicial los siguientes productos: café y sus derivados. “CUARTO. Por medio de escrito radicado en esta entidad el día 17 de enero de 1995 la sociedad observante, por medio de su apoderado debidamente facultado para el efecto, desiste de la observación presentada. “……….” Igualmente, de la Resolución 4353 de 31 de enero de 2004 se observa que registro de la marca UNIVERSAL (mixta) a favor de la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS Ltda. fue concedida de la siguiente manera: “RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de MARCA MIXTA: UNIVERSAL (SEGÚN MODELO ADJUNTO) PARA DISTINGUIR: Todos los productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972.

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

TITULAR: NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA” Ahora, dentro del expediente administrativo 92/325681 el cual contiene toda la documentación soporte de la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio que negó la marca UNIVERSAL (mixta) motivo de la actual controversia, a folio 38 se encuentra documento recibido por la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de enero de 1995, mediante el cual la sociedad

NAVARRO VIVES E HIJOS LIMITADA por intermedio de apoderado, manifiesta lo siguiente “Limito el alcance de la solicitud de registro, para distinguir única y exclusivamente ·café y sus derivados· productos comprendidos en la clase 30 internacional.” De lo anterior se concluye que la marca UNIVERSAL (mixta) objeto de la presente controversia y la marca UNIVERSAL (mixta) ya registrada fueron solicitadas para amparar productos de la clase 30; sin embargo, en la primera se hizo la solicitud expresa de fueran excluidos de la lista de productos el café y sus derivados ya que querían respetar un convenio celebrado con la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS quienes a su vez solicitaron la limitación de su registro para amparar exclusivamente el café y sus derivados. El contenido de las normas que la parte actora considera violadas, es el siguiente: Artículo 83(a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;” Artículo 136(a) de la de Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Sin embargo, el caso que ahora ocupa a la Sala debe ser analizado bajo la normativa aplicable en la fecha de la presentación de la solicitud de la marca UNIVERSAL (mixta) por parte de la sociedad CPC Internacional ante la Superintendencia de Industria, es decir el 19 de julio de 1990 fecha en que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encontraba vigente la cual fue incorporada a la legislación nacional por el Decreto 1190 de junio 26 de 1978, ya que las Decisiones 344 de 1993 y 486 de 2000 no se encontraban vigentes. Las normas de la Decisión 85 a tener en cuenta sobre el tema de la Irregistrabilidad son los artículos 56 y 58 literal f), tal como establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Estas normas consagran: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios de los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: “f. Las que sean confundibles con otras ya registras o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Argumenta el actor que la Superintendencia de Industria y comercio aplicó estas normas en una situación fáctica no contemplada es decir no tuvo en cuenta:  Entendimiento logrado entre las partes.  El uso distinto que hace una y otra etiqueta (ampara distinguen

productos diferentes)  El hecho de que la Administración concedió el registro para UNIVERSAL-mixta (Titular: Sociedad Navarro Vives e hijos Ltda.) estando previamente solicitada la etiqueta contentiva de la marca objeto de debate. La Sala considera que respecto de la existencia de un supuesto acuerdo para la coexistencia de las marcas UNIVERSAL en el mercado, entre la sociedad actora y la sociedad NAVARRO VIVES E HIJOS LTDA, es un hecho que no aparece probado en el expediente, es decir no hay documento que respalde tal afirmación. Ahora bien, en gracia de discusión, si el acuerdo existiera y fuera posible la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 107 de dicho acuerdo establece: “Artículo 107. Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio

que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”(Resaltado fuera de texto). Respecto de este punto la Sala se había pronunciado, señalando1: “Tan clara es la similitud de las marcas y el consecuente riesgo de confusión en que se encuentra el consumidor, que las empresas dueñas de las 1 Sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente4 7062, Magistrado Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero. respectivas marcas suscribieron un acuerdo de consentimiento mutuo que permitiera la coexistencia de ambas marcas en el mercado. “…………. “Señala la demandante que entre las empresas STARBUKS CORPORATION y MARS INCORPORATED existe un acuerdo según el cual se permite la coexistencia pacífica de las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST en el mercado mundial. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial expedida para el presente proceso señaló: “El Tribunal ha señalado al respecto que “no obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común

sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001, marca ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. “Respecto de la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios...La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15_IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 del 2 de abril de 2003, marca TMOBIL)”. “La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del

inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas. “Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas so