CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00306-01-2005

COTEJO DE MARCAS FIGURATIVAS - Inexistencia de confusión directa e indirecta entre los signos representados por un rinoceronte y un toro / CONFUSION DIRECTA - Marcas figurativas / CONFUSION INDIRECTA - Por origen empresarial del producto o servicio / MARCAS FIGURATIVAS - Cotejo La marca figurativa de la actora consiste en “un rinoceronte o bestia cuadrúpeda en posición de avanzada”. Por su parte, la marca figurativa cuyo registro fue otorgado mediante los actos acusados, consiste en el diseño de “un toro en actitud de pelea”. Una y otra marca distinguen los productos de la Clase 25, esto es, vestidos, zapatos, sombrerería. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, a las cuales se refiere el Tribunal consultado:(...). Examinadas las marcas de acuerdo con las reglas anteriormente transcritas, la Sala considera que su coexistencia en el mercado no crea riesgo de confusión alguno, pues colocándose en el lugar de un consumidor desprevenido recuerda que la una consiste en un rinoceronte y la otra en un toro, es decir, que no identifica uno y otro signo, pues cada uno de ellos evoca una idea diferente, esto es, la especie animal a la que pertenecen. Se tiene, entonces, que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no violenta el interés del titular de la marca previamente registrada de propiedad de la actora, como tampoco el del público consumidor, por lo cual la Sala concluye que

los actos acusados no violan lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344, ya que el público consumidor no adquirirá el producto identificado con la figura del toro pensando que está adquiriendo el que se distingue con un rinoceronte, lo que la doctrina ha denominado confusión directa, como tampoco pensará que los productos distinguidos con una u otra marca tienen el mismo origen empresarial, es decir, que tampoco se presenta la confusión indirecta, pues una y otra marca tienen la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio distinga los productos comercializados por ALPHA SOES S.A. de los comercializados por RED BULL GMBH.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio del dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00306-01

Actor : ALPHA SHOES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por ALPHA SHOES S.A. contra las Resoluciones núms. 22778 de 12 de septiembre de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por la actora contra la solicitud de registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL

SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA y, en consecuencia, concedió el registro de dicha marca a RED BULL GmbH, para distinguir los servicios de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; 31139 de 30 de noviembre de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 12256 de 30 de marzo de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 22778 de 12 de septiembre de 2000, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se cancele la inscripción del registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA para identificar los servicios de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; de igual manera, solicita que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. RED BULL GmbH solicitó el registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA para distinguir productos de la Clase 25, solicitud que fue radicada bajo el núm. 0022562, y cuyo extracto fue

publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 491 del 24 de abril de 2000. 2º. La actora presentó demanda de observación al registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA, en razón a ser la titular en Colombia de la FIGURA DE UN RINOCERONTE O ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA para distinguir productos en la Clase 25, bajo el certificado núm. 199425, vigente hasta el 23 de julio de 2007. 3º. Mediante las resoluciones acusadas se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA. 4º. La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada personalmente al apoderado de la actora el 21 de mayo de 2001, luego es oportuna la presentación de la demanda. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, 83, literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos: Primer cargo.- Los actos acusados violan, por falta de aplicación, el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA solicitada por RED BULL GmbH no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido, la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico o descriptivo. Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y la marca previamente registrada por ALPHA SHOES S.A., se concluye que la FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA no es suficientemente distintiva para los productos de la Clase 25.

Segundo cargo: Los actos acusados violan el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, debido a que las marcas en conflicto corresponden a la categoría de marcas figurativas, respecto de cuya comparación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 14-IP-97 sostuvo: “La comparación para la categoría de marcas figurativas requiere un proceso de cognición más elaborado, ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. De esta suerte el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y demás realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la idea conceptual que la marca gráfica suscite. “La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige

a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado por una parte y el concepto que suscita, por la otra, la parte conceptual e ideológica suele prevalecer. Así a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. Podría traerse como ejemplo el de los recipientes con un cuello en la parte superior, cuyos trazos difieren porque uno es cilíndrico y el otro es cuadrado; a pesar de tener distintos trazos desde el punto de vista gráfico, el consumidor necesariamente llega a la conclusión de que se trata en ambos casos de la idea o concepto de ‘botella’; si además el examen de la comparación lleva a la conclusión de que tanto los trazos como los conceptos que suscita el gráfico son semejantes, la conclusión de confundibilidad e irregistrabilidad no ofrece lugar a dudas”. Comparando los signos registrados se concluye que uno y otro consisten en la figura de un animal grande, pesado y salvaje. Teniendo en cuenta la similitud gráfica de las marcas en conflicto, es claro que la idea que suscitarán en la mente del consumidor es exactamente la misma: un animal grande, pesado y salvaje en posición de avanzada. Tercer cargo.- La entidad demandada no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, lo cual conduce a que no salvaguardó los derechos que le asisten a la actora, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir las Resoluciones que concedieron a favor

de RED BULL GmbH la marca FIGURA DE UN ANIMAL SALVAJE EN POSICIÓN DE AVANZADA. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los documentos obrantes en el expediente 00-22562, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que los actos acusados se ajustan a derecho y a las disposiciones legales sobre marcas, habiendo la Superintendencia de Industria y Comercio garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas que amparan los mismos productos, se concluye que no existen semejanzas entre las mismas y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. 2.- RED BULL GmbH, titular de la marca cuyo registro se controvierte, sostiene que la marca figurativa consistente en el DISEÑO DE UN TORO EN ACTITUD DE PELEA es fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente por la vista; es susceptible de representación gráfica, ya que está compuesta por una figura que se representa materialmente; y es distintiva, dado que no se confunde con la marca previamente registrada de propiedad de la actora, pues son diferentes sus trazos, figuras y el animal que representan. Al comparar las marcas en conflicto se observa que no existe similitud visual entre ellas, pues la una está compuesta por la figura de un toro de lidia embistiendo, lo que transmite idea de fortaleza, defensa y agresividad, mientras que la marca opositora se constituye en la representación caricaturesca de un

rinoceronte caminando con zapatos, figuras que desde el punto de vista grafico despiertan en la mente del consumidor impresiones distintas. El elemento conceptual es un factor esencial para determinar el grado de semejanza entre las marcas figurativas. En el presente caso, aunque como ya se advirtió no se presentan similitudes en los trazos de ambas marcas, debe advertirse igualmente que no existe una similitud conceptual, ya que las marcas en conflicto suscitan en la mente del consumidor impresiones y conceptos diferentes, ya que de una parte la marca solicitada es la representación de un toro en actitud de pelea, mientras que la opositora es la figura de un rinoceronte o animal salvaje en posición de avanzada. Por último, tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 146 y 147 de la Decisión 3444 “Sólo establecen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 y que no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales”. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 19 de diciembre de 2001 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 30). Por auto visible a folio 158 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la actora y de la entidad demandada (fls. 169 y 172, respectivamente). Mediante proveído del 14 de agosto de 2004 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual dio respuesta a la referida solicitud mediante providencia de 15 de septiembre del 2004 (fl. 188). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO: Un signo para que sea registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. “SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo gráfico, es necesario conservar su unidad gráfica sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada una de ellas. “TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irresgistrabilidad. “CUARTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos n la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos”. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 344 cuya interpretación llevó a cabo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, preceptúan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a

error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;”. La marca figurativa de la actora consiste en “un rinoceronte o bestia cuadrúpeda en posición de avanzada”: Por su parte, la marca figurativa cuyo registro fue otorgado mediante los actos acusados, consiste en el diseño de “un toro en actitud de pelea”: Una y otra marca distinguen los productos de la Clase 25, esto es, vestidos, zapatos, sombrerería. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, a las cuales se refiere el Tribunal consultado: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que ‘debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes’. “2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. “3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que

existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Examinadas las marcas de acuerdo con las reglas anteriormente trascritas, la Sala considera que su coexistencia en el mercado no crea riesgo de confusión alguno, pues colocándose en el lugar de un consumidor desprevenido recuerda que la una consiste en un rinoceronte y la otra en un toro, es decir, que no identifica uno y otro signo, pues cada uno de ellos evoca una idea diferente, esto es, la especie animal a la que pertenecen. Se tiene, entonces, que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no violenta el interés del titular de la marca previamente registrada de propiedad de la actora, como tampoco el del público consumidor, por lo cual la Sala concluye que los actos acusados no violan lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344, ya que el público consumidor no adquirirá el producto identificado con la figura del toro pensando que está adquiriendo el que se distingue con un rinoceronte, lo que la doctrina ha denominado confusión directa, como tampoco pensará que los productos distinguidos con una u otra marca tienen el mismo origen empresarial, es decir, que tampoco se presenta la confusión indirecta, pues una y otra marca tienen la

suficiente fuerza distintiva para que el consumidor medio distinga los productos comercializados por ALPHA SOES S.A. de los comercializados por RED BULL GMBH. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 16 de junio del 2005.

RAFAEL. E . OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO