CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00311-01-2008

COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS - No genera derechos Siguiendo las reglas que la doctrina ha trazado y a las cuales se refiere el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Corporación procede a determinar si la coexistencia en el mercado del signo cuyo registro fue solicitado y negado mediante los actos acusados y la de la marca previamente registrada a favor de NIKE INTERNATIONAL LTD. induce o puede inducir al público en error, no sin antes responder al actor, frente al argumento de que uno y otro signo han coexistido pacíficamente en el mercado, que tal como lo precisó el Tribunal consultado “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. MARCAS FIGURATIVAS - Definición; elementos: trazado y concepto / COTEJO DE MARCAS FIGURATIVAS - Aspecto gráfico o de trazos y conceptual o ideológico / TRAZADO EN MARCA FIGURATIVA - Cotejo del aspecto gráfico o trazos / IDEA O CONCEPTO EN MARCA FIGURATIVAReglas de cotejo / ESTRELLA - Marca figurativa: trazo y concepto En la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso se definen las marcas figurativas como “…aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto” y se señala que, en consecuencia, en este tipo de marcas se distinguen dos elementos, a saber: 1. el trazado, esto es, los trazos del dibujo que forman el signo marcario y 2. el

concepto, es decir, la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos de las marcas figurativas, esto es, el trazo y el concepto, atendiendo los criterios que sobre el particular ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la comparación entre marcas figurativas, a saber: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en quien la observe. “Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. “Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia…”. Las reglas a las que se refiere la

anterior interpretación son las siguientes: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. COTEJO ENTRE MARCAS FIGURATIVAS - Predominio de aspecto gráfico en Niké; trazo similar en marca con figura de estrella / DICTAMEN PERICIAL MARCARIO - Desestimación / MARCA FIGURATIVA DE UNA ESTRELLAConfundibilidad con trazo de la marca Nike / NIKE - Marca con predominio del elemento gráfico Por su parte, las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. A juicio de la Sala, en la marca mixta NIKE acompañada de un “chulo” el elemento que sobresale es el gráfico, pues NIKE es una expresión de fantasía, si se tiene en cuenta que está escrita en idioma extranjero, razón por la cual el concepto que traduce no es de conocimiento del público medio consumidor y, por tanto, no evoca en él una idea concreta. Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos de las marcas figurativas, esto es, el trazo y el concepto. Comparando los elementos gráficos de una y otra marca la Sala

considera que uno y otro pueden equipararse a lo que en el lenguaje corriente se denomina como un “chulo”, pues si bien es cierto que el “chulo” en el símbolo negado se encuentra acompañado en su parte izquierda de dos triángulos pequeños, los mismos no alcanzan a desdibujar el mencionado “chulo” para convertirlo en una “estrella con una punta más larga”, como lo pretende hacer ver el actor. En consecuencia, la Sala se encuentra en desacuerdo con el dictamen pericial que fue rendido dentro del proceso a petición del actor, en el que el perito consideró que las figuras en comparación “no presentan prácticamente ningún grado de semejanza, hasta el punto de ser difícil de confundir hasta por seres iletrados, de tal manera que no es sorprendente que las dos figuras hayan permanecido en el mercado de calzado tenis sin encontrar dificultades para su cometido en forma totalmente pacífica…”, pues el hecho de que el titular de la marca NIKE mixta no se haya opuesto al registro del signo consistente en una ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, por sí sólo, no desvirtúa el riesgo de confusión. Además, esta Corporación observa que no debe pasarse por alto que el signo cuyo registro no fue concedido pretende amparar calzado (tennis), es decir, el producto “estrella” o “por excelencia” con el que los consumidores asocian la marca NIKE mixta. Concluye esta Corporación que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro como marca del signo consistente en la FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, en cuanto su

coexistencia con la marca mixta NIKE sin lugar a dudas crearía confundibilidad en el público consumidor, pues éste podría adquirir un producto identificado con el signo negado pensando en realidad adquirir un producto amparado bajo la marca fundamento de dicha negativa o viceversa (confusión directa), o bien podría adquirir un producto rotulado con la marca opositora creyendo que es producido por el actor o viceversa (confusión indirecta).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00311-01

Actor: JESUS ROBINSON ALVAREZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por JESÚS ROBINSON ÁLVAREZ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 28818 de 31 de octubre de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió negar el

registro de la marca consistente en la FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, solicitada por el actor para distinguir tenis, producto comprendido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 6902 de 28 de febrero de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 15702 de 11 de mayo de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 28818 de 31 de octubre de 2000, confirmándola. 1.1.4. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder al actor el registro de la marca FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, para distinguir tenis, producto comprendido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 1.2. Los hechos de la demanda El 3 de marzo de 1999 el actor solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA para distinguir tenis, producto

comprendido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se hubiera presentado oposición alguna. La División de Signos Distintivos negó el registro de la marca por considerarla semejante a la marca NIKE (mixta) previamente registrada, decisión contra la cual el actor interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, confirmándola. La Resolución que agotó la vía gubernativa fue notificada a la apoderada del actor el 15 de junio de 2001, luego la acción no ha caducado para la fecha de presentación de la demanda (12 de octubre de 2001). 1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81, 82, literal d), y 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y estructuró para el efecto las siguientes censuras: PRIMER CARGO.- Los actos acusados violaron el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto el signo consistente en una FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA es perceptible por el sentido de la audición, en cuanto el público consumidor necesariamente tendrá que referirse a ella como una estrella, al igual que es perceptible por el sentido de la visión y puede diferenciarse de cualquier otro signo, es decir, que es distintivo. SEGUNDO CARGO.- Los actos acusados violaron, por aplicación indebida,

el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca en la que fundamentó su oposición está compuesta por la expresión NIKE y por una línea en forma de “chulo”, y no únicamente por dicho “chulo”. En consecuencia, la marca de la actora, que corresponde a la figura de una estrella característica, no es ideológicamente comparable con la marca NIKE (mixta), en cuanto no evocan ni la misma idea ni una similar. Agrega que ortográfica y fonéticamente tampoco son confundibles las marcas en conflicto, dado que la que fue negada mediante los actos acusados es gráfica, pero aceptando que el público tiene que referirse a ella como la que consiste en la FIGURA DE UNA ESTRELLA, también es evidente que no hay tal tipo de confusión con la marca NIKE. Pone de presente que las marcas en conflicto han coexistido durante 16 años y que el titular de la marca NIKE nada dijo cuando se publicó su solicitud en la gaceta de la Propiedad Industrial, lo que a su juicio es indicativo de que no existe confundibilidad entre una y otra. Después de referirse a las reglas que según la doctrina deben tenerse en cuenta al realizar el cotejo marcario, concluye que al signo cuyo registro fue negado se le aplicó indebidamente el artículo 83, literal d), de la Decisión 344. 1.4. La contestación de la demanda La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados sostuvo que los actos acusados no incurrieron en violación de norma alguna contenida en la Decisión 344

del Acuerdo de Cartagena, pues para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser suficientemente distintivo, ser susceptible de representación gráfica y perceptible, requisito primero que no cumple el signo gráfico solicitado por el actor, pues es confundible con la marca mixta NIKE, máxime cuando pretende distinguir también calzado (tenis). Por su parte, NIKE INTERNATIONAL LTDA., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca NIKE (mixta) con base en la cual la Superintendencia negó a la actora el registro del signo solicitado por la actora, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. 2.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s. 3.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO.- Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada, sin perjuicio de que el juez nacional

o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma, es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora. “No son registrables como marca los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “La autoridad nacional, en todo caso, habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. “SEGUNDO.- En la comparación entre un signo mixto y otro figurativo, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el primero generalmente es el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación el elemento gráfico pueda ser el elemento decisivo. “Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, en principio, no habría riesgo de confundibilidad con el signo figurativo.

“En caso de que el elemento predominante en el signo mixto sea el gráfico, el examen de confundibilidad deberá hacerse atendiendo los aspectos gráfico y conceptual, siendo que, por lo general, este último es el que prevalece. “TERCERO.- Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo”. 4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El contenido de las normas de la Decisión 344 que el actor considera violadas, es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Sea lo primero precisar que respecto del artículo 82, literal d), de la

Decisión 344 que el actor citó como violado en la demanda la Sala no hará pronunciamiento alguno, pues aquél omitió su deber de expresar el respectivo concepto de violación, carga procesal que le impone el artículo 137, numeral 4, del C.C.A. Obra en los antecedentes administrativos1 la solicitud presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el apoderado del actor en procura del registro del signo consistente en “UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA”, a efectos de distinguir “CALZADO (TENNIS) CLASE 25”. De igual manera, obra en el expediente2 la Resolución 42312 de 18 de octubre de 1994, mediante la cual la entidad demandada concedió a NIKE INTERNATIONAL LTD. el registro de la marca mixta NIKE, por el término de 10 años, para distinguir todos los productos de la Clase 25, registro que según lo afirma la misma demandada se encuentra vigente hasta el 18 de octubre de 2008. La Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza comprende los siguientes productos: vestidos, calzado, sombrerería. Los signos a comparar son los siguientes: Siguiendo las reglas que la doctrina ha trazado y a las cuales se refiere el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Corporación procede a determinar si la coexistencia en el mercado del signo cuyo registro fue solicitado y negado mediante los actos acusados y la de la marca previamente registrada a favor de NIKE INTERNATIONAL LTD. induce o puede inducir al público en error, no sin antes responder al actor, frente al argumento de que uno y otro signo han coexistido pacíficamente en el mercado, que tal como lo precisó el Tribunal

consultado “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. 1 Folio 51. 2 Folio 111. En la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso se definen las marcas figurativas como “…aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto” y se señala que, en consecuencia, en este tipo de marcas se distinguen dos elementos, a saber: 1. el trazado, esto es, los trazos del dibujo que forman el signo marcario y 2. el concepto, es decir, la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. Por su parte, las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. Como quiera que la marca con fundamento en la cual la Superintendencia negó al actor el signo solicitado es mixta, debe establecer la Sala cuál de los dos elementos es el dominante. A juicio de la Sala, en la marca mixta NIKE acompañada de un “chulo” el elemento que sobresale es el gráfico, pues NIKE es una expresión de fantasía, si se tiene en cuenta que está escrita en idioma extranjero, razón por la cual el concepto que traduce no es de conocimiento del público medio consumidor y, por tanto, no evoca en él una idea concreta. Así las cosas, la Sala procede a realizar el estudio de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos de las marcas figurativas, esto es, el trazo y

el concepto, atendiendo los criterios que sobre el particular ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la comparación entre marcas figurativas, a saber: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en quien la observe. “Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. “Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia…”. Las reglas a las que se refiere la anterior interpretación son las siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Comparando los elementos gráficos de una y otra marca la Sala considera que uno y otro pueden equipararse a lo que en el lenguaje corriente se denomina como un “chulo”, pues si bien es cierto que el “chulo” en el símbolo negado se encuentra acompañado en su parte izquierda de dos triángulos pequeños, los mismos no alcanzan a desdibujar el mencionado “chulo” para convertirlo en una “estrella con una punta más larga”, como lo pretende hacer ver el actor. En consecuencia, la Sala se encuentra en desacuerdo con el dictamen pericial que fue rendido dentro del proceso a petición del actor, en el que el perito consideró que las figuras en comparación “no presentan prácticamente ningún grado de semejanza, hasta el punto de ser difícil de confundir hasta por seres iletrados, de tal manera que no es sorprendente que las dos figuras hayan permanecido en el mercado de calzado tenis sin encontrar dificultades para su cometido en forma totalmente pacífica…3”, pues el hecho de que el titular de la marca NIKE mixta no se haya opuesto al registro del signo consistente en una ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, por sí sólo, no desvirtúa el riesgo de confusión. Además, esta Corporación observa que no debe pasarse por alto que el signo cuyo registro no fue concedido pretende amparar calzado (tennis), es decir, 3 Folio 127.

el producto “estrella” o “por excelencia” con el que los consumidores asocian la marca NIKE mixta. Concluye esta Corporación que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro como marca del signo consistente en la FIGURA DE UNA ESTRELLA CON UNA PUNTA MÁS LARGA, en cuanto su coexistencia con la marca mixta NIKE sin lugar a dudas crearía confundibilidad en el público consumidor, pues éste podría adquirir un producto identificado con el signo negado pensando en realidad adquirir un producto amparado bajo la marca fundamento de dicha negativa o viceversa (confusión directa), o bien podría adquirir un producto rotulado con la marca opositora creyendo que es producido por el actor o viceversa (confusión indirecta). En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión 27 de marzo de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN