CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00318-01-2008

COTEJO ENTRE MARCA FIGURATIVA Y MARCA MIXTA - Reglas / MARCAS FIGURATIVAS - Reglas de cotejo con marcas mixtas Para efectuar el análisis entre una marca figurativa y una marca mixta el Tribunal ha sentado unas reglas que reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, así: «[…] al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23 –IP2004, ya citado).» SIGNO MIXTO - Cuando prevalece el elemento denominativo el gráfico es accesorio / TORRES DE PETROLEO - En marca mixta en que prevalece el

elemento denominativo, la figura de las torres es accesoria y no da derecho a su uso exclusivo / MARCA REGISTRADA MIXTA - Confiere a su titular derecho al uso exclusivo sobre la combinación resultante del aspecto denominativo con el gráfico, pero no sobre ninguno de ellos individualmente considerados / ESCISION DEL SIGNO MARCARIO - El derecho al uso exclusivo al conceder el registro no es sobre los elementos individualmente considerados sino al conjunto / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA - Prohibición de escisión para obtener amparo individualizado de los elementos que lo conforman Debe la Sala recordar que en sentencia de 22 de octubre de 2004 se analizó la registrabilidad del signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» y se concluyó que en ésta prevalece el aspecto denominativo, de donde se desprende, necesariamente que, para el caso que ocupa la atención de la Sala, las torres de petróleo ubicadas a los costados de la expresión PETROLERO son accesorias a la marca y no una característica necesaria para identificar la marca y diferenciarla de otras semejantes. No es cierto que el registro de la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la gráfica consistente en una torre de petróleo, pues ésta es, como se dijo, un accesorio a la parte denominativa de la marca, luego no puede alegarse un uso exclusivo cuando del registro de la marca no se desprende esa consecuencia. La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo sobre la combinación resultante del aspecto denominativo BODY GEAR PETROLERO con el gráfico consistente en cuatro (4) torres de petróleo ubicadas en los costados,

ello en sí mismo constituye la marca. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante. Por lo tanto, la Sala estima que la oposición presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL con fundamento en su marca « BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» es infundada. MARCA FIGURATIVA - Concepto; elementos: trazado y concepto / COTEJO ENTRE MARCAS FIGURATIVAS - Reglas: aspectos gráfico y conceptual o ideológico Según lo dispuso el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el análisis de marcas figurativas debe hacerse siguiendo los siguientes criterios: «Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos marcas figurativas debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en

el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).» MARCA FIGURATIVA - Torre de petróleo dentro de un círculo: no es genérica o descriptiva al no guardar ninguna relación con los productos / CANALES

DE COMERCIALIZACION - Inexistencia de conexión competitiva entre la marca figurativa Torre dentro de un círculo y la marca mixta BODY GEAR PETROLERO previamente registrada De acuerdo con esta interpretación, claramente se advierte que se trata de una figura que representa una torre de petróleo ubicada en el centro de un círculo en negrilla, lo que le otorga un carácter especial, pues a la torre de petróleo se le agrega un elemento diferenciador, cual es el de enmarcarlo dentro de un círculo resaltado. Para la Sala es evidente que «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional no guarda ninguna relación con éstos ni tampoco puede considerarse genérica o descriptiva de estos productos pues no sirve para designarlos, ni tampoco describe su naturaleza, composición, propiedades o características. Ahora, un aspecto que merece destacarse es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues salta a la vista que las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» comprendidas en la Clase 3ª nada tienen que ver con los «vestidos, calzados, sombrerería» comprendidos en la Clase 25 Internacional, lo que indica que entre los productos no existe conexión competitiva que pudiera, eventualmente, generar la confusión entre un producto u otro. NOTORIEDAD DE LA MARCA - Hecho que debe ser probado por quien lo

alega / MARCA NOTORIA - Requisitos para su reconocimiento: despliegue publicitario, uso intensivo y aceptación / MARCA FIGURATIVA DE UNA TORRE - Registrabilidad frente a la marca mixta BODY GEAR PETROLERO Respecto de la necesidad de probar la notoriedad de una marca, dijo el Tribunal en la Interpretación Prejudicial: «El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” » Fuerza es, entonces, concluir que la SIC no debió negarle a MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional pues este cumple con todos los requisitos que exige la

normativa andina para ser registrado como marca. Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00318-01

Actor: MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que declaró fundada la observación presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL y negó a MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza1 en su 7ª versión.

I. LA DEMANDA MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, domiciliado en Bogotá, presentó por medio

de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 24411 de 2000 (29 de septiembre) por la cual el Jefe de la

División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la observación presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL y negó a MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. b) La Resolución 00370 de 2001 (26 de enero) por la cual el mismo funcionario mantuvo la decisión al decidir el recurso de reposición. c) La Resolución 15514 de 2001 (30 de abril) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó en todas sus partes la decisión inicial, desestimando el recurso de apelación. 1 Estos consistían en «Perfumería en general, cosméticos en general, toda clase de shampoos, abrasivos, toda clase de aceites esenciales, productos para afilar, agua de colonia, javel lavanda, tocador y perfumados, alcalivolatil, alcohol jabonoso, algodón para uso cosmético, preparaciones para alisar, limpiar, pulir, desengrasar y raspar, dentífricos, leche de almendras para uso cosmético, apresto de almidón, almidón para dar brillo, alumbre, productos para el amolado, añil para azulear la ropa, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, jabones, antisolares o protector solar, antioxidantes, astringentes para uso cosmético, lociones para el cabello, esencias que no pertenezcan a otras clases». Hoy en día estos son:

«Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos». 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro de la marca y expedir el certificado correspondiente. 1.2. Hechos El 1° de marzo de 2000, MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ presentó a la SIC solicitud de registro como marca del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 491 de 24 de abril de 2000, VICTOR HUMBERTO ANGEL presentó oposición con fundamento en su marca mixta «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA», registrada para distinguir todos los productos de la Clase 25ª, según certificado N° 222885. Por Resolución 24411 de 2000 (29 de septiembre) el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la observación presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL y negó a MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por

considerarla confundiblemente semejante con la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» registrada a favor de VICTOR HUMBERTO ANGEL, según certificado N° 222885, vigente hasta el 4 de noviembre de 2009. MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ presentó los recursos de reposición y de apelación. Por Resolución 00370 de 2001 (26 de enero) el mismo funcionario desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión. Por Resolución 15514 de 2001 (30 de abril), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación. La División de Signos Distintivos de la SIC, al decidir la solicitud de registro de la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO», examinó la observación presentada por ALBEIRO RESTREPO SALAZAR con fundamento en su marca mixta «PETROLEUM» y concluyó que estas no presentan similitudes que las hicieran confundibles, permitiendo así su coexistencia en el mercado. En esa ocasión la SIC sostuvo que «en la marca solicitada a registro predominan las expresiones BODY y GEAR; si bien los términos PETROLEO y PETROLEUM (petróleo), pueden tener alguna relación conceptual, no tienen el mismo significado y así lo capta el consumidor. Adicionalmente los elementos gráficos de cada una de las marcas difiere totalmente, ofreciéndole a cada una de ellas la

distintividad requerida para que puedan coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ella identificados». Se trata en esta ocasión de un caso idéntico, luego la Administración no puede cambiar su concepto para modificar su criterio acerca de lo que prevalece realmente dentro de la expresión registrada, cuando ya había señalado que es su parte denominativa. Utilizando estos mismos argumentos se debe, necesariamente, concluir que la figura solicitada a registro puede coexistir con la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA», pues las circunstancias son exactamente las mismas. Aplicando todos los criterios de cotejo marcario a la comparación de los signos en conflicto, se observa que la marca observante es mixta, y el elemento predominante es la expresión BODY GEAR, lo que implica que, frente a «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» no genera riesgo de confusión para el público consumidor.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y VICTOR HUMBERTO ANGEL en calidad de tercero interesado como titular de la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA». 2.1. La SIC contestó que, efectuado el examen sucesivo entre el signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» para distinguir los productos de la Clase 3ª, y la marca «BODY GEAR PETROLERO» (mixta) para distinguir productos de la Clase 25, se

concluye que éstas son semejantes entre sí en los aspectos gráfico, fonético y conceptual, ya que el signo solicitado semeja una torre de petróleo similar a la torre presente en el diseño de la marca registrada y, en consecuencia, de coexistir en el mercado llevaría a error al público consumidor. Aunque las marcas no amparen los mismos productos, debe tenerse en cuenta la similitud y conexidad entre ellos, ya que los perfumes y la ropa generalmente comparten los mismos canales de comercialización, publicidad y distribución y, además, son productos complementarios, conexos y afines, lo que conllevaría confusión sobre el origen de los productos. 2.2. VICTOR HUMBERTO ANGEL contestó que entre el signo solicitado a registro y la marca «BODY GEAR PETROLERO» (mixta), existe similitud más que suficiente para inferir que su coexistencia en el mercado causaría riesgo de confusión directa e indirecta para el consumidor. El signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA», junto con su parte figurativa es utilizado actualmente como nombre y enseña comercial, cuyo reconocimiento y prestigio fue conseguido con un largo trabajo publicitario.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó la Interpretación Prejudicial 114-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Según se lee en la Resolución 24411 de 2000 (29 de septiembre) el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la observación presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL y negó a MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza por considerar que entre la marca solicitada y la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» registrada para distinguir todos los productos de la Clase 25 existían semejanzas capaces de inducir al público a error y, por tanto, no podían coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor. Los productos comprendidos en la Clase 3ª son: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos». La marca mixta «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» se registró para distinguir los siguientes productos de la Clase 25 Internacional: «Vestidos, calzados, sombrerería». La parte actora argumenta que al negar el registro del signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» la SIC violó los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina por ser éste registrable para productos de la Clase 3ª Internacional y por considerar que en el análisis comparativo no tuvo en cuenta que ya se había accedido al registro de marcas que tuvieran una figura similar. El problema fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» es apto para registro marcario para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, pese a estar registrada la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» para productos de la Clase 25 Internacional. En otras palabras, si el signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación». Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los

siguientes términos: «En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.» Los actos acusados negaron la solicitud del registro de la marca figurativa consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» cuya representación gráfica es como sigue: La marca «BODY GEAR PETROLERO» (mixta) previamente registrada en la Clase 25 es la siguiente: Para efectuar el análisis entre una marca figurativa y una marca mixta el Tribunal ha sentado unas reglas que reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, así: «[…] al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23 –IP-2004, ya citado).» Debe la Sala recordar que en sentencia de 22 de octubre de 2004 2 se analizó la

registrabilidad del signo «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» y se concluyó 2 Así se estableció en la sentencia proferida dentro del Expediente: 2000-6123, Actor: Albeiro Restrepo Salazar, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont P. que en ésta prevalece el aspecto denominativo, de donde se desprende, necesariamente que, para el caso que ocupa la atención de la Sala, las torres de petróleo ubicadas a los costados de la expresión PETROLERO son accesorias a la marca y no una característica necesaria para identificar la marca y diferenciarla de otras semejantes 3. No es cierto que el registro de la marca «BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre la gráfica consistente en una torre de petróleo, pues ésta es, como se dijo, un accesorio a la parte denominativa de la marca, luego no puede alegarse un uso exclusivo cuando del registro de la marca no se desprende esa consecuencia. La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo sobre la combinación resultante del aspecto denominativo BODY GEAR PETROLERO con el gráfico consistente en cuatro (4) torres de petróleo ubicadas en los costados, ello en sí mismo constituye la marca. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el

registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante. 3 Dijo en esa ocasión: «Las marcas enfrentadas son BODY GEAR PETROLERO (mixta) y PETROLEUM (mixta), cuya comparación se tratarán ambas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico de la primera no tiene relevancia representativa en el conjunto de la misma, de suerte que la parte denominativa es la destacada, por ser el que tiene posibilidad de identificar el producto respectivo. Ambas distinguen productos de la clase 25, que comprenden vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual, el auditivo o fonético y el conceptual, pues éste tiene incidencia por la connotación española de petróleo. […] En este caso los signos BODY GEAR PETROLERO (mixta) y PETROLEUM, tienen en común las silabas PE TRO LE, de las que no es decir que están ubicadas en el mismo orden por cuanto en la primera están precedidas de dos vocablos, mientras que en la segunda no tienen precedencia alguna, de allí vistas en el contexto de cada signo resultan ubicadas en posiciones distintas, como que la marca solicitada serían las sílabas cuarta, quinta y sexta, respectivamente, mientras que la marca registrada vienen a ser la primera, segunda y tercera, según se aprecia a continuación:

BODY GEAR PE TRO LE RO

PE TRO LE UM […] Como quiera que las palabras de ambas marcas son de idioma extranjero y la marca solicitada está conformada por varias palabras, de donde tendría varias sílabas tónicas, mientras que la registrada tiene una

sola palabra, no es posible establecer este punto de comparación, pues ni se tiene una sola sílaba tónica ni una regla que permita determinarla, y su acentuación depende de cada persona que pronuncie cada signo, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. En consecuencia, no se cumple esta regla. […] De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la inexistencia de una sílaba tónica y de la divergencia de la misma en la palabra que guarda semejanza en su escritura.» Por lo tanto, la Sala estima que la oposición presentada por VICTOR HUMBERTO ANGEL con fundamento en su marca « BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA» es infundada. Visto lo anterior, se procederá a efectuar el análisis del signo denegado. El signo figurativo consistente en «LA FIGURA DE UNA TORRE CARACTERÍSTICA DENTRO DE UN CÍRCULO» se presenta así: Según lo dispuso el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el análisis de marcas figurativas debe hacerse siguiendo los siguientes criterios: «Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de

quien la observa. El cotejo de dos marcas figurativas debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el anális