CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00324-01-2006

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia gráfica y ortográfica entre los signos ADVIL y ADVINSIL / MARCA REPRODUCIDA - Lo es el signo ADVINISIL respecto a ADVIL Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde a la Sala efectuar, se presentan así: ADVIL (Marca registrada) - ADVINSIL (Marca solicitada). Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, ya que presentan identidad en la sílaba inicial y en la terminación de la sílaba final (AD VI ns IL / AD V IL). Adicionalmente el signo solicitado (A-D-V-I-N-S-I-L) reproduce las cinco letras de la marca prioritaria (A-DV-I-L) y su orden de disposición. Desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad de los sonidos vocálicos (A –I) de la sílaba inicial (ADVI) y de la terminación de la sílaba final (IL). Las letras NSI intermedias no despejan el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso para la comparación global o unitaria de marcas, se advierte que las palabras ADVIL / ADVINSIL / ADVIL / ADVINSIL / ADVIL / ADVINSIL apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor puede asociarlas desprevenidamente con un origen

común, pues va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias. El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que no acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la oposición de la actora, pues según lo evidencia el análisis precedente, el signo «ADVINSIL» (denominativo) reproduce la marca «ADVIL» previamente registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION para distinguir los mismos productos comprendidos en la misma Clase 5ª. Internacional, y es susceptible de inducir al público en error, tanto en relación con los productos como respecto de su origen empresarial, de modo que está afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá, dos (2) de noviembre de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00324-01

Actor: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su observación a la solicitud presentada por CÁRDENAS IMPORTACIONES LTDA. para el registro del signo denominativo «ADVINSIL», negada por la Superintendencia para distinguir «caucho para uso dental,

cementos dentales, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para los moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos», productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional1.

I. LA DEMANDA AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nula la Resolución 21598 de 2000 (31 de agosto) mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por RHONE POULENC RORER S.A., infundada la de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y negó a CÁRDENAS IMPORTACIONES LTDA el registro del signo nominativo «ADVINSIL». 1.1.2. Que se declare nula la Resolución 08787 de 2001 (27 de marzo) con la cual el mismo funcionario decidiendo el recurso de apelación, revocó la Resolución 30795 de 2000 (28 de noviembre) 2 y confirmó la Resolución 21598 de 2000. 1 Estos son: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales

dañinos; funguicidas, herbicidas » 2 Mediante la resolución 30795 se decidió el recurso de reposición, declarando fundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y negando el registro del signo «ADVINSIL» como marca 1.1.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION contra el registro del signo «ADVINSIL» como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. 1.2. Hechos El 14 de febrero de 2000, CÁRDENAS IMPORTACIONES LTDA. presentó solicitud de registro del signo denominativo «ADVINSIL» como marca para distinguir «caucho para uso dental, cementos dentales, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para los moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos», comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 de 27 de marzo de 2000. AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, titular del Certificado de registro No. 133650 de la marca «ADVIL» vigente hasta el 28 de mayo de 2006 en Colombia, presentó oposición por considerar que el signo solicitado es confundiblemente semejante con esta, pues la reproduce íntegramente. RHONE POULENC RORER S.A. fundamentó su oposición en las semejanzas que

el signo «ADVINSIL» presenta con su marca «ADVEXIN», previamente registrada en Colombia según Certificado 217534 vigente hasta el 31 de marzo de 2009. Por Resolución 21598 de 2000 (31 de agosto) el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, fundada la de RHONE POULENC RORER S.A., y negó a CÁRDENAS IMPORTACIONES LTDA. el registro del signo «ADVINSIL» como marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION interpuso los recursos de reposición y apelación para que se declarara fundada su oposición y se confirmara la denegación del registro del signo «ADVINSIL». CÁRDENAS IMPORTACIONES LTDA. interpuso también recurso de reposición contra la Resolución 21598 de 2000 para que, en su lugar, se concediera el registro del signo «ADVINSIL». Por Resolución 30795 de 2000 (28 de noviembre), al decidir el recurso de reposición, el mismo funcionario repuso parcialmente su Resolución 21598 de 2000 y declaró fundada la oposición presentada por AMERICAN HOME

PRODUCTS CORPORATION.

Mediante Resolución 08787 de 2001 (27 de marzo) el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución 21598 de 2000 en todas sus partes, quedando así agotada la vía gubernativa. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 102 de la Decisión 344 en cuando desconoció el derecho que tiene AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION a oponerse al registro de una marca confundible con su marca «ADVIL» previamente registrada. También violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que le impone el deber de abstenerse de registrar marcas que infrinjan los derechos de terceros. Al apreciar en su conjunto los signos en disputa se hace manifiesta la existencia de riesgo de confusión, pues la sílaba inicial y la terminación de la sílaba final son idénticas (AD VI ns IL / AD V IL). Adicionalmente el signo solicitado (A-D-V-I-N-SI-L) reproduce las cinco letras de la marca prioritaria (A-D-V-I-L) y su orden de disposición. Los sonidos vocálicos son idénticos (A-I) y se pronuncian en el mismo orden. A lo anterior se suma que ambas amparan productos farmacéuticos y que estos se ofrecen a través de los mismos canales de distribución. En orden a la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 resulta irrelevante que el registro del signo solicitado haya sido negado, en tanto la negativa no tenga por fundamento el registro previo de la marca «ADVIL», ya que esta es la fuente del interés legítimo de su titular para que se declare fundada su oposición, dadas las evidentes similitudes del signo «ADVINSIL» con la marca previamente registrada. La marca «ADVIL» ha sido intensamente usada en Colombia, de suerte que su eventual coexistencia con «ADVINSIL» podría generar, además de confusión

directa, un alto riesgo de asociación en la medida en que un consumidor medio podría pensar que los productos identificados con estas marcas tienen un mismo origen empresarial o provienen de empresas con fuertes vínculos jurídicos. En tal evento, se ocasionaría un perjuicio ilícito a la actora, propiciando el indebido aprovechamiento de la reputación de que goza «ADVIL» en el mercado.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los actos acusados se ajustaron al trámite administrativo previsto en materia marcaria, y que se garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa.

Niega que se hayan violado los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 pues el examen comparativo del signo solicitado «ADVINSIL» frente a «ADVIL» para distinguir los productos de la Clase 5ª, muestra que son semejantes entre sí. El signo «ADVINSIL» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5 no es registrable, según lo dispuesto en la Decisión 344, como lo sostuvo válida y acertadamente en los actos administrativos acusados. 2.2. CÁRDENAS IMPORTACIONES S.A. fue notificada personalmente de la demanda el 26 de febrero de 20023, en calidad de tercera interesada, no la contestó. III ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los mismos argumentos expuestos en la demanda y en la contestación.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 3 Fl. 186

A solicitud de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la

Interpretación Prejudicial respecto de las normas comunitarias oportunas. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES Mediante el acto acusado, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y negó el registro de la marca «ADVINSIL» para distinguir productos de la Clase 5ª, aunque con fundamento en la oposición presentada por RHONE POULENC RORER S.A como titular del Certificado 217534 de la marca «ADVEXIN», vigente hasta el 31 de marzo de

2009. Según se lee en la Resolución 21598 de 2000 (31 de agosto), el Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro del signo «ADVINSIL» considerándolo afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por encontrar que presenta semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas con la marca «ADVEXIN» de la observante RHONE POULENC RORER S.A, tales que hacen imposible su pacífica coexistencia, atendida la circunstancia de que una y otra distinguen productos farmacéuticos que por sus implicaciones en la salud de los consumidores, obligan a un examen de registrabilidad más exigente y riguroso. Añadió el Jefe de la División que «por el contrario, entre el signo solicitado «ADVINSIL» y la marca «ADVIL» de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no existe posibilidad de confusión, pues cada una de las marcas cuenta entre sí, con elementos diferenciadores.» Los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional para los cuales se

solicitó el registro del signo nominativo «ADVINSIL», son: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas». La actora sostiene que al negar el registro de la marca «ADVINSIL» omitiendo reconocer el derecho que AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION tiene sobre la marca «ADVIL» en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena pues no aplicó las reglas de comparación de marcas nominativas, conforme a las cuales se deben analizar en su conjunto. La entidad demandada no tuvo en cuenta que entre el signo solicitado para registro (ADVINSIL) y la marca previamente registrada (ADVIL) existen semejanzas suficientes para que se hubiese declarado fundada la oposición de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION y se negara la solicitud. Visto el concepto de la violación, debe la Sala valorar si, a la luz de los artículos 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procedía declarar fundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION en aras de hacer efectiva la protección del derecho que le fué conferido por el registro de la marca «ADVIL» en la misma Clase 5ª Internacional, según Certificado No. 133650 vigente hasta el 28 de mayo de 2006. Las normas comunitarias invocadas preceptúan:

«DECISIÓN 344

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueden inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir a error. Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. [...] » Las marcas en conflicto son denominativas. En el cotejo visual que corresponde a la Sala efectuar, se presentan así: ADVIL (Marca registrada) ADVINSIL (Marca solicitada) Para determinar si las semejanzas entre las marcas en conflicto pueden inducir al público consumidor a error, la Sala acudirá a las reglas que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en la Interpretación Prejudicial No. 71-IP2004 emitida en este proceso: «1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros

técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcarlo.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos ". Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos "(...) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes" (Proceso No 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre del 2002. Marca: ÁGUILA DORADA).... » Es importante resaltar que el Tribunal aludió a las características propias de una situación de semejanza, precisando lo siguiente: «Este Tribunal ha declarado sobre el particular que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a

las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el

orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.» Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son confundiblemente semejantes, ya que presentan identidad en la sílaba inicial y en la terminación de la sílaba final (AD VI ns IL / AD V IL). Adicionalmente el signo solicitado (A-D-V-IN-S-I-L) reproduce las cinco letras de la marca prioritaria (A-D-V-I-L) y su orden de disposición. Desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad de los sonidos vocálicos (A –I) de la sílaba inicial (ADVI) y de la terminación de la sílaba

final (IL). Las letras NSI intermedias no despejan el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso4 para la comparación global o unitaria de marcas, se advierte que las palabras ADVIL / ADVINSIL / ADVIL / ADVINSIL / ADVIL / ADVINSIL apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor puede asociarlas desprevenidamente con un origen común, pues va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias. Como bien lo puso de presente la actora, en tratándose de marcas farmacéuticas el Tribunal Andino5 ha sentado unos criterios de comparación más rigurosos, atendida la necesidad de proteger al consumidor frente al riesgo de confusión, que, de ocurrir entre productos farmacéuticos podría afectar la salud. Al respecto, ha advertido el Tribunal6: «En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que

prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales. Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.» El Tribunal ha puesto de presente: «El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha 4 Interpretación Prejudicial 71-IP-2004 5 Proceso 13-IP-97 6 Proceso 48-IP-2000 ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación. ... al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto7». El análisis anterior lleva a la Sala a concluir que no acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la oposición de la actora, pues según lo evidencia el análisis precedente, el signo «ADVINSIL» (denominativo) reproduce la marca «ADVIL»8 previamente registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION para distinguir los mismos productos comprendidos en la misma Clase 5ª. Internacional, y es susceptible de inducir al público en

error, tanto en relación con los productos como respecto de su origen empresarial, de modo que está afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La Sala considera que en los términos del artículo 93 de la Decisión 3449, la entidad demandada debió reconocer que como titular del registro de la marca «ADVIL» para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION tenía legítimo interés en oponerse a la solicitud de registro del signo «ADVINSIL» dadas las semejanzas que presenta con su marca previamente registrada, las que, ya se dijo, son más ostensibles que las que presenta con la marca «ADVEXIN» cuya oposición prosperó. 7 Proceso No. 12-IP-2004 8 Consta en el Vademécum Diccionario de Especialidades Farmacéuticas ? que «ADVIL» es una tableta compuesta por: «Ibuprofeno 200 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea. Indicaciones Terapéuticas: Analgésico-Antipirético: Alivia el dolor de cabeza, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y baja la fiebre. Acción Terapéutica: Analgésico. Antipirético.» Estos datos coinciden con los que documenta el Vademécum Med-Informática, edición 2006 en la página web http://www.medicentro.com.co/VADEMECUM.htm, cuya última actualización se realizó el 16 de abril de 2006?. 9 «Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que

tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.» El Tribunal Andino sostuvo en la Interpretación Prejudicial 71-IP-2004 dictada en este proceso: « El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).»

El derecho a presentar observaciones, siendo estos fundadas, se hace efectivo reconociendo su eficacia para impedir el registro solicitado. Fuerza es, entonces concluir que no acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al declarar infundada la oposición formulada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION con fundamento en su marca «ADVIL» previamente registrada para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional. Según quedó expuesto, como titular del registro de la marca «ADVIL», AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION tenía legítimo interés en oponerse a la solicitud de registro del signo «ADVINSIL» que reproduce su marca previamente registrada. Se impone, pues, anular parcialmente las resoluciones demandadas y, en su lugar, declarar fundada la oposición presentada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, como titular del Certificado de registro de la marca «ADVIL» en Clase 5ª Internacional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 08787 de 2001 (27 de marzo) del Superintendente de Industria y Comercio y de la Resolución 21598 de 2000 (31 de agosto) dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de esa Superintendencia, únicamente en cuanto declararon infundada la oposición interpuesta por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION a la solicitud de registro del signo «ADVINSIL» para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. En lo demás, estas resoluciones mantienen su vigencia.

SEGUNDO.- ORDÉNASE publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 2 de noviembre de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN Ausente con permiso