CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00351-01-2008

CONEXION COMPETITIVA - Cuando la marca ampara la totalidad de los productos no hay lugar a su análisis por impedir el registro de marca semejante o idéntica / AMPARO DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS DE UNA CLASE - Inocuidad del análisis de conexión competitiva Resalta la Sala que en el acto administrativo que declaró agotada la vía gubernativa se afirma que la marca TWIN únicamente distingue desodorantes. Empero, a folio 45 del expediente obra copia de la Resolución núm. 23107 de 31 de mayo de 1994, que da cuenta de que el registro otorgado lo fue para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª, sin limitarlos a los desodorantes, como sí se hizo en la Resolución que otorgó inicialmente el registro con vigencia desde el 9 de abril de 1991 al 8 de diciembre de 1986 (folio 187). Es decir, que la actora puede hacer uso de su marca para todos los productos de la clase 5ª. Este aspecto es de suma importancia, habida cuenta de que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al estudiar lo concerniente a la “CONEXIÓN COMPETITIVA”, se hizo énfasis en que si se demuestra que la marca observante ampara la totalidad de los productos de la clase 5ª “No cabría en tal caso analizar el tema de la conexión competitiva de los productos amparados por las marcas en conflicto dado que la registrada a nombre de la demandante, al ser comprensiva de todos los relacionados en dicha Clase, impediría el registro de una marca semejante o idéntica para cualquiera de los productos de la misma clase“ (folio 241).

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos TWIN y TWINVAX tanto ortográfica como fonéticamente / MARCAS FARMACEUTICASConsumidor no especializado Aplicando al caso en estudio las reglas antes mencionadas la Sala advierte que entre las marcas “TWIN”, cuyo titular es la actora, y “TWINVAX”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error. En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “TWIN” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “TWINVAX” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión TWIN y es ésta la que le da mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor. Así se colige al pronunciar en forma sucesiva las referidas expresiones: TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN. Además, dice la Interpretación, que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y por lo tanto es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos, pues de poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto (folios 242 y 243). Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Expediente 6788, Consejero ponente doctor Gabriel Mendoza Martelo), en el que

se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca TWIS (CARACOL), para amparar productos de la clase 5ª, porque previamente existía la marca TWIS, para la misma clase.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00351-01

Actor: TECNOQUIMICAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 32361 de 26 de diciembre de 1997, "POR LA CUAL SE DECIDEN UNAS OBSERVACIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 11158 de 30 de junio de 1998, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 25398 de 31 de julio de 2001, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación",

expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: Que el 23 de mayo de 1996 la sociedad SCHERING CORPORATION, domiciliada en la ciudad de kenilworth, New Jersey, Estados Unidos, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "TWINVAX" para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 433, la sociedad MAC DONALD DE COLOMBIA S.A., formuló oposición al registro, con base en su marca denominada "TWIN" Clase 5ª, vigente hasta el 8 de diciembre de 2001. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 32361 de 26 de diciembre de 1997, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada por la Sociedad MAC DONALD DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de marca "TWINVAX" Clase 5ª, a la sociedad SCHERING CORPORATION. 4º: Que contra la citada Resolución la sociedad MAC DONALD DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.

5º: Que la sociedad MAC DONALD DE COLOMBIA S.A. celebró contrato de cesión de la marca "TWIN" para las clases 3ª y 5a a favor de la sociedad actora TECNOQUÍMICAS S.A.., y que ésta también es titular de la marca “TWIN FAST” para distinguir todos los productos de la clase 5ª. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca "TWINVAX" otorgada en favor de SCHERING CORPORATION, para la clase 5ª internacional, presenta semejanza ideológica, ortográfica y fonética con las marcas "TWIN" y “TWIN FAST”, previamente registradas por la actora, por lo cual la coexistencia de las mismas en el mercado trae consigo un grave e inevitable riesgo de confusión, toda vez que las diferencias se reducen a la partícula VAX, que en una visión de conjunto ocupa o tiene una incidencia menor en el signo como tal. Sustenta sus afirmaciones en varias interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se desarrolla el principio "in dubio pro signo priori", y los criterios de similitud ortográfica, ideológica y fonética, entre ellas la 98-IP-2000, 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94,13-IP-97, 57-IP-00 y 4-IP-00. 2º. Que se violó el artículo 134, ibídem, debido a que para que una marca pueda

ser registrada debe tener capacidad para distinguir los productos o servicios en el mercado, y la marca "TWINVAX" no posee una aptitud distintiva suficiente y, por el contrario, crea confusión directa respecto de los productos en sí mismos e indirecta en la que se involucran los titulares de los derechos. 3º: Estima que se vulneraron los artículos 13 y 29 de la Carta Política y 35 del C.C.A., pues los actos acusados carecen de motivación. Que en este caso existe una aparente motivación, pues se parte de supuestos inexistentes, cuando en la Resolución 25938 se afirma que la marca de la actora no estaba registrada para distinguir todos los productos de la clase 5ª, lo cual condujo a una decisión errónea e incoherente con la realidad. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1CONTESTACIÖN DE LA DEMANDA.- II.1.1.-Mediante auto visible a folio 174 se tuvo por no contestada la demanda por parte de La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, habida cuenta de que quien la suscribió no acompañó el respectivo poder. II.1.2.- A folio 96 obra constancia de la notificación personal que del auto admisorio de la demanda se le hizo al representante legal de la sociedad SHERING CORPORATIÓN, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no obstante lo cual no la contestó. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente

solicitó la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Las Resoluciones acusadas concedieron el registro de la marca TWINVAX para distinguir “UN EMPAQUE DUPLEX DE VACUNA PARA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y VACUNA CONTRA LA BRONQUITIS INFECTOCONTAGIOSA PARA EL TTRATAMIENTO DE AVES DE CORRAL”, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Esta clase identifica los siguientes productos: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Sea lo primero advertir que no obstante que la actora, además de ser titular de la marca TWIN, para las clases 3ª y 5a, también lo es de la marca TWIN FAST para la clase 5ª, sin embargo, solo presentó observación invocando la titularidad de la marca TWIN, para la clase 5ª, y por ello el cotejo que corresponde hacer a la Sala se circunscribirá a dicha marca, máxime si los actos acusados se limitaron a ella. La marca previamente registrada se manifiesta así: T W I N Conforme se observa a folio 114 la marca solicitada para registro se expresa así: T W I N V A X A folio 19 del expediente obra la Resolución núm. 32361 de 26 de diciembre de

1997, en cuya parte motiva se adujo lo siguiente para acceder a la solicitud de registro marcario: ”…Entre la expresión que se solicita TWINVAX y la marca TWIN de la sociedad observante no existe semejanza, cada expresión contiene elementos suficientemente distintivos y diferenciables…”. La Resolución 25398 de 31 de julio de 2001, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución citada anteriormente, además de prohijar las consideraciones del acto principal, expresó que el registro de la marca TWINVAX distingue un empaque dúplex de vacuna para la enfermedad de newcastle y vacuna contra la bronquitis infectocontagiosa para el tratamiento de aves de corral y, por su parte, el signo TWIN se encuentra registrado para distinguir desodorantes. Que, en consecuencia, a pesar de que los productos están dentro de la misma clase, no existe relación entre ellos, sus finalidades son muy diferentes, dado que el desodorante cumple objetivos muy claros de limpieza e higiene, mientras que las vacunas abarcan el campo de la salud de las aves y más específicamente, de las aves de corral. (folio 25) Resalta la Sala que en el acto administrativo que declaró agotada la vía gubernativa se afirma que la marca TWIN únicamente distingue desodorantes. Empero, a folio 45 del expediente obra copia de la Resolución núm. 23107 de 31 de mayo de 1994, que da cuenta de que el registro otorgado lo fue para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª, sin limitarlos a los desodorantes, como sí se hizo en la Resolución que otorgó inicialmente el registro con vigencia

desde el 9 de abril de 1991 al 8 de diciembre de 1986 (folio 187). Es decir, que la actora puede hacer uso de su marca para todos los productos de la clase 5ª. Este aspecto es de suma importancia, habida cuenta de que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, al estudiar lo concerniente a la “CONEXIÓN COMPETITIVA”, se hizo énfasis en que si se demuestra que la marca observante ampara la totalidad de los productos de la clase 5ª “No cabría en tal caso analizar el tema de la conexión competitiva de los productos amparados por las marcas en conflicto dado que la registrada a nombre de la demandante, al ser comprensiva de todos los relacionados en dicha Clase, impediría el registro de una marca semejante o idéntica para cualquiera de los productos de la misma clase“ (folio 241). Así pues, el análisis que corresponde efectuar a la Sala en este caso ha de circunscribirse a las reglas que la doctrina y jurisprudencia han diseñado para llevar a cabo el cotejo marcario a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, a que se alude en la Interpretación Prejudicial de este proceso, a saber: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. De la misma forma, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso precisa

que para la comparación entre marcas denominativas debe observarse la totalidad de las letras que forman los vocablos, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante; la sílaba tónica y su posición y la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor (folios 236 y 37). Aplicando al caso en estudio las reglas antes mencionadas la Sala advierte que entre las marcas “TWIN”, cuyo titular es la actora, y “TWINVAX”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error. En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “TWIN” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “TWINVAX” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión TWIN y es ésta la que le da mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor. Así se colige al pronunciar en forma sucesiva las referidas expresiones: TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN TWINVAX TWIN No sobra señalar que el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial del proceso hace hincapié en que “El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso (folio 241). Igualmente, la Interpretación destaca: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la

salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por negligencia del despachador puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad…” (Se resalta en negrilla fuera de texto”. Folio 241) Además, dice la Interpretación, que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y por lo tanto es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos, pues de poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto (folios 242 y 243). Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Expediente 6788, Consejero ponente doctor Gabriel Mendoza Martelo), en el que se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca TWIS (CARACOL), para amparar productos de la clase 5ª, porque previamente existía la marca TWIS, para la misma clase. Consecuente con lo anterior, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 32361 de 26 de diciembre de

1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 11158 de 30 de junio de 1998, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 25398 de 31 de julio de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como consecuencia de la anterior declaración se ordena a la entidad demandada cancelar el registro de la marca TWINVAX, y publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Aclara voto RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON Ausente con excusa

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO DE CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00351-01

Actor: TECNOQUIMICAS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Considero que la Sala debió destacar el carácter descriptivo del signo «twinvax»

para distinguir un «un empaque dúplex de vacuna». El vocablo ingles «twin»1, traduce «gemelo», o sea, mellizo, pareja, que resulta descriptivo de todo empaque de dos unidades o de cualquier producto vendido por parejas o en esta presentación y, por tanto es irregistrable, por disposición del artículo 135, letras b), c) y d) de la Decisión 486: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: … b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;» La expresión «twinvax» es descriptiva de pareja de vacunas (vaccine, que suena vaxin, traduce vacuna). En fin, nadie puede apropiarse de la expresión twin o pareja, pues todo empresario tiene derecho a usarla cuando venda su producto por pares. 1 Twin como sustantivo significa «a duplicate copy» (duplicado) y como adjetivo «(1) two identical (dos idénticos), o (2) very similar (muy similares)». www. websters-onlinedictionary.org/definition/twin. Con todo respeto,

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE