CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00362-01-2007

RIQUISIMO - Superlativo no registrable al designar cualidad de los productos alimenticios / SIGNO DESCRIPTIVO - Requiere referencia exacta a cualidad común y genérica de un producto / EXCLUSIVA - Adjetivo calificativo registrable al no describir cualidad intrínseca del producto El signo «riquísimo» es superlativo del adjetivo calificativo «RICO», que en el lenguaje corriente y tratándose de productos alimenticios significa. « [...] gustoso, sabroso, agradable». La expresión «rico» y su superlativo «riquísimo» designan una cualidad que, por lo general, se atribuye a los alimentos: resultar agradables al paladar (coloquialmente, «ricos»). Para la Sala el signo «riquísimo» es descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, puesto que designa una calidad que suele atribuirse a los productos alimenticios, como es la de ser agradables al sentido del gusto. Tiene, conceptualmente, en palabras del Tribunal Andino, “estrecha relación” con el producto. Respecto de la registrabilidad de estas expresiones descriptivas, el Tribunal Andino ha sostenido: «Jorge Otamendi en su obra sobre Derecho de Marcas (2a. Edición, Abeledo Perrot, pág. 77), señala como pertenecientes a esta categoría, entre otras, las marcas “oral para remedios, seco para vinos, trasparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches,” etc.. En los ejemplos anteriores se tiene como común denominador los adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que

necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate. La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes. Adicionalmente, para la Sala desde el punto de vista conceptual, la calidad de «riquísimo» de un producto comprendido en la Clase 30 Internacional no constituye una característica adicional a un determinado producto alimenticio, pues el consumidor necesariamente requerirá un alimento que les resulte agradable al gusto, es decir que sea «rico», y nunca uno desagradable al gusto. Esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de una caso similar, cuando se analizó la registrabilidad del signo «EXCLUSIVA» para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional. En esa ocasión, la Sala concluyó que el signo sí era registrable para distinguir productos la Clase 30 por cuanto el adjetivo calificativo EXCLUSIVA no describe una cualidad intrínseca de los productos comprendidos en la Clase 30, sino que evoca una idea del mismo, constituyendo así una creación novedosa susceptible de registro marcario. Dijo en ese caso esta Sala: «la referida marca no guarda relación necesaria con los productos a los cuales se pretende aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituye una evocación del producto que se busca

amparar. Por ello, puede decirse, que dicha marca goza de suficiente fuerza distintiva, por lo cual es registrable para distinguir los productos comprendidos en las citadas clases 29 y 30.». No es esto cuanto ocurre con la expresión RIQUÍSIMA, que describe una calidad necesaria para un producto alimenticio, cual es la de ser gustoso, agradable o, en el lenguaje corriente «rico», como se dijo anteriormente. Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «RIQUÍSIMO» (nominativo) está, en efecto, afectado por la prohibición establecida en los artículos 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena luego no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 81 ídem.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00362-01

Actor: LLOREDA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por LLOREDA S.A., (fusionada por absorción por LLOREDA GRASAS S.A. hoy LLOREDA S.A.) contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le negó el registro de la marca

«RIQUÍSIMO» (nominativa) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza 1.

I. LA DEMANDA LLOREDA S.A., domiciliada en Yumbo, presentó por medio de apoderado la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones: a) La Resolución 07032 DE 1996 (18 de marzo) por la cual la Jefe de la División de Signos distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. y negó a LLOREDA S.A. el registro de la 1 Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. marca nominativa «RIQUÍSIMO» para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. b) La Resolución 28008 de 2002 (31 de octubre) por la cual se desató el recurso de reposición confirmando la decisión inicial. c) La Resolución 004077 de 2001 (16 de febrero) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 07032 de 1996. 1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la

Superintendencia de Industria y Comercio conceder el certificado de registro de la marca. 1.2. Hechos El 20 de mayo de 1988, VELMAR S.A. ACEGRACOL 2 presentó a la SIC solicitud de registro del signo «riquísimo» como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 414 del 14 de julio de 1994, COLOMBINA S.A. presentó oposición con base en su marca nominativa «RICKY», registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, según certificado de registro 124745 vigente hasta el 5 de marzo de 2011. Por Resolución 07032 de 1996 (18 de marzo) la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. y negó a LLOREDA S.A. el registro del signo «riquísimo» como marca, por considerarlo descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. LLOREDA S.A. presentó los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución 07032 de 1996. Por resolución 28008 de 2000 (30 de octubre) la Jefe de la División confirmó el acto impugnado. 2 Absorbida por LLOREDA S.A. mediante escritura pública 9412 de 28 de diciembre de 1994 inscrita e en el libro de Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 1994. Fl. 16. Por Resolución 004077 de 2001 (16 de febrero), el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial desató el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución 07032 de 1996. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81, 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 14, numeral 1° del Decreto 2153 de 1992. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 pues el signo «RIQUÍSIMO» solicitado para registro cumple con todos los requisitos legales para ser registrado como marca, ya que es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. Se violaron los artículo 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 pues el signo solicitado «riquísimo» no es descriptivo, pues no describe ninguna de las características de los productos que se pretende amparar con la marca. Se violó el artículo 14, numeral 1) del Decreto 2153 de 1992 pues a la luz de esta norma, el funcionario competente para decidir el recurso de apelación es el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y no el Superintendente de Industria y Comercio luego la Resolución 004077 de 2001 está viciada de nulidad por haberse expedido por funcionario incompetente.

II. CONTESTACIONES Fueron citados al proceso la SIC, como parte demandada, y COLOMBINA S.A. en calidad de tercero interesado como titular del registro de la marca «RICKY». 2.1. La SIC sostuvo que el signo «RIQUÍSIMO» es irregistrable para distinguir los

productos alimenticios amparados en la Clase 30 Internacional pues describe las características de estos, y hace relación a su calidad. En relación con la falta de competencia del funcionario en la expedición de la Resolución 4077 de 2001, si bien en el acto aparece el nombre del Superintendente de Industria y Comercio, la firma corresponde a la de Juan Guillermo Moure, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, quien en efecto expidió el acto. Se trató de error en la trascripción. 2.2. COLOMBINA S.A., notificada del auto admisorio de la demanda 3, no la contestó.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 152-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 07032 DE 1996 (18 de marzo), la SIC declaró infundada la observación presentada por COLOMBINA S.A. y negó a LLOREDA S.A. el registro de la marca «riquísimo» (nominativa) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, por considerar que describe las características de los productos alimenticios agrupados en esta Clase, luego hace relación directa a la calidad de estos productos.

Los productos comprendidos en la Clase 30 son: «Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas

y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo». La actora argumenta que la denegación del registro del signo «riquísimo» (nominativo) violó los artículos 81, 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque es registrable para productos de la Clase 30 Internacional, ya que es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir los productos en el mercado. 3 Fl. 174 La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «RIQUÍSIMO» es registrable como marca para distinguir alimentos. En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 81, 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor es como sigue: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la

cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;» El signo «riquísimo» es superlativo del adjetivo calificativo «RICO», que en el lenguaje corriente y tratándose de productos alimenticios significa. « [...] gustoso, sabroso, agradable».4 La expresión «rico» y su superlativo «riquísimo» designan una cualidad que, por lo general, se atribuye a los alimentos: resultar agradables al paladar (coloquialmente, «ricos»). Para la Sala el signo «riquísimo» es descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, puesto que designa una calidad que suele atribuirse a los productos alimenticios, como es la de ser agradables al sentido del gusto. Tiene, conceptualmente, en palabras del Tribunal Andino, “estrecha relación” con el producto. 4 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Edición 21, página 1189 Respecto de la registrabilidad de estas expresiones descriptivas, el Tribunal Andino ha sostenido: «Jorge Otamendi en su obra sobre Derecho de Marcas (2a. Edición,

Abeledo Perrot, pág. 77), señala como pertenecientes a esta categoría, entre otras, las marcas “oral para remedios, seco para vinos, trasparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches,” etc.. En los ejemplos anteriores se tiene como común denominador los adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate. La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes. A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.»5 Adicionalmente, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el

Tribunal Andino precisó la diferencia entre las marcas descriptivas y evocativas, en cuanto estas últimas dan una idea sobre el producto que se pretende distinguir, señalando de manera indirecta alguna de sus propiedades o características.

Dijo el Tribunal: «En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca; a esta clasificación pertenecen los signos que tienen la capacidad de transmitir una leve idea o imagen remota respecto del producto o servicio y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía.

Los signos evocativos son marcas débiles, porque sugieren propiedades que incluyen sus productos o servicios, por ello no se puede impedir que otras marcas evoquen características semejantes, siempre que lo hagan de modo diferente. [...] Igualmente deberá apreciar, que pueden ser objeto de registro los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, sean capaces de 5 07-IP-95 transmitir de modo indirecto una idea que le permita al consumidor asociar el signo con el producto que se anuncia. El juez nacional competente al aplicar las normas pertinentes del Ordenamiento Jurídico Andino, deberá analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 56 y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en la que se cita como violada en los documentos adjuntos a la consulta.» Adicionalmente, para la Sala desde el punto de vista conceptual, la calidad de «riquísimo» de un producto comprendido en la Clase 30 Internacional no constituye una característica adicional a un determinado producto alimenticio,

pues el consumidor necesariamente requerirá un alimento que les resulte agradable al gusto, es decir que sea «rico», y nunca uno desagradable al gusto. Esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de una caso similar, cuando se analizó la registrabilidad del signo «EXCLUSIVA» para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional. En esa ocasión, la Sala concluyó que el signo sí era registrable para distinguir productos la Clase 30 por cuanto el adjetivo calificativo EXCLUSIVA no describe una cualidad intrínseca de los productos comprendidos en la Clase 30, sino que evoca una idea del mismo, constituyendo así una creación novedosa susceptible de registro marcario.

Dijo en ese caso esta Sala: «la referida marca no guarda relación necesaria con los productos a los cuales se pretende aplicar, ni con su naturaleza u objeto, ni constituye una evocación del producto que se busca amparar. Por ello, puede decirse, que dicha marca goza de suficiente fuerza distintiva, por lo cual es registrable para distinguir los productos comprendidos en las citadas clases 29 y 30.» 6

No es esto cuanto ocurre con la expresión RIQUÍSIMA, que describe una calidad necesaria para un producto alimenticio, cual es la de ser gustoso, agradable o, en el lenguaje corriente «rico», como se dijo anteriormente 7. 6 Actora: SOCIEDAD GRASAS Y VEGETALES S.A., Expediente: 3230, Consejero Ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz 7 En el mismo sentido se pronunció esta Corporación mediante fallo de 19 de diciembre de 1995,

cuando se analizó la registrabilidad del signo «COMODÍSIMO» para distinguir productos de la Clase 24 Internacional («Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.»). Actora: SOCIEDAD ESPUMAS PLÁSTICAS S.A., Expediente: 2602,

Consejero Ponente: Rodrigo Ramírez González.

En relación con el cargo de falta de competencia del Superintendente de Industria y Comercio para expedir la Resolución 004077 de 2001 (16 de febrero), la Sala observa que en virtud del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, la Resolución 004077 de 2001 es un documento público que «se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad». Habiendo la SIC manifestado en la contestación de la demanda que la firma corresponde a la del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y que fue dicho funcionario quien expidió el acto, debe tenerse por cierta dicha afirmación y por ende, la indicación del cargo y el funcionario constituyen un error de trascripción que no afecta la legalidad del acto. Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «RIQUÍSIMO» (nominativo) está, en efecto, afectado por la prohibición establecida en los artículos 82, literal d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena luego no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 81 ídem. En consecuencia, los cargos no están llamados a prosperar. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de octubre de 2007.

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO