CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00373-01-2006

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos LAVAMIL CASCADA y CASCADE / LAVAMIL CASCADA - Signo descriptivo de los productos que ampara; irregistrabilidad frente al signo CASCADE Ahora, en presencia de signos nominativos, para efectos de establecer la similitud, en principio, debe realizarse una visión total o de conjunto de los mismos, sin descomponerlos; empero esta premisa es válida en la medida en que la expresión que acompaña a la que es objeto de controversia, tenga capacidad de imprimir suficiente distintividad. En este caso la expresión “LAVAMIL” no tiene tal capacidad, pues resulta descriptiva de los productos que pretende amparar la marca, ya que los detergentes se utilizan para asear, función que se cumple con la acción de “lavar” por lo que fácilmente se entiende que los productos amparados por dicha expresión se emplean en un lavado rápido. Siendo ello así, el cotejo que corresponde efectuar a la Sala se circunscribe a los signos CASCADA y CASCADE; y siguiendo los lineamientos fijados en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso para realizar dicho cotejo, la Sala advierte que tales expresiones son similares desde los puntos de vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, dado que coinciden en la extensión de cada signo; así como en casi la totalidad de las consonantes y vocales que los componen, existiendo diferencia únicamente en la última vocal (E) y (A); amén de que hay identidad ideológica, pues la expresión “CASCADE”, previamente registrada, que corresponde al idioma Inglés, equivale en español a la expresión “CASCADA”. Así las cosas, debe la

Sala acceder a las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00373-01

Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 25660 de 30 de noviembre de 1999 “POR LA CUAL SE CONCEDE UN REGISTRO”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de al Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: Que el 29 de marzo de 1999 la sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BEISBOL S.C.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta LAVAMIL CASCADA, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 480, no se presentó demanda de observaciones por parte de terceros dentro del

término legal. 3º: Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25660 de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de marca mixta "LAVAMIL CASCADA" Clase 30, a la sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BEISBOL S.C.A. 4º: Que la sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BEISBOL S.C.A. cambió su nombre por el de BEISBOL DE COLOMBIA S.C.A. y solicitó la inscripción de dicho cambio en relación con el registro de la marca mixta LAVAMIL CASCADA. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde al 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto la marca LAVAMIL CASCADA, para distinguir jabones, detergentes, productos lavaloza, suavizantes, etc., se confunde con la marca CASCADE, registrada con anterioridad para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, en favor de la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, la cual se encuentra vigente hasta el 27 de agosto de 2002. Explica que el examen de confundibilidad debe hacerse con el mayor rigor por cuanto las marcas en conflicto amparan productos idénticos, los cuales se ofrecen a través de los mismos canales de distribución y están dirigidos a la misma clientela. Sostiene que a pesar de ser LAVAMIL CASCADA una marca mixta, es decir compuesta por una denominación compleja y por un elemento gráfico, éste último

al igual que el término LAVAMIL son irrelevantes para efectos de la comparación, por lo tanto el componente denominativo CASCADA es el predominante, y a partir de aquel se debe proceder a verificar el riesgo de confusión. Concluye que entre las denominaciones CASCADA y CASCADE existe dicho riesgo toda vez que su composición ortográfica es casi idéntica, seis de sus siete letras son comunes y están dispuestas en mismo orden, su pronunciación acusa una acentuada semejanza y tienen idéntico contenido conceptual, pues la palabra CASCADA es la traducción al español de la palabra en inglés CASCADE. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS.

II.1.1.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercioa través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que la Resolución acusada se ajusta a la legalidad, ya que la marca “LAVAMIL CASACADA “ mixta, es registrable, pues es suficientemente distintiva frente a la marca CASCADE nominativa cuyo titular es la actora. II.1.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso: La Sociedad BEISBOL DE COLOMBIA S.A., no obstante haber sido notificada del auto admisorio de la demanda, no la contestó. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en su vista de fondo se mostró partidaria de que

se acceda a las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, la marca registrada es confundible con la de la actora. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto acusado concedió el registro de la marca mixta “LAVAMIL CASCADA”, para distinguir productos amparados en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La causal de irregistrabilidad alegada es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 90-IP-2004 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión (folio 222).

Dichas reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4.-Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó que en el cotejo de marcas DEBE REALIZARSE UNA VISIÓN TOTAL O DE

CONJUNTO, SIN DESCOMPONER LOS SIGNOS EN CONFLICTO PARA

EFECTOS DE ESTABLECER SIMILITUD, YA QUE LO IMPORTANTE ES EFECTUAR UNA OBSERVACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS FACTORES INTEGRANTES DE LA MARCA CON LA FINALIDAD DE NO DESTRUIR SU

UNIDAD FONÉTICA, AUDITIVA E IDEOLÓGICA (folio 222).

Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que la marca cuestionada es MIXTA en tanto que la de la cual es titular la actora es

NOMINATIVA.

Según se extrae de los antecedentes administrativos, la marca controvertida consiste en la figura semejante a un óvalo en cuyo interior se encuentran las expresiones explicativas “DETERGENTE LÍQUIDO”; en el centro de la figura el signo “LAVAMIL CASCADA”, en una letra especial; y en la parte inferior las expresiones explicativas “ASEO TOTAL EN SU HOGAR” “LIMON” y “BEISBOL”; aparecen las figuras de dos corazones uno más grande que el otro y una casa donde hay una chimenea por donde sale humo (folio 21). Para una mejor ilustración de la Sala se traslada a la providencia copia del folio 252 del expediente. Según consta a folio 253, la marca NOMINATIVA cuyo titular es la actora, se

expresa así: CASCADE Para la Sala del cotejo de las marcas en cuestión surge la similitud que aduce la demandante. En efecto, por regla general, conforme lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el elemento nominativo prevalece frente al elemento gráfico, lo cual ocurre en el evento sub lite. Ahora, en presencia de signos nominativos, para efectos de establecer la similitud, en principio, debe realizarse una visión total o de conjunto de los mismos, sin descomponerlos; empero esta premisa es válida en la medida en que la expresión que acompaña a la que es objeto de controversia, tenga capacidad de imprimir suficiente distintividad. En este caso la expresión “LAVAMIL” no tiene tal capacidad, pues resulta descriptiva de los productos que pretende amparar la marca, ya que los detergentes se utilizan para asear, función que se cumple con la acción de “lavar” por lo que fácilmente se entiende que los productos amparados por dicha expresión se emplean en un lavado rápido. Siendo ello así, el cotejo que corresponde efectuar a la Sala se circunscribe a los signos CASCADA y CASCADE; y siguiendo los lineamientos fijados en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso para realizar dicho cotejo, la Sala advierte que tales expresiones son similares desde los puntos de vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, dado que coinciden en la extensión de cada signo; así como en casi la totalidad de las consonantes y vocales que los componen, existiendo diferencia únicamente en la última vocal (E) y (A); amén de

que hay identidad ideológica, pues la expresión “CASCADE”, previamente registrada, que corresponde al idioma Inglés, equivale en español a la expresión

“CASCADA”.

Así las cosas, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución acusada. Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que CANCELE el correspondiente certificado de registro y publique esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN