CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00376-01(7619)-2005

MARCA FIGURATIVA - Envase o forma de presentación : requisitos para que sea presentable / ENVASE COMO SIGNO - Requiere rasgos distintivos para la registrabilidad / BOTELLA - Requisitos como marca figurativa para su registro El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 88 IP-2004, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de marca y a las diferentes clases (denominativa, gráfica y mixta). Al respecto, indicó: Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.”. “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo convierten en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la Ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno”. “Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que esta destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo

hagan diferente.” “ La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.”. ( folios 313 a 322 expediente). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”. Igualmente hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro. Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la

colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00376-01(7619)

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Demandado: SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A , a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes

declaraciones: 1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 25198 de 29 de septiembre de 2000 y 01338 del 30 de enero de 2001, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las cuales se negó el registro de la marca FIGURA DE BOTELLA, así como la Resolución 18306 del 31 de mayo de 2001 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio que desató desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra la primera Resolución citada. 2ª. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca su derecho ordenando a la demandada conceder el registro de la marca FIGURA DE BOTELLA, para identificar productos de la clase 32 internacional, en los términos de la solicitud tramitada en el expediente No. 96054849; a efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca, en el Libro de Registro de la Propiedad Industrial; y a publicar la sentencia que se dicte en la Gaceta de Propiedad Industrial. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º. El 16 de octubre de de 1996 la Sociedad demandante solicitó el registro de la marca FIGURA DE BOTELLA para identificar “ Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” , productos de la clase treinta y dos (32) internacional de Niza. 2º. Dicha solicitud fue radicada bajo el No. 96054849 y publicada en la Gaceta de la

Propiedad Industrial No. 440 del 7 de enero de 1997, bajo el No. de orden 865. 3º. Por Resolución 25198 de 29 de septiembre de 2000, expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se negó el registro mencionado. 4º. Contra la anterior Resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron desatados desfavorablemente mediante Resoluciones Nos. 25198 de 29 de septiembre de 2000 y 013338 del 30 de enero de 2001, también acusadas. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Se violaron los artículos 82 literal b) y 135 literal c) de las Decisiones 344 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respectivamente, por indebida aplicación. En efecto, la demandada para negar el registro de la marca FIGURA DE BOTELLA se fundamentó en las precitadas disposiciones, según las cuales no pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases y las formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio que se trate. En la solicitud del registro la marca se describió así:

“ DISEÑO DE UNA BOTELLA DE CUERPO RECTO CON UNA

NERVADURA EN LA PARTE INFERIOR BAJO LA CUAL APARECEN UNA SERIE DE PUNTOS EN LINEA HORIZONTAL; BAJO LA MENCIONADA NERVADURA SE ANCHA LA BOTELLA EN LA BASE; EN LA PARTE

SUPERIOR TAMBIEN APARECE OTRA NERVADURA SOBRE LA CUAL

TAMBIEN SE ANCHA LA BOTELLA PARA LUEGO ANGOSTARSE EN EL

CUELLO; ALREDEDOR DEL CUELLO DE LA BOTELLA APARECE UNA

BANDA LLENA DE PUNTOS Y RAYAS.”.

Según se infiere de los actos acusados la demandada negó el registro de marca porque ésta corresponde a la figura de un envase mientras que las normas citadas prohíben el registro como marca de signos que consistan exclusivamente en la forma usual del envase del producto de que se trate. La marca objeto de la solicitud, apreciada integralmente, no consiste en la representación “usual” de un envase, como se consideró, sino que es un signo conformado por la figura de una botella de características novedosas y distintivas, como son la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado en la parte superior, elementos estos que no usuales en los envases. Los envases en todas denominaciones, ya sean vasijas, galones, botellas, etc., son el recipiente natural para contener los productos de la clase 32 internacional; es decir que toda empresa que produzca y comercialice este tipo de bienes ineludiblemente debe envasar su producción en esta clase de contenedores. El Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima primera edición, 12992, páginas 604 y 223 define los conceptos de envase y botella, así: “Envase. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros. Todo lo que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o

transportarlos.” “Botella. Vasija de cristal, vidrio o barro cocido, con el cuello angosto, que sirve para contener líquidos.”. Dentro del género de los envases se encuentran las botellas que constituyen el medio natural para envasar líquidos, por lo que no puede pretenderse una singularidad o peculiaridad absoluta para los envases como signos distintivos, ya que el principio funcional, el de almacenar líquidos, es único. La distintividad de las marcas que corresponden a la figura de un envase, la imprimen las particularidades específicas que posean en cuanto a tamaño, formas, combinación y distribución de figuras geométricas. Es cierto que las botellas en forma usual no son registrables con base en los artículos 82 literal b) y 135 literal c) de las Decisiones 344 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respectivamente, pero estas normas no pueden aplicarse cuando el signo solicitado sea, como en este caso, un conjunto de especiales y distintivos que hacen de él una marca característica y particular. Las dos nervaduras y puntos y rayas en la parte superior que semejan un grabado, si bien es cierto no es una forma usual cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias, sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades con el mismo se persigan, también lo es que sí son una particularidad suficientemente distintiva para el producto como quiera que lleva al consumidor una percepción especial. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado, que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el

solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeñe una función técnica. La doctrina marcaria, por su parte, ha señalado que la envoltura del producto puede ser tomada como marca cuando se presente una configuración especial y distinguble respecto al género de mercancías a que se aplica; cuando tenga originalidad por sí misma para llamar la atención del cliente; y cuando constituya una forma característica especial y no un modo de embalaje ya del dominio público. Basta comparar el envase cuyo registro fue negado con los de las marcas conformadas por figuras de envases a quienes la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado el registro en la clase 32 internacional, obrantes a folios 74 a 80 del expediente, para deducir que se trata de un acto arbitrario absoluto por parte de esta última. Los actos acusados adolecen de falsa motivación, como quiera que no existe ninguna prueba que sustente la afirmación que se hace en ellos acerca de que sea común encontrar en el mercado de productos de la clase 32, envases con los mismos elementos; el empleo del envase solicitado, no puede equiparase a una utilización generalizada en el comercio de las bebidas; y, además el signo solicitado sí goza de la distintividad suficiente para ser registrado como marca, pues posee nervaduras, ensanchamiento en la parte inferior y media, puntos y rayas en la parte superior que semejan un grabado los cuales pueden ser apreciados por los sentidos y que permiten identificar el origen empresarial del producto, por lo que no se da la causal de irregistrabilidad a que se refieren los actos acusados.

Se violaron los artículos 81 y 134 de las Decisiones 344 y 486 de Comisión de la Comunidad Andina, respectivamente, por falta de aplicación, pues, por una parte, la “FIGURA DE BOTELLA” tiene suficiente fuerza distintiva, frente a las de otros participantes en el comercio de productos de la case 32; y, por otra, cumple el requisito de ser susceptible de ser representada gráficamente por cuanto la misma es una imagen que el consumidor percibe a través de sus órganos visuales. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACION DE LA DEMANDA La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio -, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, lo siguiente: De conformidad con lo señalado en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “ no podrán registrarse como marcas los signos que …b) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función que dicho producto o del servicio de que se trate (…)”. Que por ello, no es posible acceder al registro del signo figurativo consistente en el diseño de una botella, por carecer de la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente y puede ser considerada como usual, para distinguir

tales productos, ya que existen muchas marcas que utilizan dicha figura o figuras similares para introducir en el mercado diferentes bebidas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores la necesitan. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud presentada por la actora, relativa al registro del signo consistente en, el “ diseño de una botella de cuerpo recto con una nervadura en la parte inferior bajo la cual aparecen una serie de puntos en linea horizontal; bajo la mencionada nervadura se ancha la botella en la base; en la parte superior también aparece otra nervadura sobre la cual también se ancha la botella para luego angostarse en el cuello; alrededor del cuello de la botella aparece una banda llena de puntos y rayas, para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza”. La controversia se contrae a establecer si la marca “ FIGURA DE BOTELLA”, debe registrarse por la División de de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir los productos de la clase 32 internacional. En orden a resolver, la Sala observa: Los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 literal f) de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, prevén: “Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. “ Art. 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; …” La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a los folios 66 y 85 del expediente, se representa así: La Administración adujo, en la Resolución No. 25198 del 29 de septiembre de 2000, acusada, como causal de irregistrabilidad, la contemplada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Art. 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. A juicio de la entidad demandada, el signo cuyo registro de marca se solicita corresponde a una forma usual de un contenedor o recipiente para verter en él líquidos. Agrega que aún cuando el solicitante expresamente no solicita el registro de la figura conocida de antaño como es la botella, sí enfatiza en las nervaduras y en una banda con

puntos y rayas, y que, en este sentido dicho signo coincide con las distintas presentaciones que en el mercado está acostumbrado a ver el consumidor para este tipo de productos, los cuales de por sí son manejadas por los fabricantes por distintas razones donde los detalles de nervaduras, puntos y rayas que conforman el signo en cuestión son factores accesorios e insuficientes como para darle una fuerza distintiva considerable frente, o en relación, con los mismos productos o semejantes. ( folios 25 a 27 expediente.). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 88 IP-2004, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de marca y a las diferentes clases (denominativa, gráfica y mixta). Al respecto, indicó: “ La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad. Si embargo, cabe aclarar que de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la marca se extiende únicamente a los elementos que otorgan distintividad al signo y no a la forma básica en sí-“. “Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.”. “ …se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la

forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo convierten en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la Ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno.”. “Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que esta destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo hagan diferente.” “ La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.”. ( folios 313 a 322 expediente). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el

signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad… Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca…”. Igualmente hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro. ( folio 319). Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos éstos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las

condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A : PRIMERO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQESE Y CÚMPLASE .

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2005.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO