CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00377-01-2006

MARCAS GRAFICAS - Clasificación / MARCAS DENOMINATIVAS NOMINALES O VERBALES - Definición / MARCAS GRAFICAS - Concepto / MARCAS MIXTAS - Concepto / MARCAS TRIDIMENSIONALES - Concepto El Tribunal Andino de Justicia ha clasificado las marcas gráficas, atendiendo a la naturaleza del signo, así: «.... La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual». Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos. A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los

requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional.» SIGNOS TRIDIMENSIONALES FIGURATIVOS - Análisis de registrabilidad: forma externa de la imagen, figura y dibujo y significado conceptual / MARCAS TRIDIMENSIONALES - Concepto / SIGNOS FIGURATIVOSConcepto; análisis de distintividad El Tribunal Andino se ha referido a las marcas gráficas y a la variación en el análisis que deberá hacerse, así: «Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como

marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”. En la doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otrala parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”). Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.» SIGNOS TRIDIMENSIONALES - Registrabilidad sólo si su diseño incluye distintividad por inclusión de elementos novedosos, arbitrarios o especiales

Con respecto a los signos tridimensionales y su registro el Tribunal ha precisado: «La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto …” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto del mismo año, caso “FORMA DE BOTELLA”). En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el artículo 134, literal f), de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro. Por tanto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, o su envoltura, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u

otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…) Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C N° 1224, del 2 de agosto del mismo año).

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia dictada en el expediente N° 82-IP-2000, del 2 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 651, del 20 de marzo del mismo año, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE ENVASE TRIDIMENSIONAL - Elementos distintivos: botella cuadrada con estrías horizontales / ENVASE EN FORMA DE BOTELLA - Distintividad por características diferenciables con las registradas: Gaseosas Posada Tobón

S.A. De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal Andino un envase tridimensional sí es susceptible de registro como marca, siempre que presente suficiente distintividad de modo que sus elementos especiales provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente de la que resulta de observar otros envases u otras formas o envolturas destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado. No acertó la Superintendencia de Industria y Comercio

al sostener que el signo tridimensional solicitado en registro está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo de la Decisión 344 pues no es cierto que la figura del «envase en forma de botella de cuello corto, cuyo cuerpo es de forma cuadrada y con sus lados ligeramente redondeados; la mitad inferior del envase está dividido por cinco (5) estrías horizontales equidistantes cada una de la otra y en la parte superior, cerca del cuello de la botella hay dos (2) estrías horizontales separadas la una de la otra con la misma distancia que se encuentran separadas las estrías de la parte inferior del envase» sea la forma usual de las botellas, pues de ordinario, esta es cilíndrica, con bordes redondeados. Contra lo sostenido en los actos acusados, la Sala considera que el diseño de una botella cuyo cuerpo es de forma cuadrada es original y suficientemente distintiva. Apreciándolo visualmente el signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» en comparación con otras marcas tridimensionales consistentes en figuras de envases en formas de botella se advierte que es claramente diferenciable las registradas con anterioridad a la solicitud denegada. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, el signo tridimensional en cuestión se presenta así: (...). Los signos previamente registrados por la Superintendencia de Industria y Comercio a saber son los siguientes: (...). Para la Sala resulta claro que el argumento con que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo

tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» a GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. no es válido, pues como se probó, actualmente existen varias marcas consistentes en figuras de envases, que evidencian que sí son admisibles a registro siempre y cuando sus características intrínsecas permitan diferenciarlas de los demás envases. Se impone, pues declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, para en su lugar ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE

BOTELLA» a favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00377-01

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. contra el acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» como marca, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 Internacional1.

I. LA DEMANDA GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A, domiciliada en Medellín, Colombia mediante

apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 14735 de 30 de junio de 2000 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» como marca, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 Internacional. 1.1.2. Que es nula la Resolución 26228 de 20 de octubre de 2000 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en todas sus partes la Resolución anterior. 1.1.3. Que es nula la Resolución 15583 de 30 de abril de 2001 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando las decisiones anteriores. 1.1.4 Que a título de restablecimiento del derecho se conceda a GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. el registro como marca del signo «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, por un término de diez (10) años. 1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia proferida dentro del proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1 Estos son «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

1.2. Hechos  El 30 de agosto de 1996 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. solicitó el registro del signo «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» como marca para distinguir «Cervezas; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.  La solicitud fue radicada bajo el expediente número 96046403 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 438 de 14 de noviembre de 1996, página 168.  Mediante Resolución 14753 de 30 de junio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud invocando el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina según el cual no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza de la función del producto o del servicio de que se trate.  Contra la Resolución 14735 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación. Por Resolución 26228 de 20 de octubre de 2000 se resolvió el primero manteniendo el acto principal. Mediante Resolución 15583 de 30 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 14735 en todas sus partes.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 81 y 82 literales b) y d) de la Decisión 3442 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 134 y 135 literales c) y e) de la Decisión 4863 comoquiera que las Resoluciones 14753 de 30 de junio y 26228 de 20 de octubre de 2000 se expidieron en vigencia de la primera y que al tiempo de expedirse la Resolución 15583 de 30 de abril de 2001 ya había entrado en vigencia la segunda. 2 Entró a regir el 1° de enero de 1994 3 Entró a regir el 1° de diciembre de 2000 El artículo 82 literal b) de la Decisión 344 –que corresponde al artículo 135 literal c) de la Decisión 486– erige en causal de irregistrabilidad los impedimentos que afecten la capacidad intrínseca de un signo para identificar los productos para los cuales se solicita su registro como marca. No podrán registrarse como marca los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o sus envases o las formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. El objeto de la solicitud de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. es una figura tridimensional cuya representación gráfica se describió de la siguiente manera: «Envase en forma de botella de cuello corto, cuyo cuerpo es de forma cuadrada y con sus lados ligeramente redondeados; la mitad inferior del envase está dividido por cinco (5) estrías horizontales equidistantes cada una de la otra y en la parte

superior, cerca del cuello de la botella hay dos (2) estrías horizontales separadas la una de la otra con la misma distancia que se encuentran separadas las estrías de la parte inferior del envase4». La Superintendencia de Industria y Comercio violó por aplicación indebida, el artículo 82 literal b) de la Decisión 344, pues la normativa comunitaria vigente sí admite a registro los signos tridimensionales que tengan suficiente distintividad. Al hacer el análisis de registrabilidad del signo tridimensional solicitado, la Superintendencia contravino las reglas establecidas para el examen de signos tridimensionales que corresponden a un envase, puesto que la legislación andina no prohíbe per se su registro sino que lo condiciona a su distintividad. Al momento de evaluar la registrabilidad de la figura de un envase, el examinador debe tener en consideración que no puede exigirse una originalidad absoluta pues los envases son el recipiente natural de los productos líquidos comprendidos en la Clase 32 Internacional. Lo que debe analizarse es si la figura del envase cuyo registro se solicita tiene particularidades específicas en cuanto a su tamaño, forma, combinación y distribución de figuras geométricas que aseguren su distintividad. 4 Fl. 66 La Superintendencia de Industria y Comercio no demostró que el signo solicitado en registro corresponda a una forma usual de envase para productos de la Clase 32. Para que la demandada pudiese fundamentar en este hecho la decisión denegatoria tenía la carga procesal de probarlo. El acto acusado adolece de falsa motivación pues la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado antes el registro como marcas de figuras de envases y ha

reconocido que su distintividad resulta de sus características. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 (artículo 134 de la Decisión 486) en tanto que los actos demandados desconocen la aptitud del signo solicitado para ser admitido a registro como marca, comoquiera que sí tiene vocación de registrabilidad, pues goza de distintividad y es susceptible de representación gráfica. II . CONTESTACIÓN El apoderado de la entidad demandada defendió la legalidad de los actos acusados y sostuvo que al expedirlos no se violaron los artículos 81 y 82 literales b) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni los artículos 134 y 135 literales c) y e) de la Decisión 486, pues los empresarios utilizan en el mercado dicha figura o figuras similares para introducir diferentes bebidas, luego no pueden concederse derechos exclusivos en favor de un solo titular, ya que debe asegurarse a los demás competidores el derecho a emplearlas.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 3.2. El apoderado de la Superintendencia reiteró los argumentos expuestos en su contestación.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. TRÁNSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal Andino acogidos por

esta Corporación, el examen de registrabilidad se hará a la luz de la Decisión 344 comoquiera que la presentación de la solicitud, su trámite y la Resolución 14753 de 30 de junio de 2000, por la cual se negó el registro se produjeron en vigencia de la Decisión 344, así como la Resolución 26228 de 20 de octubre de 2000, confirmatoria de la anterior. Sólo la Resolución 15583 de 30 de abril de 2001, que resolvió la apelación, fue expedida en vigencia ya de la Decisión 486. Lo anterior resulta tanto de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo como de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, según el cual derecho sustancial aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud5. 5.2.EL CASO CONCRETO Según se lee en la Resolución 14735 de 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» para distinguir «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 que prohíbe el registro como marca de los signos

que «consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate». Se sostuvo: 5 Proceso 113-IP-2003 «[…] La forma usual , consiste en aquella que generalmente se usa o es de uso común […] La norma en mención no prohíbe el registro como tal de marcas tridimensionales o figurativas, sino que prohibe es que el signo sea de aquellos generalmente usados en el comercio para identificar los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca. En tal sentido el signo… que se pretende registrar, coincide con las distintas presentaciones que en el mercado está acostumbrado a ver el consumidor para este tipo de productos, y que de por sí, son manejados (sic) por los fabricantes por distintas razones, donde la forma y/o colores del signo en cuestión son factores accesorios e insuficientes como para darle una fuerza distintiva considerable frente, o en relación, con productos semejantes, anotación que se hace teniendo en cuenta, aún más, que los productos a amparar con la marca son precisamente aguas entre otros productos.6» La actora considera que al negar el registro del signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 82 literales b) y d) de la Decisión 344 ya que éste sí era registrable para productos de la Clase 32 Internacional y no se reparó en la distintividad del envase presentado, ni se tuvo en cuenta que con anterioridad a la solicitud la entidad demandada había concedido el registro de varios envases.

Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el signo tridimensional «FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA» es o no registrable como marca y si está o no incurso en las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literales b) y d) de la Decisión 344 que disponen a la letra: «Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [ ... ] b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; ". 6 Fl. 28 [ ... ] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. ... » El Tribunal Andino de Justicia7 ha clasificado las marcas gráficas, atendiendo a la naturaleza del signo, así: «.... La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual». Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar

una figura que se caracteriza por su forma externa. Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento tridimensional, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: «Se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento tridimensional, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos». 7 Proceso 113-IP-2003 A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás

causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional.» En la Interpretación Prejudicial pronunciada en este proceso, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los siguientes requisitos: «a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos; b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo

para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y, c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, tridimensionales, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.» El Tribunal Andino se ha referido a las marcas gráficas y a la variación en el análisis que deberá hacerse, así8: «Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual,

sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”. En la doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otrala parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP8 Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 205-IP-2005 97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”). Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su