CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2001-00382-01-2006

MARCAS SEMEJANTES - Riesgo de inducir a error ante similitud ortográfica y fonética TQ y T-CUR / MARCAS FARMACEUTICAS - Similitud fonética y ortográfica: TQ y T-CUR Las marcas en disputa tienen el siguiente registro ortográfico: TQ = MARCA SOLICITADA y T-CUR = MARCA REGISTRADA. Ambas marcas, tanto la solicitada como la registrada, son marcas nominativas, es decir que están formadas únicamente por palabras y no poseen ninguna clase de distintivo especial. Ahora bien, las mismas marcas tienen el siguiente registro fonético: TQ = TE CU y T-CUR = TE CUR. Por tanto, teniendo en cuenta los criterios utilizados por esta Corporación y lo planteado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que después de realizar un análisis en conjunto que incluye aspectos gráfico, fonético y conceptual de la marca solicitante “TQ” y la marca registrada “T-CUR”, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA S.C.A., como consta en el registro número 141881 de la Superintendencia de Industria y Comercio, existe un alto grado de semejanza, sobre todo, en su aspecto fonético, como quiera que únicamente los diferencia el sonido R, contenido en la marca registrada “T-CUR”, pues como ya se señaló anteriormente, la marca solicitante suena TE CU y la registrada, TE CUR, lo cual genera un gran riesgo de inducir a error al consumidor. Vale la pena indicar, que la mencionada semejanza es aún más riesgosa, por el hecho de que ambas marcas pretenden amparar productos de la misma clase y que adicionalmente, la

mencionada clase, es la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, que comprende productos farmacéuticos, a los cuales, se les debe prestar especial atención y cuidado, por poder afectar la salud y vida de las personas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00382-01

Actor: TECNOQUIMICAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 28924 del 31 de octubre de 2000, por la cual se negó el registro de la marca nominativa TQ a nombre de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.; 04186 del 16 de febrero de 2001 por la cual se resolvió el recurso de reposición; y 25336 del 31 de julio de 2001, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como

consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TQ para distinguir productos de la clase 5ª a nombre de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Manifestó que la empresa TECNOQUÍMICAS S.A., solicitó el registro de la marca TQ, el 6 de diciembre de 1996 para distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Explicó que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 443 de 1997, sin que se formulara oposición alguna por parte de terceros. Indicó que a través de la Resolución 28924 del 31 de octubre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TQ, puesto que la misma está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que se encontró en la misma clase 5ª el registro de la marca T-CUR que se asemeja a la marca solicitada y que en consecuencia, puede inducir al público a error. Señaló que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó en su momento,

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 28924 del 31 de octubre de 2000. Manifestó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 04186 del 16 de febrero de 2001, confirmó la primera decisión, argumentando que después de analizar los signos sucesiva y no simultáneamente, se genera confusión pues los mismos presentan similitudes ortográficas y fonéticas. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de apelación a través de la Resolución 25336 del 31 julio de 2001, en donde confirmó la primera decisión, manifestando que el hecho de que exista un registro anterior de la misma marca en otra clase, no es presupuesto para obtener el registro en una nueva clase. Adicionalmente sostuvo que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. es titular de la marca gráfica TQ para distinguir todos los productos de la clase 5ª. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Según la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio, con las Resoluciones demandadas violó el mencionado artículo, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: Adujo en primer lugar, que el artículo 134 de la Decisión 486 posibilita el registro como marca de las letras y los números, o cualquier combinación de los

mismos. Posteriormente y respecto del artículo (136 de la Decisión 486) mencionado tanto por la División de Signos Distintivos como por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el actor manifestó que la prohibición es clara en señalar, que se debe tratar de un signo idéntico o semejante y que además haya sido solicitado o registrado por un tercero. Al respecto explicó que el titular de una marca puede solicitar el registro de otra similar o confundible con la de su propiedad, puesto que la prohibición recae única y exclusivamente para terceros. En consecuencia, alegó que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones puesto que negó el registro de la marca nominativa TQ que es transliteración o transcripción de la marca registrada TQ + Gráfica (expediente 92 369 742, número de certificado 146881) que está a nombre de TECNOQUÍMICAS S.A.. Resulta por tanto incongruente para el actor, que se haya accedido al primer registro y que no se conceda la segunda solicitud. Manifestó, que de la definición de marca1, igualmente se puede llegar a la misma conclusión ya que se habla de diferenciación y de individualización respecto de los restantes empresarios, es decir de terceros, situación que no se da en el presente caso pues TECNOQUÍMICAS S.A. es la titular de varias marcas registradas que contienen la expresión TQ, lo que permite concluir que no se trata de un tercero. Sostuvo que entre las marcas T-CUR y TQ no existe riesgo de confusión, debido al reconocimiento y trayectoria de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. que

permite que el riesgo empresarial se diluya. Por último, el actor recalcó que el origen empresarial garantiza al consumidor que los productos señalados con una marca, tienen el mismo origen de los adquiridos con anterioridad con la misma marca. 1 “Consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (folio 61) d.- Las razones de la defensa Superintendencia de Industria y Comercio: Mencionó que con la expedición de las resoluciones 28924 de 2000, 04186 de 2000 y 25336 de 2001, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en las Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Aclaró que la Decisión 344 era aplicable válidamente al momento de expedirse la resolución 28924 del 31 de octubre de 2000 y que por tanto, se constituía en el régimen que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), en materia de marcas. Agregó que en reiteradas ocasiones, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado, han establecido los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca:

1. La perceptibilidad

2. La suficiente distintividad

3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Al respecto se ha señalado, que la marca debe distinguir unos productos o servicios de otros, además que la prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otro, tiene su razón de ser en la propia función que

desempeña la marca en el campo comercial. Explicó que según el Tribunal Andino de Justicia, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir no solo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Indicó que ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia, que para la comparación de marcas denominativas como en el caso concreto, debe “tenerse en cuenta la visión en conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles de los nombre, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.” Expresó que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido en su integridad en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 señala que, no podrán registrarse las marcas en relación con derechos de terceros, en los casos en que: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Finalmente, adujo que después de llevar a cabo el análisis sucesivo y comparativo de las marcas “TQ” y “T-CUR”, se concluyó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que existen semejanzas ortográficas y

fonéticas, razón por la cual su coexistencia en el mercado conlleva al público consumidor a incurrir en error. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 23 de enero de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 70 y 71). Por auto visible a folios 169 y 170, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la entidad demandada y de la sociedad actora (fls. 182 a 185 y 186 a 192, respectivamente). Mediante proveído del 2 de abril de 2003 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia del 28 de abril de 2005, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 204 a 216). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

1. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del

registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

3. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

4. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

5. El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el

único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

6. La comparación entre un signo pendiente de registro como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado como tal, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.” CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 25336 de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., confirmando la resolución impugnada y en consecuencia, negando el registro del signo “TQ”, en favor de la empresa TECNOQUÍMICAS S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Esta marca busca amparar productos comprendidos en la clase 5ª los cuales son: “Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del

artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo contenido es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Las marcas en disputa tienen el siguiente registro ortográfico: TQ T-CUR MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA Ambas marcas, tanto la solicitada como la registrada, son marcas nominativas, es decir que están formadas únicamente por palabras y no poseen ninguna clase de distintivo especial. Ahora bien, las mismas marcas tienen el siguiente registro fonético: TQ = TE CU T-CUR = TE CUR Al respecto, ha mencionado la Sala en reiteradas ocasiones2 que basta con que exista riesgo de confusión entre las marcas comparadas, para que se pueda negar el registro de la marca solicitada. En el primero de los casos reseñados, la Sala ordenó la nulidad de la resolución que concedía el registro de la marca BB2 en la clase 25 internacional, puesto que generaba confusión tanto fonética como gráficamente con la marca registrada B.V.D. En el segundo de los casos, se denegaron las pretensiones de la demanda puesto que la marca FENISODIL

2 Actora: The B.V.D Licensing Corporation. Rad 00124. 3 de junio de 2004. C.P. Dra. Olga Inés Navarrete.

Actor: Laboratorios Bussié S.A. Rad: 5823. 22 de febrero de 2001. C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade

(solicitante), al apreciarse conjuntamente con la marca FENISTIL (registrada), posee un alto grado de semejanza tanto gráfica, ortográfica y fonéticamente que puede generar confusión para el público consumidor. Por tanto, teniendo en cuenta los criterios utilizados por esta Corporación y lo planteado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que después de realizar un análisis en conjunto que incluye aspectos gráfico, fonético y conceptual de la marca solicitante “TQ” y la marca registrada “T-CUR”, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA S.C.A., como consta en el registro número 141881 de la Superintendencia de Industria y Comercio, existe un alto grado de semejanza, sobre todo, en su aspecto fonético, como quiera que únicamente los diferencia el sonido R, contenido en la marca registrada “T-CUR”, pues como ya se señaló anteriormente, la marca solicitante suena TE CU y la registrada, TE CUR, lo cual genera un gran riesgo de inducir a error al consumidor. Vale la pena indicar, que la mencionada semejanza es aún más riesgosa, por el hecho de que ambas marcas pretenden amparar productos de la misma clase y que adicionalmente, la mencionada clase, es la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, que comprende productos farmacéuticos, a los cuales, se

les debe prestar especial atención y cuidado, por poder afectar la salud y vida de las personas. Al respecto indicó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 46-IP-2005: “(…) en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circustancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. (Sentencia dictada en el expediente No 30-IP2000, publicada en la G.O.A.C. No 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”)” “En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respecto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos:

“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266)” En consecuencia y buscando la protección del consumidor de productos farmacéuticos, mucho más del que lo hace de forma desprevenida, la Sala considera que la semejanza fonética que existe entre las marcas analizadas (TQ y T-CUR) es motivo para no permitir la coexistencia de las mismas en el mercado y en consecuencia impedir el registro de la marca “TQ”. Respecto del argumento planteado por la parte actora, al señalar que con la negativa de registro de la marca “TQ”, se están desconociendo los derechos que la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. tiene sobre la marca gráfica “TQ®”, puesto que la misma se encontraba vigente al momento de la solicitud de la nueva marca, la Sala explica que tal y como consta en la Resolución 3779 del 31 de enero de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, folio 178, la marca que se concedió, fue una marca figurativa que tiene como modelo: Ahora bien, para determinar las letras T y Q que estima la demandante están en este gráfico, es necesario realizar un análisis detenido de la figura; por ello no es procedente el argumento del actor de alegar la vulneración de los derechos sobre la marca gráfica “TQ®”, pues como muy bien se puede apreciar en la copia de la Resolución que concede la marca anteriormente reseñada, la misma es sobre la marca figurativa “TQ”, que en nada se parece a la marca denominativa, actualmente solicitada, “TQ”. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. RECONÓCESE personería al doctor JULIO CÉSAR RAMÍREZ PIÑA como apoderado de la sociedad, TECNOQUÍMICAS S.A., en los términos y para los efectos en que fue conferido, como obra a folio 223.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA