CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00001-01-2007

ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Titularidad: cualquier persona; pretensión de nulidad absoluta sin sujeción a caducidad alguna; pretensión de nulidad relativa sujeta a prescripción de 5 años Si bien en al demanda se pide el restablecimiento del derecho, lo cual es propio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., es menester dejar en claro que la Sala interpreta la acción ahora incoada como la especial de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 29 de noviembre de 20021 - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo. En ese orden es conveniente traer el enunciado esa disposición, que a la letra dice: “ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (...). la resolución enjuiciada es la número 26557 de 29 de noviembre de 1996, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

industria y Comercio, y en ella es otorgado el registro de la marca nominativa ATEX. PRELACION EN EL REGISTRO MARCARIO - Primero en la voluntad, primero en el registro: signo ATEX frente a PATTEX / PREFERENCIA EN EL REGISTRO MARCARIO - Primero en la solicitud es primero en el registro: ATEX frente a PATTEX / PATTEX - Cosa juzgada respecto de la negativa del registro marcario Pero igualmente se observa que PEGATEX LIMITADA había solicitado y obtenido con anterioridad el registro de la marca referida, como quiera que tal solicitud la presentó el 7 de febrero de 1983, y su registro estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1996; mientras que la actora presentó su petición de registro de la marca PATTEX para productos de la clase 16, el 19 de enero de 1989, es decir, dentro del trámite de la solicitud de registro de ATEX que había sido presentada mucho antes que aquella petición; y, como lo pudo verificar la Sala en una sentencia anterior relacionada con los mismos signos, cuando se publicó la solicitud de registro de PATTEX para la clase 16, ya estaba vigente la marca ATEX para la misma clase de productos, de modo que en esas condiciones emerge que la solicitud y el consiguiente registro de ATEX para la clase 16, tiene prelación o preferencia sobre la solicitud de registro del signo PATTEX para igual clase de productos. Esa circunstancia, como se dijo, fue verificada también por la Sala en sentencia de 16 de agosto de 2007, dentro del expediente núm. 20020079, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno, donde justamente

se decidió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora interpuso contra la Resolución Núm. 28912 de 16 de febrero de 2001, y sus confirmatorias, mediante la cual le fue negada la referida solicitud de registro de la marca PATTEX para productos de la clase 16. En dicha sentencia, y específicamente en auto de 20 de septiembre de 2007, que negó una solicitud de modificación de la misma, se dio por demostrada, al señalarse textualmente que “...de acuerdo con el documento obrante a folios 184 a 187, proveniente del 1 La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274. apoderado de PEGATEX LTDA, para el momento de la publicación de la solicitud de la marca PATTEX (1990), DICHA SOCIEDAD Pegatex ERA TITULAR DE LA MARCA ATEX para la clase 16 REGISTRADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 219.563 (FOLIO 186).”. Así las cosas, estando evidenciada la prelación del signo ATEX para la clase 16 sobre el signo PATTEX para esa clase, al momento en que la actora presentó su solicitud de registro de PATTEX, y el consecuente derecho exclusivo de PEGATEX LTDA. sobre el uso de aquel signo como marca registrada para productos de la clase 16, es irrelevante cualquier comparación del signo objeto de la petición de la actora con el signo registrado con miras a la nulidad de su registro; pues cualquiera sea el resultado, la preferencia la tiene ATEX para productos de la clase 16. En esas

condiciones, se han de desestimar los cargos sin necesidad de otras consideraciones, de allí que se deban negar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00001-01

Actor: SOCIEDAD HENKEL KgaA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido contra el acto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca ATEX para distinguir productos de la clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La SOCIEDAD HENKEL KGaA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad formula ante el Consejo de Estado las siguientes:

1. Pretensiones 1.1. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 26557 de 26 de noviembre de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca ATEX, solicitada por la sociedad Pegatex Ltda., para amparar papel, artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios, diarios u periódicos; artículos de encuadernación; materias adhesivas para papelería, materias pegamentosas para papelería, cintas adhesivas, gomas de

almidón (cola), goma de borrar, goma de pegar, goma de raspar, lápices de goma, goma para tinta, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada negar el citado registro de la marca ATEX por estar incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones; cancelar el registro 191598 correspondiente a esa marca, y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos y omisiones de la demanda En los hechos relevantes de la demanda se relata que la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la actora el registro de la marca PATTEX mediante Resolución 28912 de 31 de octubre de 2000, con fundamento en el registro de la marca ATEX y por ser confundible con ésta; y que contra esa resolución interpuso los recursos de reposición y apelación bajo el argumento de que su solicitud fue anterior a la solicitud de registro de esa marca ATEX, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmarla.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como violados por el acto administrativo acusado los artículos 81, 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen así: 3.1.- El artículo 83, literal a), fue violado por aplicación errada debido a que la marca ATEX no cumple con los requisitos previstos en esa norma, pues en su

examen se omitió la existencia de la marca PATTEX, previamente solicitada para su registro, 19 de enero de 1989 y sobre la cual la actora tiene un mejor derecho; y por ser confundible con ésta, tal como lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente 92 297235, aquella no debió registrarse, además de que dicha entidad no respetó el orden de radicación de las solicitudes de registro, pues resolvió primero la de ATEX, que fue radicada en 1996, violando así el derecho de prioridad de la actora. 3.2.- Hubo indebida aplicación del artículo 81 en cita, en razón a que la marca ATEX no cuenta con suficientes elementos de distintividad intrínseca debido a su confundibilidad con la marca PATTEX según lo atrás expuesto. 3.3. El artículo 96 fue infringido por falta de aplicación, por cuanto la entidad demandada no cumplió con lo ordenado en dicha norma al no efectuar el examen de registrabilidad de la marca ATEX, según se ha comentado.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio acepta como ciertos los hechos de la demanda y sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo

previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, de donde solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen de la marca ATEX para distinguir productos de la clase 16 a favor de la sociedad Pegatex Limita, se concluyó que cumple con los requisitos establecidos en las normas vigentes y que por ello es registrable conforme la citada Decisión 344.

2. La sociedad PEGATEX LTDA., notificada como fue de la demanda en calidad de tercero interesado en el proceso, manifiesta que se opone a sus pretensiones, que los hechos de la misma son ciertos pero que la actora omitió otros que son fundamentales para este asunto, tales como que la solicitud de la marca ATEX la presentó el 7 de febrero de 1983, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 322 de 30 de agosto de 1985, y concedida el 11 de febrero de 1991, de modo que esa marca está en cabeza suya desde esa fecha para la clase 16 y se encontraba vigente para la fecha de solicitud de la marca PATTEX; y que ésta también se encontraba registrada en 1984, cuando HENKEL KgaA solicitó su renovación, lo cual le otorgó vigencia a esa marca entre los años 1984 y 1989.

Que por lo anterior, ambas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado entre 1986 y 1989, y en razón de ello plantea las excepciones de i) correcta

aplicación de los artículos 83, literal a) de la Decisión 344, tanto que incluso la actora ha reconocido la inconfundibilidad de los signos enfrentados y sus titulares han permitido su coexistencia, y ii) correcta aplicación del artículo del artículo 96 de la Decisión 344. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportaron las partes, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción, y varios documentos relativos al uso de las marcas ATEX y PEGATEX.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada hace un resume del proceso y un recuento de lo actuado en sede administrativa, sin expresar comentario alguno.

2. La sociedad tercera interesada en el asunto defiende la legalidad del acto acusado y la registrabilidad de la marca ATEX, y advierte que en razón a la convivencia que ha tenido esa marca con la marca PATTEX, el acto que debió ser demandado es el que negó a la actora el registro de esta última marca.

4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación se limitó a solicitar que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias objeto de la controversia.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas dada bajo la referencia No. 006-IP-2006 con fecha 15 de marzo de 2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que: “Primero.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además

no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo.-No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Tercero. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. Cuarto.- Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa. Quinto.- El derecho de prioridad –prior in termpore potior iure-

(primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.”

VI.- CONSIDERACIONES

1. Naturaleza de la acción Si bien en al demanda se pide el restablecimiento del derecho, lo cual es propio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., es menester dejar en claro que la Sala interpreta la acción ahora incoada como la especial de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 29 de noviembre de 20022 - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo.

En ese orden es conveniente traer el enunciado esa disposición, que a la letra dice: “ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del

registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 2 La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Igualmente, las normas sustanciales que han de considerarse en el examen de los cargos son las invocadas en éstos como violadas, pues corresponden a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normatividad comunitaria vigente al momento de presentación de la solicitud del registro marcario enjuiciado, de allí que hayan sido el objeto de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso.

2. Análisis de los cargos 2.1.- La cuestión determinante en el sub lite radica en establecer si se da o no la prioridad que la actora reclama para su solicitud de registro de la marca PATTEX para la clase 16, pues de ello depende que sea relevante el resultado de la comparación de las marcas. 2.2.- Al respecto, se tiene que la resolución enjuiciada es la número 26557 de 29 de noviembre de 1996, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de industria y Comercio, y en ella es otorgado el registro de la marca nominativa ATEX, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad PEGATEX LIMITADA por el término de 10 años contados a partir de su fecha; y que ella obedeció a la respuesta a una solicitud de registro de dicha marca que la citada sociedad presentó el 28 de mayo de 1996. 2.3.- Pero igualmente se observa que PEGATEX LIMITADA había solicitado y obtenido con anterioridad el registro de la marca referida, como quiera que tal solicitud la presentó el 7 de febrero de 1983, y su registro estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1996; mientras que la actora presentó su petición de registro de la marca PATTEX para productos de la clase 16, el 19 de enero de 1989, es decir, dentro del trámite de la solicitud de registro de ATEX que había sido presentada mucho antes que aquella petición; y, como lo pudo verificar la Sala en una sentencia anterior relacionada con los mismos signos, cuando se publicó la solicitud de registro de PATTEX para la clase 16, ya estaba vigente la marca ATEX para la misma clase de productos, de modo que en esas condiciones emerge que la solicitud y el consiguiente registro de ATEX para la clase 16, tiene prelación o preferencia sobre la solicitud de registro del signo PATTEX para igual clase de productos. Esa circunstancia, como se dijo, fue verificada también por la Sala en sentencia de 16 de agosto de 2007, dentro del expediente núm. 2002-0079, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno, donde justamente se decidió la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho que la actora interpuso contra la Resolución Núm. 28912 de 16 de febrero de 2001, y sus confirmatorias, mediante la cual le fue negada la referida solicitud de registro de la marca PATTEX para productos de la clase 16. En dicha sentencia, y específicamente en auto de 20 de septiembre de 2007, que negó una solicitud de modificación de la misma, se dio por demostrada, al señalarse textualmente que “...de acuerdo con el documento obrante a folios 184 a 187, proveniente del apoderado de PEGATEX LTDA, para el momento de la publicación de la solicitud de la marca PATTEX (1990), DICHA SOCIEDAD Pegatex ERA TITULAR DE LA MARCA ATEX para la clase 16 REGISTRADA DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 219.563 (FOLIO 186).” 2.4.- Así las cosas, estando evidenciada la prelación del signo ATEX para la clase 16 sobre el signo PATTEX para esa clase, al momento en que la actora presentó su solicitud de registro de PATTEX, y el consecuente derecho exclusivo de PEGATEX LTDA. sobre el uso de aquel signo como marca registrada para productos de la clase 16, es irrelevante cualquier comparación del signo objeto de la petición de la actora con el signo registrado con miras a la nulidad de su registro; pues cualquiera sea el resultado, la preferencia la tiene ATEX para productos de la clase 16. 2.5.- En esas condiciones, se han de desestimar los cargos sin necesidad de otras consideraciones, de allí que se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 26557 de 26 de noviembre de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca ATEX, a la sociedad Pegatex Ltda., para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 11 de octubre de 2007.

MARTHA SOFIA SANZ TOBON CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA M.