CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2002-00005-01-2008

PATENTE DE INVENCION - Abandono al no hacer pronunciamiento a observaciones jurídicas y técnicas / ABANDONO DE SOLICITUD DE PATENTE - Falta de respuesta a observaciones / TERCEROS EN TRAMITE DE PATENTES - Término para responder requerimiento so pena de abandono Manifiesta la parte actora como sustento de su demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio le requirió para que se pronunciara en el término de 3 meses respecto de las observaciones de carácter jurídico, visibles a folios 306 y 307 y respecto de las observaciones de carácter técnico obrantes a folios 309 a 369, pero que dentro del expediente no aparecen dichas observaciones, razón por la cual el auto debe considerarse sin efecto alguno, teniendo en cuenta que no hubo claridad ni precisión respecto de los hechos, situaciones o documentos que debía pronunciarse el notificado. Ahora bien, es claro el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en establecer que “(…) Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.(…)”. A folios 306 a 307 y 309 a 369 del expediente 97-71762, sí se encuentran las observaciones de tipo jurídico y técnico a las cuales se hace alusión en el auto 3337. Entre algunas de las observaciones

que se destacan a folio 306 están: “(…) Practicado el examen jurídico de acuerdo con los establecido en el artículo 21 de la Decisión 344 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención: (…). SI [ ] NO [x] NO APLICABLE [ ] Indicó fuente normativa de reciprocidad (Decisión 344, art 12; Decreto 117/94 art. 4 literal f). SI [ ] NO [x] NO APLICABLE [ ] Contiene la traducción oficial de la solicitud de la cual reivindica prioridad avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (arts. 12 literal e Decreto 117/94). SI [ ] NO [x] CUMPLE LOS REQUISITOS JURÍDICOS (…)”. A folio 309 puede observarse: “(…). CONCEPTO TÉCNICO: 1320. Realizado el estudio se conceptúa lo siguiente: 1. Después de elaborar una búsqueda dentro del fondo documental con que cuenta esta oficina para establecer el estado de la técnica anterior a la fecha de radicación de esta solicitud, se encontró que las anterioridades número WO 93 24212; WO 93 24419 y US 4.623.467 afectan la novedad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio, cuyas copias reposan anexo al presente concepto.”. Así las cosas, considera la Sala ajustadas a derecho las Resoluciones 2087 del 31 de enero de 2001 y 18803 del 31 de mayo del mismo año toda vez que se cumplieron los tres meses que exige el artículo 27 de la Decisión 344, sin que se hiciera pronunciamiento alguno por parte del interesado, lo que implicaba declarar abandonada la solicitud de patente por parte de la entidad demandada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00005-01

Actor: HAROLD E. HANEY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por el señor HAROLD E. HANEY, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra las siguientes Resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 2087 del 31 de enero de 2001, mediante la cual se declaró el abandono de una solicitud de privilegio de patente de invención y 18803 del 31 de mayo de 2001, por la cual se decidió el recurso de reposición confirmando la Resolución 2087.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia la concesión del privilegio de patente de invención solicitada por el señor HAROLD E. HANEY. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: Sostuvo que el señor Harold E. Haney solicitó el privilegio de patente de invención

del SISTEMA MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, la cual se tramitó en el expediente 97-071762. Manifestó que por auto del 19 de septiembre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que se pronunciara respecto de las observaciones de tipo jurídico y técnico. Adujo que mediante Resolución 2087 del 31 de enero de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud. Contra la mencionada Resolución se interpuso oportunamente recurso de reposición, el cual fue resuelto por Resolución 18803 del 31 de mayo de 2001. c) Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Manifestó que mediante auto del 19 de septiembre de 2000, notificado por estado del 21 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante del privilegio de patente de invención, para que en el término de tres meses se pronunciara respecto de las observaciones de carácter jurídico visibles a folios 306 y 307. Indicó que en el expediente, no aparecen observaciones de tipo jurídico en los folios 306 y 307, ni en los folios 309 a 369. En consecuencia, argumenta que las observaciones de tipo jurídico no aparecen notificadas, razón por la cual no es posible aplicar la declaración de abandono dispuesta en el artículo 27 de la Decisión 344, toda vez que las notificaciones deben hacerse completas y correctas, informándole al notificado los hechos,

situaciones o documentos sobre los cuales debe pronunciarse. Finalmente sostuvo que como el auto del 19 de septiembre de 2000 no contiene la notificación de las observaciones jurídicas y adicionalmente no era corregible por la vía de los recursos administrativos, por así impedirlo la propia providencia, debe considerarse como un auto sin efectos jurídicos prácticos y reales. d.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Que los actos administrativos impugnados se expidieron por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión o no de las solicitudes de patente de invención. Expresó que de acuerdo con lo previsto en la Decisión 344, la Superintendencia de Industria y Comercio llevó a cabo el 19 y 22 de diciembre de 1997 un primer examen de carácter técnico y jurídico. Posteriormente, el 9 y 15 de septiembre de 1998 la Superintendencia de Industria y Comercio practicó el segundo examen de carácter jurídico y técnico, en donde se encontraron defectos de forma en la solicitud de patente de invención. Por lo tanto, mediante auto 3337 de septiembre de 2000, notificado el 21 del mismo mes, se requirió al solicitante para que en el término de 3 meses presentara sus argumentaciones frente a las observaciones de tipo jurídico y técnico, que contrario a lo afirmado por el demandante, si se encuentran visibles a folios 306, 307 y 309 a 369 del expediente 97-71765. Adujo que ni el solicitante ni su apoderado dieron respuesta al requerimiento

formulado en el auto 3337, razón por la cual debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 27 de la Decisión 344. Indicó que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades como para los particulares. Por lo tanto, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento de fondo efectuado, la presente solicitud se consideró abandonada. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 30 de enero de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 18 y 19). Por auto visible a folios 43 y 44 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado de la parte actora (fls. 47 y 48) y el apoderado de la demandada (fls. 49 a 52). Mediante proveído del 9 de diciembre de 2002 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, por providencia del 30 de noviembre de 2005 dio respuesta a la referida solicitud (fls. 63 a 70) en la interpretación prejudicial No. 177-IP-2005. II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso No. 177-IP-2005, concluyó lo

siguiente:

1. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patente. A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento al final del cual la oficina nacional competente deberá verificar, de ser el caso, si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables.

2. A la oficina nacional competente, de acuerdo con el artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante la etapa procedimental del examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la invención, para que ésta alcance la patente solicitada, y de ser éste el caso, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según corresponda, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos, el mismo que de no ser cumplido, causará la declaración de abandono del procedimiento.

3. Las normas nacionales son complementarias al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, esto significa, que las leyes nacionales cubren los vacíos que se presentan en la Decisión 344, sin embargo, no pueden ser contrarias al Derecho Comunitario.

En este sentido, el juez consultante deberá precisar si la norma colombiana es compatible con la normativa comunitaria andina. III-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante la Resolución 2087 del 31 de enero de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de privilegio de patente solicitada por el señor Harold E. Haney, confirmada por la Resolución 18803 del 31 de mayo de 2001. Las normas que se estudiarán como presuntamente vulneradas, de acuerdo con la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia son los artículos 27 y 144 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina que señalan: “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” Manifiesta la parte actora como sustento de su demanda que la Superintendencia

de Industria y Comercio le requirió para que se pronunciara en el término de 3 meses respecto de las observaciones de carácter jurídico, visibles a folios 306 y 307 y respecto de las observaciones de carácter técnico obrantes a folios 309 a 369, pero que dentro del expediente no aparecen dichas observaciones, razón por la cual el auto debe considerarse sin efecto alguno, teniendo en cuenta que no hubo claridad ni precisión respecto de los hechos, situaciones o documentos que debía pronunciarse el notificado. Ahora bien, es claro el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en establecer que “(…) Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.(…)”. Al respecto vale la pena reseñar que a folio 370 del expediente 97-71762 que obra en el anexo 1, se encuentra el escrito suscrito por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde se le requiere al solicitante para que se pronuncie respecto de las observaciones visibles a folios 306 a 307 y 309 a 369 del expediente 97-71762. Así mismo, a folios 306 a 307 y 309 a 369 del expediente 97-71762, sí se encuentran las observaciones de tipo jurídico y técnico a las cuales se hace

alusión en el auto 3337. Entre algunas de las observaciones que se destacan a folio 306 están: “(…) Practicado el examen jurídico de acuerdo con los establecido en el artículo 21 de la Decisión 344 se determinó que esta solicitud de

Patente de Invención: (…) SI [ ] NO [x] NO APLICABLE [ ] Indicó fuente normativa de reciprocidad (Decisión 344, art 12; Decreto 117/94 art. 4 literal f) SI [ ] NO [x] NO APLICABLE [ ] Contiene la traducción oficial de la solicitud de la cual reivindica prioridad avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (arts. 12 literal e Decreto 117/94)

SI [ ] NO [x] CUMPLE LOS REQUISITOS JURÍDICOS (…)”

A folio 309 puede observarse: “(…)

CONCEPTO TÉCNICO: 1320

Realizado el estudio se conceptúa lo siguiente:

1. Después de elaborar una búsqueda dentro del fondo documental con que cuenta esta oficina para establecer el estado de la técnica anterior a la fecha de radicación de esta solicitud, se encontró que las anterioridades número WO 93 24212; WO 93 24419 y US 4.623.467 afectan la novedad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio, cuyas copias reposan anexo al presente concepto.” Así las cosas, considera la Sala ajustadas a derecho las Resoluciones 2087 del 31 de enero de 2001 y 18803 del 31 de mayo del mismo año toda vez que se cumplieron los tres meses que exige el artículo 27 de la Decisión 344, sin que se hiciera pronunciamiento alguno por parte del interesado, lo que implicaba declarar

abandonada la solicitud de patente por parte de la entidad demandada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN